Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Int
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus
Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa
Tugas ini disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Hukum Perdata Internasional
Dosen Pengampu:
Dona Budi Kharisma S.H., M.H.
Nama Anggota Kelompok :
1. Akbar Kusuma W
(E0014014)
2. Rintario Adhi K
(E0014343)
3. Rio Cahya N
(E0014344)
4. Tegar Pemudha D
(E0014397)
5. Mahendra Agnur S
(E0014249)
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai isu internasional, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berkembang dengan
pesat. HKI dari masyarakat tradisional, termasuk ekspresinya, cenderung dijadikan
pembicaraan terus-menerus baik di tingkat nasional maupun internasional, namun
sayangnya pelanggaran HKI masih saja terus terjadi, dengan demikian harus disadari
oleh kita semua bahwa HKI merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi
perlindungan hukum. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum
dari perspektif bisnis adalah misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek. Salah satu
wujud perlindungan hukum adalah adanya pengaturan yang memadai tentang HKI.
Wujud lain perlindungan hukum dapat diperoleh melalui proses penegakan hukum.
Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia. Agar kepentingan manusia
terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara
normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum sebagai
sarana melakukan Social Enginering antara lain ada dua hal yang dapat dijalankan oleh
hukum didalam masyarakat, pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan kedua
sebagai sarana untuk melakukan Social Enginering. Sebagai sarana kontrol sosial
masyarakat, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat berada di dalam polapola tingkah laku yang telah diterima olehnya.
Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya
memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses
pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan
merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai
tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek
tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak milik intelektual khususnya
hak atas merek menjadi sangat penting bukan hanya dari segi perlindungan hukum,
karena untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan
dengan susah payah. Dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk
mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran.
Merek merupakan bagian cakupan dari HKI, oleh karena itu merek harus
dilekatkan pada suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak
perorangan atau badan hukum. Diperolehnya perlindungan hukum atas Merek yang
telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran Merek. Asumsi ini
didasarkan pada pandangan bahwa Merek merupakan salah satu hak intelektual memiliki
peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam
kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Selain itu Merek juga memiliki peranan
yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.
Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan
suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu
pengetahuan. Perkembangan ini tidak hanya bersifat insidental dan pada satu titik saja,
tetapi mengarah ke semua bidang sasaran tanpa mengenal batasan. Pada dunia usaha para
produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi
mereka yang lazim disebut merek yang digunakan untuk membedakan suatu produk
dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.
Dengan semakin maju perkembangan teknologi yang secara tidak langsung
menggiring kemajuan teknologi tersebut pada pemanfaatan teknologi dalam sebuah
kehidupan sehari-hari. Namun tidak selamanya kemajuan teknologi tersebut mengarah
pada kemajuan yang bersifat positif namun terdapat pula sisi negatifnya. Hal tersebut
dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan
yang terjadi saat ini. Modus daripada kejahatan tersebut salah satunya adalah
pelanggaran terhadap suatu merek terkenal yang di eksploitasi menjadi suatu komiditi
untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam makalah ini mengambil kasus Prada Italy di Indonesia, pemilik merek
Prada Italy mengajukan gugatan kepada pengusaha Prada Indonesia, karena penggugat
merasa bahwa ia adalah pemilik asli dari merek Prada. Perkara ini berawal pada saat
pemilik Prada Italy mencoba mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ternyata merek
Prada sudah didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia. Pada tahap pertama,
Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat dengan alasan Indonesia memakai sistem
first to file, sehingga pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek
bersangkutan. Pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung perkara ini tetap dimenangkan
oleh pengusaha Prada Indonesia. Tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali atau PK,
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Prada S.A (Prefel S.A) terhadap Fahmi Babra
dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .
B. Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam makalah ini
adalah
1. Titik taut primer apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada
2. Titik taut sekunder apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada S.A
3. Apa dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada
S.A
4. Bagaimana dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
Merek adalah suatu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek
yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Dalam pelaksanaannya, dasar perlindungan atas merek diatur dalam Undang-undang No. 15
Tahun 2001 tentang Merek (UUM).
Pemakaian merek berfungsi sebagai:
1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau
badan hukum lainnya;
2. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan
menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
Dalam pendafataran merek, terdapat beberapa fungsi-fungsi. Fungsi pendaftaran merek :
1. Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada
pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau
sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.
Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan
perjanjian bahwa lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis
barang atau jasa. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada DJHKI dengan
dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi wajib dimohonkan
pencatatan pada DJHKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian
lisensi berlaku pada pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga
1. Titik taut primer apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada ini
Titik taut primer adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang
memperlihatkan bahwa kita berhadapan dengan peristiwa hukum perdata Internasional.
Atau faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang memperlihatkan bahwa suatu
hubungan atau peristiwa adalah peristiwa hukum perdata Internasional dan bukan sebuah
persitiwa hukum biasa/intern (persitiwa hukum nasional).
Titik taut primer dapat berupa:
1.
Kewarganegaraan
2.
Bendera kapal laut atau pesawat udara
3.
Domisili (domicile)
4.
Tempat kediaman (residence)
5.
Kebangsaan atau tempat kedudukan badan hokum
6.
Pilihan hukum intern
7.
Tempat terjadinya perbuatan hukum
8.
Tempat terletaknya benda
Dalam kasus ini Titik Taut Primer yang terkait adalah:
1. Tempat Kediaman
2. Kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum
Titik taut primer yang ada dalam kasus sengketa ini yaitu tempat kediaman dan
kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum. Sesuai dengan tempat kediaman
penggugat Prada S.A dan tergugat yaitu nama PT Manggala Putra Perkasa (MPP) dan
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di Indonesia. Sementara
kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum sesuai dengan kedudukan badan hukum
Prada S.A yang berkedudukan di Luxembourg dan kedudukan dari pihak tergugat atas
nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berkedudukan di Indonesia.
2. Titik taut sekunder apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada ini
Titik taut sekunder adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang
menentukan hukum negara mana yang harus berlaku dalam suatu peristiwa hukum
perdata internasional.
Titik taut sekunder dapat berupa:
1.
Hukum tempat terletaknya suatu benda (lex situs lex rei sitae)
2.
Hukum tempat dilaksanakannya perbuatan hukum (lex loci actus)
3.
Hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (lex loci delicti
commis)
4.
Hukum tempat dilaksanakannya pernikahan (lex loci celebrationis)
5.
Hukum tempat ditandatanganinya kontrak (lex loci contractus)
6.
Hukum tempat timbulnya akibat perbuatan hukum/dilaksanakannya
kontrak (lex loci solutionis)
7.
Pilihan hukum
8.
Hukum kewarganegaraan (lex patriae)
9.
Hukum bendera kapal atau pesawat udara
10.
Hukum domisili (lex domicile)
11.
Hukum tempat kediaman
12.
Hukum kebangsaan atau kedudukan badan hokum
13.
Hukum negara tempat diadilinya perkara (lex fori).
Dalam kasus ini Titik Taut Sekunder yang terkait adalah Hukum Negara tempat
diadilinya perkara (lex fori). Karena dalam kasus sengketa merek Prada ini, pihak
tergugat keduanya berada di Indonesia, sedangkan pihak penggugat yang tidak berada di
Indonesia. Sehingga dalam kasus ini peradilan yang berkompetensi untuk mengadili
sengketa ini adalah peradilan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan
Hukum Negara tempat diadilinya perkara (lex fori).
3. Apa dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada
Italy
Dalam kasus ini pengadilan yang berhak menangani kasus ini adalah pengadilan
yang ada di Indonesia karena Hukum Negara tempat diadilinya perkara (lex fori). Dalam
hal kekayaan intelektual khususnya tentang merek, Indonesia mempunyai undang-undang
yang mengaturnya yaitu dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Selain itu Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai
Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain, Paris Convention melalui Keppres No. 15
Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty melalui Keppres No. 17 Tahun 1997. Dalam Paris
Convention disebutkan mengenai merek terkenal, tetapi hanya sebatas pengaturan
mengenai gugatan terhadap pemberian merek yang memiliki kesamaan seluruhnya atau
sebagian dengan merek terkenal. Pada awalnya gugatan yang dilayangkan oleh Prada S.A
(Italy) ini di tolak dalam Pengadilan Niaga dengan alasan Indonesia memakai sistem first
to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak
yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara
tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek
yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Sehingga
pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek bersangkutan. Serta merek
Prada yang didalilkan Penggugat sebagai merek terkenal tidak menjamin keterkenalannya
pula di Indonesia, selain itu pendaftaran merek Prada juga ditolak oleh Direktorat
Jenderal HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Prada yang
terdaftar atas nama PT Manggala Putra Perkasa (MPP). Tidak puas dengan putusan
hakim, Prada S.A mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ditingkat ini Prada S.A
kembali kalah dengan alasan cacat administratif karena salah alamat yang berakibat
panggilan tidak sah. Tidak dikabulkannya gugatan membuat Prada S.A mengambil cara
dengan mendaftarkan peninjauan kembali kasus gugatannya ke Mahkamah Agung.
Peninjauan kembali yang diajukan Prada S.A membuahkan hasil dengan dikabulkannya
gugatan tersebut. Alasan atau pertimbangan hukumnya adalah bahwa penggugat adalah
pemilik merek dan logo terkenal Prada yang telah terdaftar didalam negeri maupun luar
negeri. Bahwa tidak dapat disangkal lagi, tujuan pendaftaran merek dan logo Prada
No.328996 dan No.329217 oleh Tergugat I adalah untuk membonceng ketenaran dari
merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat Merek dan logo terkenal. Prada telah
terdaftar di Negara asal Penggugat yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di
berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, jepang, Perancis, Jerman dan
beberapa Negara lainnya di dunia. Dan hal-hal lainnya yang terdapat dalam amar putusan.
Hal ini sejalan dengan dasar hukum mengenai merek yang terdapat dalam Undangundang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Paris Convention.
Pemilik pendaftaran merek dapat melarang ataupun melakukan tindakan hukum
baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak lain yang menggunakan,
mengedarkan, memperdagangkan atau memproduksi suatu merek yang sama untuk
produk/jasa yang sejenis tanpa ijin si pemilik pendaftaran merek;
Tanpa pendaftaran merek, pemilik tidak dapat melakukan peneguran ataupun
tindakan hukum seperti tersebut pada poin 1. Hal yang menyebabkan suatu permohonan
merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik
pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada pokoknya atau
keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis
sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan
Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi
geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum
yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau
simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwewenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan
oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang
berwewenang.
Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:
1.
2.
3.
4.
Atas prakarsa DJHKI;
Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.
Yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu:
1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang
dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada
alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang
berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang
bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau
larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
2. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya,termasuk pemakaian merek yang
tidak sesuai dengan pendaftarannya.
4. Bagaimana dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa tersebut
Pada kasus Prada, pemilik asli dari merek Prada yaitu Mario Prada. yang
berkedudukan di 23 Reu Aldringen-L-1118, Luxembourg dan telah menggunakan merek
tersebut sejak tahun 1913 sangat keberatan dengan didaftarkannya merek Prada oleh
pengusaha Indonesia yaitu PT Manggala Putra Perkasa (MPP) di Direktorat Jenderal
HKI. Prada kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, namun hakim
memberikan putusan untuk menolak gugatan tersebut karena merek Prada yang didalilkan
Penggugat sebagai merek terkenal tidak menjamin keterkenalannya pula di Indonesia,
selain itu pendaftaran merek Prada juga ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena
memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Prada yang terdaftar atas nama PT
Manggala Putra Perkasa (MPP).
Pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan yang
berlaku, dimana merek Prada telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana yang
ditentukan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization), yaitu :
a) pemakaian merek yang begitu lama ;
b) penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan
masyarakat banyak ;
c) pendaftaran merek di beberapa Negara ;
d) reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan
mempunyai mutu yang
e) prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi
f) pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh
dunia.
Prada merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut sehingga
mengajukan upaya hukum Kasasi yang ternyata juga menolak gugatan Prada tersebut.
Prada kemudian mencari dan akhirnya menemukan bukti-bukti baru (novum) yang
membuktikan bahwa merek Prada miliknya adalah merek terkenal dan seharusnya
mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.
1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan: "Secara hukum sesuai
dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala
usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing),
meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek
dagang tersebut asing belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia.”
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim pada tahap Peninjauan
Kembali akhirnya mengabulkan gugatan Prada, putusan Peninjauan Kembali No. 274
PK/Pdt/2003 dengan membatalkan merek Prada yang telah terdaftar atas nama PT
Manggala Putra Perkasa (MPP) karena pendaftaran merek tersebut memiliki persamaan
pada pokoknya dengan merek terkenal Prada, serta menyatakan Mario Prada sebagai
pemilik yang sebenarnya dari merek Prada.
Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada
atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) ini berarti perlindungan hukum yang
diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir,
hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001,
bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya
perlindungan hukum terhadap merek tersebut.
Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hak atas merek yang dimiliki PT Manggala
Putra Perkasa (MPP) sebagai pemilik merek terdaftar juga telah dibatalkan yaitu hak
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar
Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut
atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274
PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat pada salah
satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu “Menyatakan Penggugat (Prada) sebagai
pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia.”
Putusan Peninjauan Kembali ini sekaligus menegaskan bahwa PT Manggala Putra
Perkasa (MPP) bukan lagi merupakan pemilik dari merek Prada baik di Indonesia bahkan
di luar negeri, artinya bahwa PT Manggala Putra Perkasa (MPP) tidak lagi berhak
menggunakan merek Prada untuk produk-produk fashion yang diproduksinya, mengenai
merek Prada yang sudah terlanjur melekat pada produk-produk fashion miliknya haruslah
diganti setelah adanya putusan Peninjauan Kembali ini.
Kepemilikan merek Prada kembali pada pemilik aslinya yang telah sejak tahun
1913 menggunakan merek ini, yaitu Prada S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL
S.A., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3
Avenue Pasteur, 2311 Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122
Milano, Italy.
Kepemilikan merek Prada setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274
PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada
salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1. Sesuai dengan tempat kediaman penggugat Prada S.A dan tergugat yaitu PT
Manggala Putra Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
yang berada di Indonesia. Sementara kebangsaan atau tempat kedudukan badan
hukum sesuai dengan kedudukan badan hukum Prada S.A yang berkedudukan di
Luxembourg dan kedudukan dari pihak tergugat atas nama PT Manggala Putra
Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang
berkedudukan di Indonesia.
2. Karena dalam kasus sengketa merek Prada ini, pihak tergugat keduanya berada di
Indonesia, sedangkan pihak penggugat yang tidak berada di Indonesia. Sehingga
dalam kasus ini peradilan yang berkompetensi untuk mengadili sengketa ini
adalah peradilan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Hukum
Negara tempat diadilinya perkara (lex fori).
3. Alasan atau pertimbangan hukumnya adalah bahwa penggugat adalah pemilik
merek dan logo terkenal Prada yang telah terdaftar didalam negeri maupun luar
negeri. Bahwa tidak dapat disangkal lagi, tujuan pendaftaran merek dan logo
Prada No.328996 dan No.329217 oleh Tergugat I adalah untuk membonceng
ketenaran dari merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat Merek dan logo
terkenal. Prada telah terdaftar di Negara asal Penggugat yakni Italy sejak tahun
1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika
Serikat, jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia. Dan halhal lainnya yang terdapat dalam amar putusan. Hal ini sejalan dengan dasar
hukum mengenai merek yang terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001
Tentang Merek dan Paris Convention.
4. Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada
atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) ini berarti perlindungan hukum
yang diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP)
telah berakhir, hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001, bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek
mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.
Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274
PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat pada
salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu “Menyatakan Penggugat
(Prada) sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia.”
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM)
PUTUSAN Nomor 274 PK/Pdt/2003
putusan.mahkamahagung.go.id
Hardjowahyono Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum perdata Internasional, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2013
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997
Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa
Tugas ini disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Hukum Perdata Internasional
Dosen Pengampu:
Dona Budi Kharisma S.H., M.H.
Nama Anggota Kelompok :
1. Akbar Kusuma W
(E0014014)
2. Rintario Adhi K
(E0014343)
3. Rio Cahya N
(E0014344)
4. Tegar Pemudha D
(E0014397)
5. Mahendra Agnur S
(E0014249)
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai isu internasional, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berkembang dengan
pesat. HKI dari masyarakat tradisional, termasuk ekspresinya, cenderung dijadikan
pembicaraan terus-menerus baik di tingkat nasional maupun internasional, namun
sayangnya pelanggaran HKI masih saja terus terjadi, dengan demikian harus disadari
oleh kita semua bahwa HKI merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi
perlindungan hukum. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum
dari perspektif bisnis adalah misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek. Salah satu
wujud perlindungan hukum adalah adanya pengaturan yang memadai tentang HKI.
Wujud lain perlindungan hukum dapat diperoleh melalui proses penegakan hukum.
Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia. Agar kepentingan manusia
terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara
normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum sebagai
sarana melakukan Social Enginering antara lain ada dua hal yang dapat dijalankan oleh
hukum didalam masyarakat, pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan kedua
sebagai sarana untuk melakukan Social Enginering. Sebagai sarana kontrol sosial
masyarakat, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat berada di dalam polapola tingkah laku yang telah diterima olehnya.
Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya
memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses
pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan
merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai
tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek
tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak milik intelektual khususnya
hak atas merek menjadi sangat penting bukan hanya dari segi perlindungan hukum,
karena untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan
dengan susah payah. Dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk
mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran.
Merek merupakan bagian cakupan dari HKI, oleh karena itu merek harus
dilekatkan pada suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak
perorangan atau badan hukum. Diperolehnya perlindungan hukum atas Merek yang
telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran Merek. Asumsi ini
didasarkan pada pandangan bahwa Merek merupakan salah satu hak intelektual memiliki
peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam
kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Selain itu Merek juga memiliki peranan
yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.
Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan
suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu
pengetahuan. Perkembangan ini tidak hanya bersifat insidental dan pada satu titik saja,
tetapi mengarah ke semua bidang sasaran tanpa mengenal batasan. Pada dunia usaha para
produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi
mereka yang lazim disebut merek yang digunakan untuk membedakan suatu produk
dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.
Dengan semakin maju perkembangan teknologi yang secara tidak langsung
menggiring kemajuan teknologi tersebut pada pemanfaatan teknologi dalam sebuah
kehidupan sehari-hari. Namun tidak selamanya kemajuan teknologi tersebut mengarah
pada kemajuan yang bersifat positif namun terdapat pula sisi negatifnya. Hal tersebut
dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan
yang terjadi saat ini. Modus daripada kejahatan tersebut salah satunya adalah
pelanggaran terhadap suatu merek terkenal yang di eksploitasi menjadi suatu komiditi
untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam makalah ini mengambil kasus Prada Italy di Indonesia, pemilik merek
Prada Italy mengajukan gugatan kepada pengusaha Prada Indonesia, karena penggugat
merasa bahwa ia adalah pemilik asli dari merek Prada. Perkara ini berawal pada saat
pemilik Prada Italy mencoba mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ternyata merek
Prada sudah didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia. Pada tahap pertama,
Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat dengan alasan Indonesia memakai sistem
first to file, sehingga pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek
bersangkutan. Pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung perkara ini tetap dimenangkan
oleh pengusaha Prada Indonesia. Tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali atau PK,
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Prada S.A (Prefel S.A) terhadap Fahmi Babra
dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .
B. Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam makalah ini
adalah
1. Titik taut primer apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada
2. Titik taut sekunder apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada S.A
3. Apa dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada
S.A
4. Bagaimana dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
Merek adalah suatu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek
yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Dalam pelaksanaannya, dasar perlindungan atas merek diatur dalam Undang-undang No. 15
Tahun 2001 tentang Merek (UUM).
Pemakaian merek berfungsi sebagai:
1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau
badan hukum lainnya;
2. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan
menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
Dalam pendafataran merek, terdapat beberapa fungsi-fungsi. Fungsi pendaftaran merek :
1. Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada
pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau
sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.
Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan
perjanjian bahwa lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis
barang atau jasa. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada DJHKI dengan
dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi wajib dimohonkan
pencatatan pada DJHKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian
lisensi berlaku pada pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga
1. Titik taut primer apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada ini
Titik taut primer adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang
memperlihatkan bahwa kita berhadapan dengan peristiwa hukum perdata Internasional.
Atau faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang memperlihatkan bahwa suatu
hubungan atau peristiwa adalah peristiwa hukum perdata Internasional dan bukan sebuah
persitiwa hukum biasa/intern (persitiwa hukum nasional).
Titik taut primer dapat berupa:
1.
Kewarganegaraan
2.
Bendera kapal laut atau pesawat udara
3.
Domisili (domicile)
4.
Tempat kediaman (residence)
5.
Kebangsaan atau tempat kedudukan badan hokum
6.
Pilihan hukum intern
7.
Tempat terjadinya perbuatan hukum
8.
Tempat terletaknya benda
Dalam kasus ini Titik Taut Primer yang terkait adalah:
1. Tempat Kediaman
2. Kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum
Titik taut primer yang ada dalam kasus sengketa ini yaitu tempat kediaman dan
kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum. Sesuai dengan tempat kediaman
penggugat Prada S.A dan tergugat yaitu nama PT Manggala Putra Perkasa (MPP) dan
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di Indonesia. Sementara
kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum sesuai dengan kedudukan badan hukum
Prada S.A yang berkedudukan di Luxembourg dan kedudukan dari pihak tergugat atas
nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berkedudukan di Indonesia.
2. Titik taut sekunder apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada ini
Titik taut sekunder adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang
menentukan hukum negara mana yang harus berlaku dalam suatu peristiwa hukum
perdata internasional.
Titik taut sekunder dapat berupa:
1.
Hukum tempat terletaknya suatu benda (lex situs lex rei sitae)
2.
Hukum tempat dilaksanakannya perbuatan hukum (lex loci actus)
3.
Hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (lex loci delicti
commis)
4.
Hukum tempat dilaksanakannya pernikahan (lex loci celebrationis)
5.
Hukum tempat ditandatanganinya kontrak (lex loci contractus)
6.
Hukum tempat timbulnya akibat perbuatan hukum/dilaksanakannya
kontrak (lex loci solutionis)
7.
Pilihan hukum
8.
Hukum kewarganegaraan (lex patriae)
9.
Hukum bendera kapal atau pesawat udara
10.
Hukum domisili (lex domicile)
11.
Hukum tempat kediaman
12.
Hukum kebangsaan atau kedudukan badan hokum
13.
Hukum negara tempat diadilinya perkara (lex fori).
Dalam kasus ini Titik Taut Sekunder yang terkait adalah Hukum Negara tempat
diadilinya perkara (lex fori). Karena dalam kasus sengketa merek Prada ini, pihak
tergugat keduanya berada di Indonesia, sedangkan pihak penggugat yang tidak berada di
Indonesia. Sehingga dalam kasus ini peradilan yang berkompetensi untuk mengadili
sengketa ini adalah peradilan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan
Hukum Negara tempat diadilinya perkara (lex fori).
3. Apa dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada
Italy
Dalam kasus ini pengadilan yang berhak menangani kasus ini adalah pengadilan
yang ada di Indonesia karena Hukum Negara tempat diadilinya perkara (lex fori). Dalam
hal kekayaan intelektual khususnya tentang merek, Indonesia mempunyai undang-undang
yang mengaturnya yaitu dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Selain itu Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai
Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain, Paris Convention melalui Keppres No. 15
Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty melalui Keppres No. 17 Tahun 1997. Dalam Paris
Convention disebutkan mengenai merek terkenal, tetapi hanya sebatas pengaturan
mengenai gugatan terhadap pemberian merek yang memiliki kesamaan seluruhnya atau
sebagian dengan merek terkenal. Pada awalnya gugatan yang dilayangkan oleh Prada S.A
(Italy) ini di tolak dalam Pengadilan Niaga dengan alasan Indonesia memakai sistem first
to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak
yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara
tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek
yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Sehingga
pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek bersangkutan. Serta merek
Prada yang didalilkan Penggugat sebagai merek terkenal tidak menjamin keterkenalannya
pula di Indonesia, selain itu pendaftaran merek Prada juga ditolak oleh Direktorat
Jenderal HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Prada yang
terdaftar atas nama PT Manggala Putra Perkasa (MPP). Tidak puas dengan putusan
hakim, Prada S.A mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ditingkat ini Prada S.A
kembali kalah dengan alasan cacat administratif karena salah alamat yang berakibat
panggilan tidak sah. Tidak dikabulkannya gugatan membuat Prada S.A mengambil cara
dengan mendaftarkan peninjauan kembali kasus gugatannya ke Mahkamah Agung.
Peninjauan kembali yang diajukan Prada S.A membuahkan hasil dengan dikabulkannya
gugatan tersebut. Alasan atau pertimbangan hukumnya adalah bahwa penggugat adalah
pemilik merek dan logo terkenal Prada yang telah terdaftar didalam negeri maupun luar
negeri. Bahwa tidak dapat disangkal lagi, tujuan pendaftaran merek dan logo Prada
No.328996 dan No.329217 oleh Tergugat I adalah untuk membonceng ketenaran dari
merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat Merek dan logo terkenal. Prada telah
terdaftar di Negara asal Penggugat yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di
berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, jepang, Perancis, Jerman dan
beberapa Negara lainnya di dunia. Dan hal-hal lainnya yang terdapat dalam amar putusan.
Hal ini sejalan dengan dasar hukum mengenai merek yang terdapat dalam Undangundang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Paris Convention.
Pemilik pendaftaran merek dapat melarang ataupun melakukan tindakan hukum
baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak lain yang menggunakan,
mengedarkan, memperdagangkan atau memproduksi suatu merek yang sama untuk
produk/jasa yang sejenis tanpa ijin si pemilik pendaftaran merek;
Tanpa pendaftaran merek, pemilik tidak dapat melakukan peneguran ataupun
tindakan hukum seperti tersebut pada poin 1. Hal yang menyebabkan suatu permohonan
merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik
pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada pokoknya atau
keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis
sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan
Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi
geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum
yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau
simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwewenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan
oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang
berwewenang.
Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:
1.
2.
3.
4.
Atas prakarsa DJHKI;
Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.
Yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu:
1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang
dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada
alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang
berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang
bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau
larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
2. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya,termasuk pemakaian merek yang
tidak sesuai dengan pendaftarannya.
4. Bagaimana dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa tersebut
Pada kasus Prada, pemilik asli dari merek Prada yaitu Mario Prada. yang
berkedudukan di 23 Reu Aldringen-L-1118, Luxembourg dan telah menggunakan merek
tersebut sejak tahun 1913 sangat keberatan dengan didaftarkannya merek Prada oleh
pengusaha Indonesia yaitu PT Manggala Putra Perkasa (MPP) di Direktorat Jenderal
HKI. Prada kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, namun hakim
memberikan putusan untuk menolak gugatan tersebut karena merek Prada yang didalilkan
Penggugat sebagai merek terkenal tidak menjamin keterkenalannya pula di Indonesia,
selain itu pendaftaran merek Prada juga ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena
memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Prada yang terdaftar atas nama PT
Manggala Putra Perkasa (MPP).
Pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan yang
berlaku, dimana merek Prada telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana yang
ditentukan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization), yaitu :
a) pemakaian merek yang begitu lama ;
b) penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan
masyarakat banyak ;
c) pendaftaran merek di beberapa Negara ;
d) reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan
mempunyai mutu yang
e) prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi
f) pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh
dunia.
Prada merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut sehingga
mengajukan upaya hukum Kasasi yang ternyata juga menolak gugatan Prada tersebut.
Prada kemudian mencari dan akhirnya menemukan bukti-bukti baru (novum) yang
membuktikan bahwa merek Prada miliknya adalah merek terkenal dan seharusnya
mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.
1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan: "Secara hukum sesuai
dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala
usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing),
meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek
dagang tersebut asing belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia.”
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim pada tahap Peninjauan
Kembali akhirnya mengabulkan gugatan Prada, putusan Peninjauan Kembali No. 274
PK/Pdt/2003 dengan membatalkan merek Prada yang telah terdaftar atas nama PT
Manggala Putra Perkasa (MPP) karena pendaftaran merek tersebut memiliki persamaan
pada pokoknya dengan merek terkenal Prada, serta menyatakan Mario Prada sebagai
pemilik yang sebenarnya dari merek Prada.
Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada
atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) ini berarti perlindungan hukum yang
diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir,
hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001,
bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya
perlindungan hukum terhadap merek tersebut.
Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hak atas merek yang dimiliki PT Manggala
Putra Perkasa (MPP) sebagai pemilik merek terdaftar juga telah dibatalkan yaitu hak
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar
Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut
atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274
PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat pada salah
satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu “Menyatakan Penggugat (Prada) sebagai
pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia.”
Putusan Peninjauan Kembali ini sekaligus menegaskan bahwa PT Manggala Putra
Perkasa (MPP) bukan lagi merupakan pemilik dari merek Prada baik di Indonesia bahkan
di luar negeri, artinya bahwa PT Manggala Putra Perkasa (MPP) tidak lagi berhak
menggunakan merek Prada untuk produk-produk fashion yang diproduksinya, mengenai
merek Prada yang sudah terlanjur melekat pada produk-produk fashion miliknya haruslah
diganti setelah adanya putusan Peninjauan Kembali ini.
Kepemilikan merek Prada kembali pada pemilik aslinya yang telah sejak tahun
1913 menggunakan merek ini, yaitu Prada S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL
S.A., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3
Avenue Pasteur, 2311 Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122
Milano, Italy.
Kepemilikan merek Prada setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274
PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada
salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1. Sesuai dengan tempat kediaman penggugat Prada S.A dan tergugat yaitu PT
Manggala Putra Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
yang berada di Indonesia. Sementara kebangsaan atau tempat kedudukan badan
hukum sesuai dengan kedudukan badan hukum Prada S.A yang berkedudukan di
Luxembourg dan kedudukan dari pihak tergugat atas nama PT Manggala Putra
Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang
berkedudukan di Indonesia.
2. Karena dalam kasus sengketa merek Prada ini, pihak tergugat keduanya berada di
Indonesia, sedangkan pihak penggugat yang tidak berada di Indonesia. Sehingga
dalam kasus ini peradilan yang berkompetensi untuk mengadili sengketa ini
adalah peradilan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Hukum
Negara tempat diadilinya perkara (lex fori).
3. Alasan atau pertimbangan hukumnya adalah bahwa penggugat adalah pemilik
merek dan logo terkenal Prada yang telah terdaftar didalam negeri maupun luar
negeri. Bahwa tidak dapat disangkal lagi, tujuan pendaftaran merek dan logo
Prada No.328996 dan No.329217 oleh Tergugat I adalah untuk membonceng
ketenaran dari merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat Merek dan logo
terkenal. Prada telah terdaftar di Negara asal Penggugat yakni Italy sejak tahun
1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika
Serikat, jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia. Dan halhal lainnya yang terdapat dalam amar putusan. Hal ini sejalan dengan dasar
hukum mengenai merek yang terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001
Tentang Merek dan Paris Convention.
4. Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada
atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) ini berarti perlindungan hukum
yang diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP)
telah berakhir, hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001, bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek
mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.
Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274
PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat pada
salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu “Menyatakan Penggugat
(Prada) sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia.”
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM)
PUTUSAN Nomor 274 PK/Pdt/2003
putusan.mahkamahagung.go.id
Hardjowahyono Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum perdata Internasional, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2013
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997