Pada setiap pelanggaran dibutuhkan suatu tindakan penegakan hukum untuk memastikan kepastian hukum bagi setiap orang sekaligus melindungi pihak
yang dirugikan dan mencegah pelaku pelanggaran untuk mengulangi perbuatan yang sama.
B. Bentuk-Bentuk Tindakan Passing Off di Indonesia
Passing off dalam Common Law merupakan persaingan curang meskipun dapat ditindak lanjuti dengan pelanggaran merek. Praktek persaingan curang
meliputi cara-cara sebagai berikut:
85
1. Praktek peniruan merek dagang Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak
jujur semacam ini berwujud upaya-upaya penggunaan merek terkenal well-known trade yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi pada
pokoknya sama dengan merek atau jasa yang sudah terkenal untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang yang diproduksinya tersebut adalah produk terkenal
tersebut. Pengusaha yang melakukan praktik ini berharap bahwa kemiripan ini akan memperoleh keuntungan yang sangat besar tanpa perlu mengeluarkan biaya
yang besar untuk melakukan promosi memperkenalkan produknya tersebut. Contohnya adalah sebuah produk sabun mandi “LUX” sudah dikenal baik oleh
masyarakat. Kemudian pengusaha lain menciptakan produk lain dengan merek “LAX”. Pengusaha tersebut berusaha agar masyarakat bisa mengenal
produk-produknya dalam waktu yang cepat dan tanpa perlu mengeluarkan biaya
85
Erma Wahyuni, et.al., Op.cit., hal.115-114.
Universitas Sumatera Utara
besar untuk melakukan promosi. Jadi, masyarakat disesatkan dengan adanya kemiripan tersebut.
2. Praktek pemalsuan merek dagang Persaingan tidak jujur ini dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak
baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya.
Contohnya adalah seorang pengusaha yang sedang berbelanja ke luar negeri membeli produk “Cartier”, kemudian kembali ke Indonesia untuk memproduksi
barang-barang tas, dompet yang diberi nama “Cartier”. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya berharap memperoleh keuntungan besar tanpa
mengeluarkan biaya untuk meperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tampaknya pemakaian
kata “Cartier” itu merupakan kekuatan simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergengsi sehingga banyak konsumen membelinya.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat
dan asal-usul merek Terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi
kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu. Termasuk juga dalam kategori
tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui konsumen seakan-akan
barang tersebut berasal dari daerah yang memiliki barang yang bermutu. Misalnya
Universitas Sumatera Utara
mencantumkan made in England padahal tidak benar bahwa barang tersebut dibuat di Inggris.
Jika melihat dari perbuatan passing off yang ada di Indonesia pada umumnya merupakan passing off yang juga terindikasi pelanggaran merek dan
dilakukan terhadap merek terkenal baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Berikut adalah bentuk-bentuk passing off yang sering terjadi di
Indonesia: 1. Passing off dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap merek terkenal
terdaftar sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya untuk barangjasa sejenis dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
Contoh:
86
Kasus sengketa merek ”Holland Bakery” antara PT Mustika Citra Rasa melawan Drs. FX. Y Kiatanto; Putusan Nomor 01HK.M2002PN Niaga
Semarang tanggal 28 Mei 2002. Penggugat,PT Mustika Citra Rasa, adalah perusahaan yang memproduksi roti dan kue dengan menggunakan merek yang
sudah dikenal baik dalam masyarakat yaitu ”Holland Bakery” dengan lukisan orang berpakaian tradisional Belanda dan bangunan kincir angin khas negeri
Belanda terdaftar dengan sertifikat merek nomor 260037 tanggal 28 Juni 1990 dan diperpanjang tanggal 16 Mei 2000 dengan nomor 445875 untuk kelas
barang nomor 30 yaitu segala jenis roti dan kue. Tergugat, FX. Y Kiatanto, adalah pengusaha yang membuka tokorestoran roti dan kue di Jalan Sudirman
Yogyakarta dan di Mal Ciputra Semarang dengan memakai merek yang sama
86
Diah, Op.cit., hal.10.
Universitas Sumatera Utara
dengan milik Penggugat. Merek Tergugat juga terdaftar di DJHKI dengan nomor 317559 tanggal 21 November 1994 untuk kelas jasa nomor 42 yakni
jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman. Selain itu, ternyata Tergugat menjual produknya berupa roti dan kue dengan merek yang sama dengan milik
Penggugat. Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Niaga Semarang, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut
dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 014KNHAKI2002 tanggal 7 Agustus 2002.
2. Passing off dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap merek terkenal terdaftar sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya untuk
barangjasa tidak sejenis dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Contohnya:
87
Dalam contoh kasus ini Nabisco Inc. merupakan penggugat yang mana suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Bagian New Jersey Amerika
Serikat, berkedudukan di East Hanover State of New Jersey 07936 USA dan juga sudah terdaftar di Indonesia pada tanggal 12 agustus 1960 no. 70322 yang
mendalilkan bahwa ia adalah pemilik dan pemakai pertama dari nama niaga dan merek dagang Nasbico serta lukisan segitiga dengan lingkaran elips
didalamnya yang mana mendaftar sebagai produk makanan, sedangkan tergugat Soenarjo Salim merek penggugat dipakai untuk produk minuman
keras yang sudah terdaftar dengan no. 170327, jadi disini penggugat merasa dirugikan karena asal usul barang Tergugat dikira berasal dari Penggugat
87
Erma Wahyuni, et.al., Op.cit., hal.67.
Universitas Sumatera Utara
sehingga membuat kekeliruan pada khalayak ramai, pada kasus ini Pengadilan Negeri mengabulkan semua gugatan dari penggugat yaitu pembatalan terhadap
merek pihak tergugat. 3. Passing off dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap merek terkenal
tidak terdaftar sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya untuk barangjasa sejenis dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
Contohnya:
88
Kasus sengketa merek “Davidoff” antara Davidoff CIE S.A., Swiss melawan NV. Sumatera Tobbacco Trading Company, Pematang Siantar,
Sumatera Utara; Putusan Nomor 013 KNHaKI2003 tanggal 11 Juni 2003. Merek “Davidoff” telah digunakan sejak tahun 1906 oleh Zino Davidoff dan
diajukan permohonan mereknya pertama kali tanggal 18 Desember 1969 di Swiss. Merek “Davidoff” untuk jenis barang rokok telah terdaftar dan tersebar
luas produknya di beberapa negara. Kemudian, merek “Davidoff” terdaftar atas nama NV. Sumatera Tobbacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumatera
Utara dengan Nomor 276068, 304906, 304907 untuk jenis barang rokok. Dalam putusannya, MA menetapkan batalnya pendaftaran merek “Davidoff”
tersebut dari Daftar Umum Merek. 4. Passing off dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap merek terkenal
tidak terdaftar sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya
88
Diah, Op.cit., hal.9.
Universitas Sumatera Utara
untuk barangjasa tidak sejenis dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Contoh:
89
Seperti yang telah diketahui bahwa ROLEX merupakan salah satu merek jam tangan mewah asal Switzerland. PT. Permona sebagai salah satu
perusahaan penghasil tembakau di Pematang Siantar menggunakan merek ROLEX pada hasil produksinya. Montres Rolex yang merupakan pencetus
merek ROLEX pertama kali merasa haknya telah dilanggar. Ia kemudian menggugat PT. Permona yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek
ROLEX tanpa seijin pemiliknya sehingga PT. Permona dianggap memiliki itikad buruk, walaupun antara rokok dan jam tangan tidak ada kaitannya. Kasus
ini terjadi pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998, dan telah melewati 3 tahap persidangan, yaitu Pengadilan Negeri, Kasasi dan PK di Mahkamah
Agung. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah mengenai merek terkenal yang sudah diamanatkan sejak 9 tahun yang lalu, belum juga dikeluarkan, tepatnya
pada UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1992. Pada akhirnya kasus ini dimenangkan oleh PT. Permona. Berdasarkan analisis
penulis, seharusnya hakim PK tidak memenangkan PT. Permona karena dilihat dari sejarah asal merek dagang ROLEX, ROLEX merupakan merek jam tangan
mewah asal Switzerland yang perlindungan patennya diperoleh sejak tahun 1926, jauh sebelum PT. Permona mendirikan perusahaannya. Walaupun pada
masa itu menganut sistem deklaratif, PT. Permona dapat dianggap sebagai pemakai pertama yang beritikad buruk karena telah menggunakan merek
89
http:lib.atmajaya.ac.iddefault.aspx?tabID=61src=kid=120739, diakses tanggal 28 Januari 2011.
Universitas Sumatera Utara
ROLEX dengan bentuk huruf dan logo sama persis dengan ROLEX milik Penggugat. Dan walaupun Montres Rolex tidak secara langsung dirugikan
secara materi, namun di masa mendatang merek ROLEX itu sendiri bisa hilang keeksklusifannya apabila digunakan untuk barang-barang lain selain jam
tangan.
C. Penegakan Hukum Merek dalam Tindakan Passing Off di Indonesia
