Larangan Pendaftaran Merek yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar (Studi Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung) Chapter III V

BAB III
PENERAPAN KETENTUAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA
DENGAN MEREK TERDAFTAR ATAU MEREK TERKENAL
DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Penerapan ketentuan “persamaan pada pokoknya” dan “merek terkenal”
dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam bab ini dapat diketahui dengan
melakukan studi terhadap 8 (delapan) putusan Mahkamah Agung RI baik dalam
tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap yang
membatalkan pendaftaran merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal.
A. Deskripsi Penerapan Ketentuan “Persamaan Pada Pokoknya” dan “Merek
Terkenal” Dalam Putusan Mahkamah Agung RI
1. Putusan Mahkamah Agung RI No.036 K/N/HaKI/2004 Tanggal 17 Januari 2005
jo.Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.36/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 27 Oktober 2004 (Kasus
Merek Terkenal DAWN dan DAWN Dengan Lukisan v Merek DAWN dan
MORNING DAWN
Malaysia Dairy Industries Pte.Ltd sebuah perseroan di Singapura (Penggugat)
dalam kasus ini telah menggugat Arjan Gagandas Lalmalani (Tergugat) di Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan gugatan Penggugat adalah

bahwa Penggugat merupakan pemilik dan pemakai pertama atas merek DAWN dan
merek DAWN dengan lukisan, yang digunakan untuk jenis barang yang termasuk
dalam kelas 29 dan 32. Adapun produk-produk dengan menggunakan merek DAWN
dan merek DAWN dengan lukisan telah beredar sejak lama di pasaran internasional,
termasuk di Indonesia. Khusus di Indonesia produk susu evaporasi, dan susu kental

Universitas Sumatera Utara

manis dengan merek DAWN milik Penggugat telah mendapat persetujuan
pendaftaran dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan sejak tanggal 10
April 1996. Penggugat juga telah mendaftarkan merek DAWN dan DAWN dengan
lukisan di negara-negara: Vietnam untuk merek DAWN dengan lukisan daftar
No.8066 tertanggal 11 September 1992, Myanmar untuk merek DAWN dengan
lukisan daftar No.1996/1992 terdaftar sejak tahun 1992, Laos untuk merek DAWN
dengan lukisan daftar No.1969 tertanggal 6 November 2003 sebagai perpanjangan
dari No.2485 tertanggal 5 November 1993, dan Republik Madagaskar untuk merek
DAWN dengan lukisan daftar No.4045 tertanggal 26 Desember 2001, dan untuk
merek DAWN daftar No.4049 tertanggal 26 Desember 2001, kesemuanya untuk jenis
barang yang termasuk kelas 29 dan 32. Merek DAWN milik Penggugat juga telah
terdaftar pada Organisasi Hak Milik Intelektual Afrika (African Intellectual Property

Organization) dengan No.48056 tertanggal 7 Mei 2003 untuk melindungi jenis
barang termasuk dalam kelas 29 dan 32. Ternyata diketahui oleh Penggugat telah
terdaftar dalam DUM, yakni: merek DAWN, daftar no.447267 tertanggal 11
November 1998 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 29,
dan merek MORNING DAWN daftar No.447100 tertanggal 11 November 1998
untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk kelas 29. Penggugat sangat
keberatan terhadap terdaftarnya merek-merek atas nama Tergugat tersebut, karena
mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek
DAWN dan merek DAWN dengan lukisan yang telah terkenal dan digunakan terlebih
dahulu oleh Penggugat. Persamaan pada pokoknya itu menurut Penggugat terlihat

Universitas Sumatera Utara

dari segi penulisan maupun pengucapan merek-merek tersebut serta digunakan untuk
jenis barang yang termasuk dalam kelas 29. Dengan demikian menurut Penggugat ide
atau inspirasi Tergugat dalam menggunakan kata DAWN pada merek-mereknya pasti
diilhami oleh merek Penggugat yang telah terkenal dan lebih dahulu beredar di
Indonesia. Dengan demikian pendaftaran merek-merek tergugat didasari iktikad tidak
baik. Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kepada pengadilan agar
dinyatakan sebagai pemilik dan pemakai pertama merek DAWN dengan lukisan;

menyatakan merek DAWN dan merek DAWN dengan lukisan milik Penggugat
sebagai merek terkenal; menyatakan merek DAWN daftar No.447267 tertanggal 11
November 1998 dan merek MORNING DAWN daftar No.447100 tertanggal 11
November

1998

mempunyai

persamaan

pada

pokoknya

maupun

secara

keseluruhannya dengan merek DAWN maupun merek DAWN dengan lukisan milik

Penggugat; dan oleh karena itu menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek
DAWN dan merek MORNING DAWN milik tergugat tersebut.
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara ini. Di mana terhadap putusan tersebut
Tergugat memohon kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonannya ditolak oleh
Mahkamah Agung RI melalui putusannya No.036 K/N/HaKI/2004 tanggal 17 Januari
2005.

Universitas Sumatera Utara

Ada beberapa hal yang menarik untuk diketahui dalam kasus ini, yakni:
a.

Merek DAWN dan Merek DAWN dengan lukisan milik Penggugat tidak
terdaftar di Ditjen HKI, tetapi Penggugat mengklaim sebagai pemilik dan
pemakai pertama merek tersebut, dan mengklaim merek-mereknya sebagai
merek terkenal dengan alasan telah terdaftar di 5 (lima) negara, yakni: Vietnam
tanggal 11 September 1992, Myanmar tahun 1992 , Laos sejak tanggal 5
November 1993, dan Republik Madagaskar sejak tanggal 26 Desember 2001 ,
serta terdaftar di African Intellectual Property Organization sejak tanggal 7 Mei

2003. Di Indonesia merek DAWN untuk jenis barang susu evaporasi, dan susu
kental manis baru didaftarkan di Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan pada
tanggal 10 April 1996. Jika hal ini dikaitkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1)
huruf b UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang melihat keterkenalan suatu
merek itu dari segi pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut,
promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia,
dan pendaftarannya di beberapa negara di dunia, maka dalam hal ini yang baru
terpenuhi adalah faktor telah terdaftar di beberapa negara di dunia saja.
Sedangkan Penggugat tidak ada menjelaskan bagaimana promosi dan investasi
dari perusahaan dan merek-mereknya tersebut di Indonesia maupun di dunia
internasional. Jika hanya berdasarkan bahwa merek DAWN tersebut telah
terdaftar di Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan sejak tahun 1996, jika
seandainyapun merek tersebut telah diperdagangkan sejak tahun 1996

Universitas Sumatera Utara

pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek tersebut masih sangat
diragukan.
b.

Merek-merek milik Penggugat tersebut digunakan untuk jenis barang dalam
kelas 29 dan 32 tanpa memperinci untuk jenis-jenis barang apa saja merek-merek
itu digunakan. Padahal yang menjadi ukuran dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b
adalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ataupun
jasa sejenis.
Penerapan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf a mengenai Persamaan pada

pokoknya antara merek-merek DAWN dan MORNING DAWN milik Tergugat
dengan merek-merek DAWN dan DAWN dengan lukisan milik Penggugat dilihat
berdasarkan pada faktor: persamaan dari segi penulisan, dan persamaan pengucapan
kedua merek tersebut, dan kedua merek tersebut didaftarkan untuk kelas barang yang
sama, yakni untuk barang-barang kelas 29. Hal ini jika diperhatikan dari kata yang
digunakan pada kedua merek tersebut yakni DAWN, memang terlihat jelas
persamaan pada pokoknya.
Untuk kriteria merek terkenal pengadilan melihat dari adanya unsur-unsur:
merek DAWN tersebut telah didaftarkan

di 5 (lima) negara di dunia, yakni di

Vietnam tanggal 11 September 1992, di Myanmar tahun 1992, di Laos, tahun 2003,

di Republik Madagaskar tahun 2003. Serta telah terdaftar juga di African Intellectual
Property Organization. Di samping itu, merek DAWN tersebut telah beredar sejak
lama di pasaran internasional.

Universitas Sumatera Utara

2. Putusan Mahkamah Agung RI No.024 K/N/HaKI/2004 tertanggal 02 Februari
2005 jo.putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.27/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 31 Agustus 2004 (Kasus
Merek Terkenal A/X ARMANI EXCHANGE v A/X)
GA Modefine S.A (Penggugat) telah memajukan gugatan terhadap Sutedjo
(Tergugat I) dan Ditjen HKI (Tergugat II) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat minta agar Merek AX milik Sutedjo yang terdaftar pada Ditjen
HKI dengan No.349651 tanggal 15 Desember 1995 untuk barang-barang yang
termasuk di kelas 25 karena mempunyai persamaan dengan Merek A/X, A/X
ARMANI EXCHANGE, GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, ARMANI,
ARMANI EXCHANGE, ARMANI MANIA, MANIA GIORGIO ARMANI, MANI
dan TERRA DI ARMANI dengan logo produk A/X yang termasuk merek terkenal
dan juga terdaftar di Indonesia. Di mana kepemilikan Merek terkenal A/X, A/X
ARMANI EXCHANGE, ARMANI EXCHANGE dan merek-merek lainnya yang

mengandung unsur esensial kata “ARMANI” telah dikukuhkan dalam beberapa
putusan Pengadilan di Indonesia, yaitu:
a.

Putusan MA RI No.1520 K/Pdt/1992 tanggal 26 Februari 1994 yang telah
berkekuatan hukum tetap;

b.

Putusan PN Jakarta Pusat No.377/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 12
Januari 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap;

c.

Putusan PN Jakarta Pusat No.77/PDT.G/2001/PN.JKT.PST tanggal

12

Januari 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Universitas Sumatera Utara

Di samping itu, menurut Penggugat ternyata Tergugat I dengan iktikad buruk
telah berulang kali melakukan pelanggaran atas merek-merek milik Penggugat yang
lainnya, sebagaimana menurut perkara-perkara baik perdata maupun pidana berikut
ini:
a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 1999
No.216/PDT.G.D/1991/1999/PN.JKT.PST.
b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 1992
No.225/PDT.G.D/1991/PN.JKT.PST jo.putusan Mahkamah Agung RI tanggal
26 Februari 1994 No.1520 K/Pdt/1992; dan
c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Desember 2001
No.497/PID.B/2001/PN.JKT.BAR.
Pengadilan Niaga menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan
penggugat diajukan sudah melebihi 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran merek,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUM 2001 yang bersifat imperatif.
Penggugat memajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Di mana Mahkamah Agung
dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dan memutuskan antara
lain: Menyatakan merek A/X adalah merupakan hasil kreasi, imajinasi dan
pengembangan dari merek ARMANI EXCHANGE dan/atau penggalan dari merek

AX ARMANI EXCHANGE milik Penggugat; menyatakan pendaftaran merek A/X di
bawah pendaftaran No.349651 tanggal 15 Desember 1995 yang melindungi barangbarang yang termasuk kelas 25 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek terkenal A/X, AX ARMANI

Universitas Sumatera Utara

EXCHANGE, GIORGIO ARMANI, EMPERIO ARMANI, ARMANI, ARMANI
EXCHANGE, ARMANI MANIA, MANIA GIORGIO ARMANI, MANI dan
TERRA DI ARMANI milik Penggugat; Membatalkan atau setidak-tidaknya
menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek A/X di bawah pendaftaran
No.349651 tanggal 15 Desember 1995 yang melindungi barang-barang yang
termasuk kelas 25 atas nama Tergugat I. Putusan tersebut antara lain didasarkan pada
pertimbangan hukum:
a.

Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan
dengan cermat bukti P.3 dan P.4, yaitu bukti yang diajukan sehubungan dengan
adanya

persamaan

pada

pokoknya

antara

merek

milik

Termohon

Kasasi/Tergugat I dengan merek milik Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu merek
A/X, yang walaupun baru didaftarkan di Indonesia pada tanggal 8 Maret 2000,
setelah didaftarkannya merek milik Termohon Kasasi/Tergugat I yaitu pada
tanggal 15 Desember 1995. Namun pada saat itu merek milik Pemohon
Kasasi/Penggugat telah merupakan merek terkenal (telah terdaftar di organisasi
dunia tentang Hak atas Kekayaan Intelektual/WIPO) sejak tahun 1992 vide bukti
P-4.2).
b.

Bahwa meskipun Termohon Kasasi/Tergugat I adalah sebagai pendaftar pertama
(first to file), namun pada saat didaftarkan merek tersebut telah beredar, sebab
berdasarkan bukti P.3.2 merek AX ARMANI EXCHANGE sudah terdaftar pada
tanggal 26 November 1991 No.321488. Di samping itu, mengenai merek
terkenal milik Pemohon Kasasi/Penggugat telah ada putusan yang telah

Universitas Sumatera Utara

mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan No.015 PK/N/HaKI/2003
tanggal 7 April 2004 (bukti P.5.8);
c.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menyangkut “iktikad tidak baik”
dari Termohon Kasasi/Tergugat I seharusnya mengacu pada bukti-bukti
Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap
(yang terkait dengan Tergugat dan Penggugat), yaitu putusan No.1520
K/Pdt/1992 tanggal 26 Februari 1994 dan putusan No.497/Pid/2001/PN.Jkt.Brt.
tanggal 11 Desember 2001.
Mahkamah Agung RI menerapkan secara konsisten ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Huruf a dan Huruf b. Tentang kriteria adanya persamaan pada pokoknya pengadilan
melihat berdasarkan faktor-faktor: adanya persamaan bentuk, persamaan cara
penempatan, dan persamaan cara penulisan kedua merek tersebut.
Sedangkan untuk menyatakan merek milik Penggugat sebagai merek terkenal
pertimbangan hukum pengadilan melihat dari unsur-unsur: merek tersebut telah
didaftar di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia; terdaftar di berbagai
organisasi internasional, promosi merek tersebut dilakukan secara gencar dan terus
menerus baik melalui media cetak maupun media elektronik, baik Di Indonesia
maupun di berbagai negara; serta keterkenalan merek tersebut telah diputuskan oleh
pengadilan di Indonesia;
3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.010 PK/N/HaKI/2006
Tanggal 17 Maret 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung No.035 K/N/HaKI/2005
Tanggal 13 September 2005 jo.Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri jakarta
Pusat No.14/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 20 Juni 2005 (Kasus

Universitas Sumatera Utara

Merek Terkenal PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu v PAUL &
SHARK)
Dama S.P.A (Penggugat) telah menggugat Sutejo (Terugat) di Pengadilan
Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat minta agar pendaftaran Merek
PAUL & SHARK daftar No.562103 tertanggal 1997 atas nama Sutejo untuk
melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 dibatalkan. Oleh karena
merek

tersebut

mempunyai

persamaan

pada

pokoknya

dengan

Merek

PAUL&SHARK YACHTING dan Lukisan Hiu yang terdaftar pada Ditjen HKI
dengan No.390071 tanggal 15 Agustus 1996 yang merupakan perpanjangan dari
daftar No.207284 tertanggal 15 Agustus 1986, dan No.401797 tertanggal 25
November milik Penggugat untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam
kelas 25. Di mana Merek PAUL & SHARK YACHTING ini juga oleh Penggugat
diklaim sebagai merek terkenal karena sudah didaftar diberbagai negara di dunia,
seperti di Italia, Australia, Argentina, Bolivia, Kanada, Denmark, Inggris dan Irlandia
Utara, Yunani, Hongkong, Irlandia, Meksiko, Portugal, Singapura, Turki, Amerika
Serikat, dan telah pula terdaftar pada Organisasi Hak Milik Intelektual Afrika untuk
kelas barang 25. Penggugat juga mendalilkan bahwa Terugat memajukan pendaftaran
merek PAUL & SHARK tersebut atas dasar iktikad tidak baik untuk membonceng
keterkenalan merek milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri. Atas gugatan tersebut
Mahkamah Agung RI dalam putusannya antara lain menyatakan bahwa Penggugat
adalah pemilik dan pemakai pertama merek PAUL & SHARK YACHTING dan

Universitas Sumatera Utara

Lukisan Ikan Hiu; menyatakan merek PAUL & SHARK daftar No.562103 tertanggal
5 Maret 1997 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu atas nama Penggugat;
dan Menyatakan batal pendaftaran Merek PAUL& SHARK daftar No.562103 tanggal
5 Maret 1997 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
Pengadilan dalam kasus ini hanya menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf a saja. Di mana di dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan:
“bahwa dengan didaftarkannya merek PAUL & SHARK YACTING dan Lukisan
Ikan Hiu di berbagai negara di dunia yang sebagian besar lebih dahulu dari
pendaftaran merek PAUL & SHARK dalam DUM atas nama Tergugat, dan merek
PAUL & SHARK atas nama Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu atas
nama Penggugat karena adanya persamaan pada kedua merek yang unsur
menonjolnya adalah PAUL & SHARK, baik persamaan bunyi ucapan maupun cara
penulisan (huruf besar semua), maka tuntutan Penggugat yang beralasan dan tidak
melawan hak tersebut harus dikabulkan”. Di sini terlihat bahwa persamaan pada
pokoknya antara merek PAUL & SHARK YACHTING milik Penggugat dengan
merek PAUL & SHARK milik Tergugat dilihat berdasarkan adanya persamaan bunyi
ucapan dan cara penulisan mereknya (huruf besar semua) serta berada pada kelas
barang yang sama.
Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya memberikan
kriteria Merek PAUL & SHARK YACHTING sebagai merek terkenal dilihat dari

Universitas Sumatera Utara

unsur-unsur: telah terdaftar di Indonesia, dan juga telah terdaftar di 15 (lima belas)
negara di dunia, yakni: Italia, Australia, Argentina, Bolivia, Kanada, Denmark,
Inggris, Yunani, Hongkong, Irlandia, Meksiko, Portugal, Singapura, Turki, dan
Amerika Serikat; terdaftar di African Intellectual Property Organization, dan
organisasi Hak Milik Intelektual Dunia; dan berada dalam kelas barang yang sama.
Namun dalam putusannya tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan
Merek PAUL & SHARK YACHTING tersebut sebagai merek terkenal.
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.015 PK/Pdt.Sus/2007
Tanggal 27 November 2008 yo.Putusan Mahkamah Agung RI No.046
K/N/HaKI/2006 Tanggal13 Februari 2007 yo.Putusan Pengadilan Niaga Pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.61/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.
Tanggal 22 November 2006 (Kasus Merek Love dan My Love v My Lowe)
Rony Ridwan (Penggugat) telah menggugat Kurnain Gunardi (Tergugat) di
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat minta agar Merek
pendaftaran Merek My Lowe daftar No.IDM000028204 tertanggal 26 Januari 2005
untuk barang-barang kelas 24 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
Merek My Love miliknya yang sudah terdaftar pada Ditjen HKI sejak tanggal 14 Juli
2003 dengan No.IDM00073114 untuk kelas barang 24 untuk jenis barang kain lap,
kain sprei, kain-kain. Persamaan pada pokoknya itu dilihat dari segi bunyi suara yang
dihasilkan jika Lowe dibaca akan menghasilkan suara seolah-olah Love. Di samping
itu, menurut Penggugat pendaftaran merek My Lowe

tersebut dilakukan oleh

Tergugat didasari iktikad tidak baik, karena tidak dapat dibayangkan maksud lain dari
Tergugat untuk mendaftarkan merek My Lowe tersebut kecuali didasari untuk
membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek dagang Love dan My Love

Universitas Sumatera Utara

milik Penggugat. Hal ini diperkuat Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat
sebagai pihak yang turut menanda tangani Surat Perjanjian Bersama tertanggal 27
Juni 2003 dan telah mengakui melakukan kesalahan atas penggunaan merek
Penggugat secara tanpa hak. Maka seharusnya Tergugat tidak lagi mengajukan
pendaftaran dan/atau menggunakan merek dagang My Lowe tersebut. Mengingat
Tergugat telah mengetahui sebelumnya bahwa merek Love dan My Love telah
terdaftar atas nama Penggugat untuk kelas barang 24. Dalam perkara ini Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat memutuskan antara lain: Menyatakan
Penggugat sebagai pemegang hak atas merek Love dan My Love, masing-masing
untuk kelas barang 24; menyatakan pendaftaran merek My Lowe atas nama Tergugat
didasari iktikad tidak baik; menyatakan merek My Lowe atas nama Tergugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Love dan My Love milik
Penggugat; dan menyatakan batal pendaftaran merek My Lowe atas nama Tergugat;
Atas putusan tersebut Tergugat memajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan
Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi nya. Selanjutnya Tergugat
memajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI, dan juga ditolak oleh
Mahkamah Agung RI.
Pengadilan dalam kasus ini menerapkan dengan baik ketentuan Pasal 4 dan
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Adanya
persamaan pada pokoknya antara merek LOVE dan MY LOVE dengan Merek MY
KOWE dilihat dari unsur-unsur: adanya persamaan bunyi suara yang dihasilkan;
persamaan pada bentuknya; persamaan pada cara penulisan, dan persamaan kelas dan

Universitas Sumatera Utara

jenis barang. Perlu diperhatikan bahwa kriteria persamaan pada pokoknya ada juga
disebutkan dalam World Trademark Simposium di Cannes tanggal 5-9 Februari 1991,
yang antara lain adalah: adanya persamaan pengertian atau konotasi, dan adanya
persamaan bunyi (sound similarity) 37.
Adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dilihat antara lain dari adanya Surat
Pernyataan Bersama tertanggal 27 Juni 2003 tersebut, sehingga niat Tergugat untuk
membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Love dan My Love jelas
terlihat. Di samping itu, adanya kemiripan antara merek My Lowe milik Tergugat
dengan Love dan My Love milik Penggugat disebabkan adanya kemiripan bunyi
ucapan dan cara penulisannya.
5. Putusan Mahkamah Agung RI No.485 K/Pdt.Sus/2009 Tanggal 27 Agustus 2009
jo.Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.80/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 12 Mei 2009 (Kasus Merek
Terkenal Koyo v Koy dan Logo Kelaher)
JTEKT Corporation (Penggugat) telah menggugat Supardi (Tergugat I dan
Ditjen HKI (Tergugat II) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan alasan bahwa JTEKT Corporation adalah perusahaan yang didirikan pada
tahun 1921 bernama Koyo Seiko Company, selanjutnya sejak tahun 1935 berubah
nama menjadi Koyo Seiko Company Limited, dan sejak tahun 2006 berubah lagi
menjadi JTEKT Corporation. JTEKT Corporation adalah perusahaan bergerak di
bidang

pembuatan

dan

penjualan

sistem

kemudi,

driveline

komponen,

37

Lihat alasan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali/Pemohon kasasi/tergugat
dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.015 PK/Pdt.Sus/2007

Universitas Sumatera Utara

bearing/bantalan poros (kelaher), alat-alat mesin, dan lain-lain. JTEKT Corporation
adalah satu-satunya pemilik Merek Koyo yang telah didaftarkan di 88 (delapan puluh
delapan) negara di dunia, dan juga terdaftar di Indonesia. Di Indonesia Merek Koyo
didaftarkan untuk berbagai kelas barang, yakni: Kelas 06, 07, 08, 09, 12, dan 17.
Sertifikat Merek Koyo No.Register IDM000006625 tertanggal 6 Mei 2004. Di mana
Penggugat sudah mendaftarkan Merek Koyo di Indonesia sejak tanggal 16 September
1963. Sehingga Penggugat mengklaim bahwa Merek Koyo miliknya sudah termasuk
merek terkenal di dunia. Di Jepang Merek Koyo termasuk Merek terkenal dan sudah
tercantum dalam buku daftar Merek terkenal yang berjudul:Famous Trademarks In
Japan” yang diterbitkan oleh Kantor HKI Jepang.Penggugat mengatakannya
perusahaannya merupakan perusahaan multi nasional, karena telah membuka atau
mempunyai jaringan perusahaan serta pabrik/manufaktur di hampir seluruh negara di
dunia. Penggugat juga mengungkapkan bahwa ada perusahaan bernama KOYO
BATTERY CO.LTD yang menggunakan Merek Koyo di berbagai negara di dunia
seperti: Perancis, Argentina, Equador, Peru, Kosta Rika termasuk di Indonesia.
Penggugat menggugat pembatalan merek tersebut dan semuanya dimenangkan oleh
pihak Penggugat . Di Indonesia Penggugat telah menggugat pembatalan merek Koyo
milik KOYO BATTERY CO.LTD di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan perkara No.06/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST. Dan
gugatan Penggugat dikabulkan, dan menyatakan merek Penggugat merupakan sebuah
merek terkenal. Di mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya
Penggugat mengetahui adanya Merek Koy yang digandengkan dengan gambar

Universitas Sumatera Utara

kelaher menyerupai huruf O (Koy dan Logo Kelaher) yang terdaftar di Ditjen HKI
tertanggal 7 Agustus 2001 dengan No.485561 untuk barang kelas 12 atas nama
Tergugat I. Penggugat keberatan atas pendaftaran Merek Koy dan Logo Kelaher
tersebut dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Koyo
dan memajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek Koy dan Logo Kelaher
tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Koyo miliknya
yang sudah terdaftar sebelumnya di Ditjen HKI dan termasuk merek terkenal. Dalam
perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya
antara lain menyatakan: Merek Penggugat adalah merek terkenal; Menyatakan merek
Tergugat I Koy dan Logo Kelaher mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek terkenal Koyo milik Penggugat; Menyatakan Tergugat I mempunyai iktikad
tidak baik dalam memajukan permohonan pendaftaran merek Koy dan Logo Kelaher;
dan menyatakan batal pendaftaran Merek Koy dan Logo Kelaher tersebut dengan
segala akibat hukumnya.
Atas putusan tersebut Supardi memajukan kasasi ke Mahkamah Agung,
namun permohonannya ditolask oleh Mahkamah Agung RI. Terlihat secara konsisten
dalam kasus ini juga bahwa pengadilan telah menerapkan:
a. Ketentuan Pasal 4 yang menyatakan:”Merek tidak dapat didaftar atas dasar
permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”. Di mana
iktikad tidak baik terlihat dari kemiripan merek yang dimohonkannya dengan
merek terkenal dan merek terdaftar serta untuk kelas dan jenis barang yang sama
dengan merek milik Penggugat. Sehingga nyata-nyata nampak adanya niat

Universitas Sumatera Utara

Tergugat I untuk membonceng reputasi merek Koyo milik Penggugat yang sudah
menjadi merek terkenal;
b. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang mengatakan bahwa permohonan harus
ditolak oleh Ditjen HKI apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah
terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Serta telah pula

menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf b yang mengatakan permohonan
harus ditolak oleh Ditjen HKI apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak
lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam hal ini keterkenalan merek Koyo
milik Penggugat dilihat dari beberapa hal, antara lain merek koyo sudah didaftar
di 88 negara di dunia, investasinya juga secara besar-besaran dibanyak negara di
dunia, merek tersebut juga sudah ada sejak tahun 1921 di Jepang, dan telah
didaftar di Kantor HKI Indonesia sejak tahun 1963; dan keterkenalan merek
Koyo di Indonesia telah dikukuhkan melalui putusan pengadilan.
Adanya persamaan pada pokoknya antara merek Koyo milik Penggugat
dengan merek Koyo dan Logo Kelaher milik Tergugat I dilihat oleh pengadilan dari
aspek:
1) Adanya persamaan bunyi antara merek Koyo milik Penggugat dengan merek
Koy dan Logo Kelaher milik Tergugat I, yaitu: Koy yang disusun sedemikian
rupa dengan berdasarkan 3(tiga) huruf latin dengan bentuk kanji, K, O dan Y
disertai gambar logo berupa gambar kelaher menyerupai huruf O, sehingga

Universitas Sumatera Utara

mengakibatkan merek Koy dan logo kelaher terbaca atau tereja menjadi Koyo,
yang berarti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Koyo milik
Penggugat;
2) Adanya persamaan bentuk tulisan berupa huruf Kanji; dan
3) Adanya persamaan jenis barang antara merek Koy dan Logo Kelaher dengan
merek Koyo milik Penggugat, yaitu: barang berupa kelaher (bearings) dengan
kelas barang 12.
Sedangkan untuk kriteria merek terkenal pengadilan melihat dari unsur-unsur:
bahwa merek Koyo telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1963, dan di 88(delapan
puluh delapan negara di dunia; terdaftar di buku daftar merek-merek terkenal
“Famous Trademarks in Japan”; pemilik merek telah melakukan investasi secara
besar-besaran di berbagai negara di dunia dengan membuka pabrik, kantor cabang
atau perwakilan. Seperti di Jepang, di Amerika Utara dan Amerika Selatan, Eropah,
Asia dan Australia; promosi merek tersebut dilakukan secara besar-besaran di
berbagai media, baik cetak maupun elektronik di Indonesia dan di berbagai negara di
dunia.
6. Putusan Mahkamah Agung RI No.261 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 21 Juni 2011 jo.
Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.5/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 29 November 2010 (Kasus
Merek KOPITIAM v KOK TONG KOPITIAM)
Abdul Alex Soelysto (Penggugat telah menggugat Paimin Halim (Tergugat I)
dan Ditjen HKI (Tergugat II) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dengan alasan bahwa Penggugat adalah pemilik merek KOPITIAM yang telah

Universitas Sumatera Utara

didaftar dala DUM tertanggal 18 Juli 1996 dengan daftar No.371718, dan telah
diperpanjang pendaftarannya dengan daftar No.IDM000030899 untuk jenis jasa kelas
42 yang meliputi Jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman; penginapan
(akomodasi sementara; kedokteran; kebersihan dan perawatan kecantikan; jasa-jasa di
bidang kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa di bidang hukum, ilmu
pengetahuan; dan riset industri; pemprogaman komputer. Kemudian pada tanggal 4
Desember 2006 Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek KOK
TONG KOPITIAM, Agenda No.Permohonan 0002006039276 untuk kelas jasa 43
dengan jenis jasa: Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoranrestoran, restoran swalayan, tempat makan yang menghidangkan kudapan, cafe
akomodasi sementara/tmporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi
(hotel dan pemondokan), pemasaran penginapan sementara, jasa-jasa pemondokan
selama liburan (penginapan), penginapan wisatawan, pemesanan kamar hotel, rumah
pemondokan, pelayanan ruang minum, motel. Penggugat berkeyakinan bahwa
maksud dan tujuan dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek KOK TONG
KOPITIAM adalah terinspirasi dari eksistensi merek KOPITIAM milik Penggugat,
yang sudah terdaftar dan dipergunakan serta dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.
Di mana Penggugat telah mengeluarkan biaya yang besar dalam upaya
mempromosikan merek KOPITIAM tersebut. Pada saat proses pengumuman yang
dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis atas
pendaftaran merek KOK TONG KOPITIAM tersebut dan sudah diterima Tergugat II
pada tanggal 23 Februari 2009, Atas keberatan tersebut Tergugat II kemudian telah

Universitas Sumatera Utara

menolak untuk mendaftarkan merek KOK TONG KOPITIAM tersebut. Namun di
tingkat banding,

Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan Tergugat I,

sehingga kemudian merek KOK TONG KOPITIAM milik Tergugat I tersebut
didaftarkan dalam DUM tertanggal 13 November 2009 dengan pendaftaran
No.2006039776. Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek KOK TONG
KOPITIAM tersebut karena mempunyai persamaa pada pokoknya dengan merek
KOPITIAM milik Penggugat. Penggugat juga mengutip Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No.2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992 yang memberikan kriteriakriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, hanya apabila: sama
bentuk, sama komposisi, sama unsur elemen, sama bunyi, sama ucapan, atau sama
penampilan. Sehubungan dengan itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar sudi
kiranya memberikan putusan dalam perkara ini, dengan: Menyatakan Penggugat
sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas merek KOPITIAM berdasarkan sertifikat
Merek No.Pendaftaran 371718 tanggal 18 Oktober 1996 yang telah diperpanjang
dengan iDM000030899;m Menyatakan merek KOK TONG KOPITIAM untuk kelas
barang 43 mempunyai persamaan dengan merek KOPITIAM milik Penggugat;
Menyatakan pendaftaran merek KOK TONG KOPITIAM milik Tergugat I daftar
No.IDM000226705 tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) didaftarkan atas
dasar iktikad tidak baik; Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal
pendaftaran merek KOK TONG KOPITIAM (untuk kelas 43) atas nama Tergugat I
dari DUM; Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menolak dengan tegas
telah memajukan pendaftaran merek KOK TONG KOPITIAM tersebut atas dasar

Universitas Sumatera Utara

iktikad tidak baik dengan alasan bahwa KOPITIAM itu kata umum yang telah hadir
di tengah pergaulan masyarakat sejak lama. Pengertian KOPITIAM adalah semacam
food court yang menjual sarapan tradisional yang ditemukan di negara Malaysia, dan
Singapura serta beberapa negara Asia lainnya.
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya
No.5/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. dalam perkara ini mengabulkan seluruh
gugatan Penggugat.
Adapun pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut adalah bahwa
antara merek KOK TONG KOPITIAM milik Tergugat I mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan merek KOPITIAM milik Penggugat yang dilihat dari adanya
unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang
dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara
penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan
bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Hal tersebut dikuatkan oleh
keterangan ahli Drs.Ahmad Hasan yang mengatakan bahwa unsur yang menonjol
tersebut cukup salah satu saja. Bisa persamaan bentuk, persamaan cara penempatan,
persamaan cara penulisan, persamaan bunyi ucapan atau kombinasi bentuk, penulisan
atau yang lainnya.
Putusan Pengadilan Niaga tersebut Tergugat I memajukan kasasi ke
Mahkamah Agung RI, namun Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari
Tergugat I melalui putusannya No.261 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2011.

Universitas Sumatera Utara

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini
menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf a, secara alternatif. Jika dihubungkan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6
Januari 1992 yang memberikan kriteria bahwa merek mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya, apabila: sama bentuk, sama komposisi, sama unsur
elemen, sama bunyi, sama ucapan, sama penampilan, maka unsur-unsur tersebut
harus diartikan bersifat alternatif. Pengadilan juga menilai bahwa kedua merek
tersebut masih berada dalam satu kelas jasa, yakni kelas 43, dan untuk jenis jasa yang
pada pokoknya sama.
Satu hal yang menarik dalam kasus ini adalah dalil jawaban/bantahan dari
Tergugat I yang mengatakan bahwa kata KOPITIAM adalah kata umum yang telah
hadir di tengah-tengah pergaulan masyarakat sejak lama. Pengertian kata KOPITIAM
adalah semacam food court yang menjual sarapan tradisional yang ditemukan di
Negara Malaysia dan Singapura serta beberapa negara Asia lainnya. Perkataan
KOPITIAM merupakan gabungan kata Kopi dari bahasa Melayu, bahasa Hokkien
bagi kedia (POJ: tiam). Sajian kopitiam biasanya terdiri dari satu tawaran ringkas:
beraneka pilihan makanan yang mengandung telur, roti bakar dan selai serta
minuman, seperti teh, kopi milo. Selain itu menurut Tergugat I kata KOPITIAM juga
berarti tempat yang menjual aneka ragam makanan dan minuman atau pusat jajanan
berkembang pesat dan umum digunakan di berbagai tempat yang dapat dilihat antara
lain: KILLINEY KOPITIAM, yang berada di Jalan Killiney, Singapura telah berdiri
sejak tahun 1919 yang menyediakan roti, kopi dan teh; di Malaysia ada MALAYSIA

Universitas Sumatera Utara

KOPITIAM, didirikan oleh Lesli’e dan Penny Phoon di Washington DC, Amerika
Serikat.
Bantahan Tergugat I tersebut dimaksudkan untuk berlindung pada ketentuan
Pasal 5 huruf c dan d UU No.15 Tahun 2001. Di mana berdasarkan ketentuan Pasal 5
huruf c bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut telah menjadi
milik umum; atau Pasal 5 huruf e yang menyebutkan Merek tidak dapat didaftar
apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya. Namun Pengadilan Niaga mengenyampingkan
dalil bantahan Tergugat I tersebut. Hal ini secara normatif dapat diterima, karena di
Indonesia kata KOPITIAM belum menjadi kata milik umum. Tentu berbeda dengan
kata-kata KEDAI KOPI yang dapat dikatagorikan sebagai milik umum.
Pasal 5 huruf c dan huruf d UU No.15 Tahun 2001 termasuk merek yang tidak
dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung unsur telah menjadi milik
umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya. Oleh karena itu, Tergugat mencoba berlindung pada
ketentuan ini untuk meyakinkan hakim bahwa istilah KOPITIAM merupakan istilah
yang telah menjadi milik umum, ataupun merupakan keteranganatau berkaitan
dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Namun pengadilan tidak
dapat menerima alasan tersebut.
Terkait dengan ketentuan merek tidak dapat didaftarkan apabila merek
tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya tersebut Insan Budi Maulana mengatakan: “Dalam

Universitas Sumatera Utara

beberapa kasus yang kerap terjadi di Direktorat Merek adalah menerima pendaftaran
merek yang sebenarnya adalah merupakan keterangan barang. Hal ini dapat menjadi
bom waktu karena merek-merek yang seharusnya ditolak tetapi justru diterima”. 38
Pengadilan melihat adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek
tersebut dari unsur-unsur: adanya persamaan bunyi; adanya persamaan ucapan;
adanya persamaan cara penulisan; dan kedua merek tersebut berada dalam kelas dan
jenis barang yang sama.
7.

Putusan Mahkamah Agung RI No.400 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 10 November
2011 jo.Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.09/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 20 April 2011 (Kasus
Merek INTER-CONTINENTAL v Merek the INTERCONTINENTAL)
Kasus INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION (Penggugat) telah

memajukan gugatan terhadap PT.LIPPO KARAWACHI,TBK. (Tergugat I) dan
Ditjen HKI (Tergugat II) diPengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan alasan bahwa Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dan di
dunia dari: Nama Dagang: INTER-CONTINENTAL, dan Merek Dagang: INTERCONTINENTAL. Merek INTER-CONTINENTAL milik Pengugat sangat terkenal di
negara asal dan di dunia termasuk di Indonesia, dan terdaftar di 100 negara. Di
Indonesia merek INTER-CONTINENTAL milik Penggugat terdaftar pada Direktorat
Merek, antara lain: di bawah No.313011 tanggal 16 Juli 1993, dan diperbaharui di
bawah No.IDM000101132 untuk melindungi: “Jasa-jasa perhotelan, dan restaurantrestaurant, jasa-jasa di bidang penyimpanan koper-koper, pengiriman surat-surat dan

38

Insan Budi II, Op.Cit. hal. 209.

Universitas Sumatera Utara

pemesanan akomodasi untuk para tamu hotel (concierge), jasa-jasa di bidang
pemusatan konperensi, menyediakan fasilitas bisnis perlengkapan untuk tamu-tamu
hotel, jasa-jasa di bidang klub malam, dan penyediaan makanan kecil pada ruangan
hotel (coctail lounge), jasa-jasa di bidang pemesanan kamar”. Bahwa Penggugat
mengetahui adanya merek THE INTERCONTINENTAL yang terdaftar atas nama
Tergugat I dengan No.IDM000181945 tertanggal 20 Oktober 2008 untuk jenis jasa :
Jasa-jasa urusan real estate termasuk biro akomodasi (apertemen), pengelolaan rumah
apertemen, penyewaan apertemen, penyewaan flat, agen perumahan sewa-guna tanah
dan bangunan pemukiman, pialang tanah dan bangunan pemukiman, penilaian tanah
dan bangunan pemukiman, jasa-jasa urusan asuransi, informasi asuransi, jasa-jasa
urusan moneter termasuk pekerjaan pialang, pialang pabean, penukaran uang,
penilaian barang, verifikasi cek, jasa urusan keuangan, perbankan, informasi
keuangan, manajemen keuangan, kliring keuangan, konsultasi keuangan, evaluasi
keuangan. Di mana Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek THE
INTERCONTINENTAL milik Tergugat I tersebut karena mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan merek INTER-CONTINENTAL milik Penggugat.Di mana Tergugat
I dalam memohonkan pendaftaran merknya didasarkan pada iktikad tidak baik,
karena Tergugat I dapat dipastikan telah mengetahui bahwa Penggugta mempunyai
jaringan hotel di manca negara. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat
memohon kepada pengadilan untuk memutuskan: Menyatakan bahwa Penggugat
adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari nama dagang dan Merek Dagang
INTER-CONTINENTAL; Menyatakan bahwa nama dagang dan merek dagang

Universitas Sumatera Utara

Tergugat I Daftar No.IDM000181945 dalam ucapan maupun suara pada pokoknya
sama dengan Nama Dagang dan Merek Dagang Penggugat; Menyatakan batal,
setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran Merek No.IDM000181945, dalam DUM
atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan
Penggugat tersebut dengan alasan antara merek Penggugat dan merek Tergugat I
berbeda/tidak sama pemakaian huruf kapital dan perbedaan penulisan. Atas putusan
tersebut Penggugat memajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi
Mahkamah Agung melalui putusannya No.400 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 10 November
2011 mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, dengan diktum putusan
antara lain: Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di
Indonesia dari Nama Dagang dan Merek Dagang INTER-CONTINENTAL,
karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai Merek Dagang tersebut di
Indonesia; Menyatakan bahwa Nama Dagang dan Merek Dagang Tergugat I Daftar
No.IDM000181945 dalam ucapan kata maupun suara pada pokoknya sama dengan
Nama Dagang dan Merek Dagang Penggugat; Menyatakan batal, setidak-tidaknya
membatalkan pendaftaran Merek No.IDM000181945 dalam Daftar Umum atas nama
Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya.
Adapun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain
menyebutkan bahwa:”Bahwa terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon
Kasasi merupakan pemilik Nama Dagang dan Merek Dagang yang telah terdaftar di
banyak negara (internasional) di dunia sebagaimana terbukti dari bukti P.5 yaitu 99

Universitas Sumatera Utara

negara termasuk di Indonesia pada Ditjen Merek Departemen Kehakiman No.313011
tanggal 16 Juli 1993 diperbaharui dengan No.IDM000101132 untuk melindungi jasajasa yang termasuk dalam kelas 43. Bahwa dengan terdaftarnya merek Pemohon
Kasai yaitu INTER-CONTINENTAL di banyak negara di dunia, maka merek
Pemohon Kasasi adalah merek terkenal (well-known) dan sudah dapat dikreteriakan
termashur (famous) terutama nama hotel, dan Pemohon Kasasi sudah investasi besarbesaran; Bahwa dengan terkenalnya merek Pemohon Kasasi, maka tidak diperlukan
lagi promosi besar-besaran di dunia maupun di Indonesia karena masyarakat sudah
mengenal merek tersebut”. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa
berdasarkan Pasal 16.3 Persetujuan TRIPS yang sudah diratifikasi Januari 2000 yang
melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu
pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang tidak sejenis, dengan demikian
Judex Facti telah salah menerapkan hukum.
Mahkamah Agung telah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf a,
dengan memberikan kriteria persamaan pada pokoknya dengan melihat pada unsurunsur: persamaan dalam ucapan kata maupun suara. Namun tidak melihat bahwa
jenis jasa pada Merek INTER-CONTINENTAL tersebut berbeda dengan jenis jasa
pada Merek THE INTERCONTINENTAL. Di mana pada merek INTERCONTINENTAL jasa yang sangat menonjol adalah hotel, sementara pada merek THE
INTERCONTINENTAL tidak terdapat jasa hotel atau perhotelan.
Sedangkan untuk keterkenalan merek INTER-CONTINENTAL tersebut
pengadilan melihat dari unsur-unsur: telah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 16 Juli

Universitas Sumatera Utara

1993, dan di mancanegara (tidak menyebut di negara mana saja); pemilik merek telah
melakukan investasi secara besar-besaran di berbagai negara di dunia dengan
memiliki jaringan perhotelan di 29 (dua puluh sembilan) negara di dunia.
Dengan demikian, dari putusan ini tergambar bahwa jika permohonan merek
didasarkan pada iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan baik pada pokoknya
maupun keseluruhannya dengan merek terkenal, tidak diharuskan adanya unsur untuk
jenis barang dan/atau jasa sejenis. Dengan demikian jika sudah terbukti adanya
iktikad tidak baik maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf b UUM2001 yang
mengatakan permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak
lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dikesampingkan.
Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) kekurangan dari Penggugat dalam dalil
gugatannya dalam kasus ini, yakni:
a. Terdapat

kekeliruan

dalam

penyebutan

Merek

Dagang

untuk

INTER-

CONTINENTAL dalam gugatan Penggugat yang kemudian diikuti pula oleh
Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam putusannya. Seharusnya
INTER-CONTINENTAL maupun THE INTERCONTINENTAL itu adalah merek
jasa. (Pasal 1 Angka3 UUM 2001 menyebutkan bahwa Merek Jasa adalah Merek
yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasajasa sejenis lainnya; Sedangkan Merek Dagang menurut Pasal 1 Angka 2 UU
No.15 Tahun 2001 adalah Merek yang digunakan pada barang yang

Universitas Sumatera Utara

diperdsagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan barang-baramng sejenis lainnya);
b. Dalam petitum gugatannya Penggugat tidak memintakan agar Merek INTERCONTINENTAL tersebut dinyatakan sebagai merek terkenal. Padahal Penggugat
telah mengungkapkan dalam dalil gugatannya bahwa Nama Dagang dan Merek
Dagang INTER-CONTINENTAL tersebut sangat terkenal dan dunia, dan sudah
terdaftar di 99 Negara di dunia;
c. Penggugat tidak memintakan dalam petitum guugatannya agar Tergugat I
memajukan pendaftaran merek the INTERCONTINENTAL tersebut didasarkan
atas iktikad tidak baik. Padahal dari adanya persamaan pada pokoknya antara
merek

INTER-CONTINENTAL

milik

Penggugat

dengan

merek

THE

INTERCONTINENTAL milik Tergugat I, terlihat adanya iktikad tidak baik dari
Tergugat I mendaftarkan mereknya tersebut. Padahal adanya iktikad tidak baik
dari Tergugat I tersebut telah diungkapkan secara jelas dan berulang-ulang oleh
Penggugat.
8. Putusan Mahkamah Agung RI No.738 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 5 Januari 2012 jo.
Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.55/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 8 September 2011(Kasus
Merek PELASTIN v Merek ELASTYN)
PT. Sanbe Farma (Penggugat) telah menggugat PT.Pharos Indonesia
(Tergugat I) dan Ditjen HKI (Tergugat II) dengan dalil gugatan bahwa Penggugat
adalah pemilik Merek PELASTIN di Indonesia dan telah terdaftar dalam Daftar
Umum Merek sejak tanggal 4 Desember 2001 dengan daftar No.494769 yang telah

Universitas Sumatera Utara

diperpanjang perlindungannya dengan daftar No. IDM000252217 untuk melindungi
klasifikasi barang/kelas 5 (lima), yaitu untuk jenis barang: hasil-hasil pharmasi, ilmu
kedokteran dan ilmu kesehatan, hasil-hasil makanan pantang untuk anak-anak dan
orang sakit, plester-plester dan pembalut, sedia-sediaan untuk menambal gigi dan
untuk membasmi tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang perusak. Tanpa setahu
Penggugat ternyata Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek
ELASTYN kepada Ditjen HKI tertanggal 28 Februari 2008 untuk melindungi kelas
barang 05 dengan jenis barang: Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter,
bahan-bahan untuk berpantangan makan atau diet yang disesuaikan untuk pemakaian
media, makanan bayi, plester-plester, bahan-bahan pembalut, bahan-bahan untuk
menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu, membasmi kuman, sediaan untuk
membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

Di mana permohonan

tersebut dikabulkan oleh Ditjen HKI dan mendaftarkan Merek ELASTYN tersebut
dalam Daftar Umum Merek dengan No.IDM000220115 sejak tanggal 6 Oktober
2009. Penggugat merasa keberatan atas pendaftaran merek ELASTYN tersebut
karena memiliki kemiripan dan persamaan pada pokoknya dengan merek PELASTIN
milik Penggugat yang telah didaftarkan dan digunakan terlebih dahulu serta adanya
iktikad tidak baik dari Tergugat I dalam pengajuan pendaftaran merek ELASTYN
tersebut. Oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat I dan II di Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mohon agar pengadilan membatalkan
pendaftaran Merek ELASTYN tersebut dengan alasan mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan Merek PELASTIN, dan permohonan Merek ELASTYN tersebut

Universitas Sumatera Utara

didasarkan pada iktikad tidak baik. Setelah melalui proses panjang akhirnya
Pengadilan Niaga menyatakan Merek ELASTYN milik Terugat I mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek PELASTIN; dan Menyatakan batal demi
hukum pendaftaran merek ELASTYN atas nama Tergugat I dengan segala akibat
hukumnya.
Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa antara Merek
PELASTIN dan Merek ELASTYN mempunyai persamaan pada pokoknya. Oleh
karena antara kedua merek tersebut memiliki kemiripan baik karena persamaan
bentuk dan warna, persamaan cara penulisan, dan persamaan bunyi ucapannya; Atas
putusan tersebut Tergugat I memajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi
permohonan kasasi tersebut ditolak.
Dapat dicatat beberapa hal dalam kalam kasus ini, yaitu:
a. Penggugat tidak mengetahui sebelumnya permohonan pendaftaran merek
ELASTYN tersebut, dan tidak mengetahui bahwa sebelum didaftarkan dalam
Daftar Umum Merek (DUM) dan sebelum pemeriksaan substantif telah
diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Sehingga tidak dapat
menggunakan haknya memajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek
ELASTYN tersebut;
b. Pengadilan telah menerapkan ketentuan Pasal 4 yang menyatakan:”Merek tidak
dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang
beriktikad tidak baik. Di mana dalam kasus ini iktikad tidak baik Tergugat I
terbukti dari merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan pada

Universitas Sumatera Utara

pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar dan untuk kelas dan jenis barang
yang sama pula”;
c. Pengadilan juga telah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan tepat
dan benar. Di mana Permohonan pendaftaran merek harus ditolak karena
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak
lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Di
mana menurut Penggugat yang kemudian dibenarkan oleh pengadilan bahwa
antara merek PELASTIN milik Penggugat dengan merek ELASTYN milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dilihat dari a