Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Merek “Lexus” Antara Perusahaan PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Dengan PT. Lexus Daya Utama (Studi Kasus Putusan No. 194.K Pdt.Sus 2011)
27
BAB II
PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
KESELURUHAN ATAU PADA POKOKNYA PADA KELAS
BARANG YANG BERBEDA
A. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan
Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau
lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar.
Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif
maupun represtif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui
pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represtif dilakukan
jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan ganti rugi.50)
Dalam Undang-Undang menggunakan istilah merek dagang dan merek jasa,51)
sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek yang digunakan
pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang sejenis
lainnya,52) sedangkan yang dimaksud merek jasa adalah merek yang digunakan pada
jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.53)
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu yang
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada
50)
Ridwan Khairandy, Op. Cit, hal 116.
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 2.
52)
Ibid, Pasal 1 Ayat (2).
53)
Ibid, Pasal 1 Ayat (3).
51)
27
28
pihak lain untuk menggunakannya.54) Merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih
atau badan hukum, hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut
merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk
menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan
sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada
orang lain ini berupa pemberian lisensi, perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah
Negara Republik Indonesia dengan jangka waktu tertentu.55)
Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada
pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Untuk mengajukan permohonan
pendaftaran merek diperlukan syarat-syarat tertentu. Tidak semua permohonan merek
dapat dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena pemohon
pendaftaran dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu tidak dapat didaftarkan, harus
ditolak pendaftarannya dan dapat diterima atau didaftar. Merek yang tidak dapat
didaftar berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001
“merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang
beritikad tidak baik.’’56)
Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya
secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau
menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat
kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh,
54)
Ibid, Pasal 3.
Ibid, Pasal 43
56)
Penjelasan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 4.
55)
29
atau menyesatkan konsumen.57) Contohnya seperti merek A yang sudah dikenal
masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A
tersebut.58) Pada contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena
setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang
yang sudah dikenal tersebut.
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan
“merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur”,
dan dalam pasal tersebut juga menyatakan merek tidak dapat didaftarkan apabila
merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:59)
a.
b.
c.
d.
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas
agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Tidak memiliki daya pembeda
Telah menjadi milik umum
Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan jasa yang dimohonkan
pendaftarannya.
Salah satu kategori dari merek yang tidak bisa didaftarkan menurut Undang-
Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tersebut diatas adalah merek yang tidak
memiliki daya pembeda. Hal ini karena pendaftaran merek berkaitan dengan
pemberian monopoli atas nama atau simbol atau dalam bentuk lain kepada para
Pemilik merek yang terdaftar. Oleh karena itu, keberadaan daya pembeda yang
melekat pada suatu merek merupakan syarat mutlak agar merek tersebut dapat
didaftarkan.
57)
Ibid
Ibid
59)
Sentosa Sembiring, Hak Kekaayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan PerundangUndangan, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), hal.27.
58)
30
B. Merek Yang Ditolak Pendaftarannya
Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus
ditolak, apabila terdapat hal-hal sebagai berikut;60)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek milik pihak lain yang sudah didaftar lebih dahulu untuk barang dan /jasa
yang sejenis.
Merek mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi-geografis yang sudah dikenal.
Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya.
Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin resmi dari pemerintah.
Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujua tertulis dari pihak
berwenang.
Ajaran
persamaan
dalam
Undang-Undang
seperti
tersebut
diatas
dipresentasikan dalam kata atau kalimat ’persamaan pada pokoknya’, ‘persamaan
pada keseluruhannya’, ‘merupakan’, ‘merupakan tiruan’ dan ‘menyerupai’. UndangUndang Merek tidak memberikan arti dan pengertian untuk membedakan kata-kata
tersebut, tetapi memberikan beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan
kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:
1.
Persamaan bentuk
2.
Persamaan komposisi atau penempatan
3.
Persamaan Penulisan
4.
Persamaan bunyi ucapan
5.
Persamaan kombinasi unsur-unsur
60)
Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 6.
31
Dengan melihat rumusan dalam UU tersebut, terlihat jelas maksud pembuat
Undang-Undang bahwa Undang-Undang menganut doktrin persamaan identik, yaitu
bahwa adanya persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama dengan
identik (sama serupa).
Perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang
ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek
kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya,
merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Apabila merek tersebut dapat merugikan
pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Lebih sederhana lagi
dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak
layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan
merugikan pihak lain.61)
C. Syarat-Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek
Adapun permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Direktorat Jendral dengan mencantumkan berdasarkan UndangUndang Nomor 15 tentang Merek pada Pasal 7, yaitu:62)
1.
2.
3.
4.
Tanggal, bulan, dan tahun;
Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan
unsur-unsur warna;
5. Nama negara, dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal
permohonan diajukan dengan hak prioritas.
61)
Ahmadi Miru, Hukum Merek “Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek”,
(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 20.
62)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 7 (1).
32
Permohonan tersebut diatas ditandatangani pemohon atau kuasanya, dan dilampiri
dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa
orang secara bersama, atau badan hukum.
Permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara
bersama-sama berhak atas nama tersebut dicantumkan semua nama pemohon namun
memilih satu alamat diantara pemohon sebagai alamat pemohon. Untuk
penandatanganan permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon yang
berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan terulis dari para
pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan diajukan melalui kuasanya
(Konsultan HKI), surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak
atas merek tersebut.
Dalam surat permohonan pendaftaran merek dilampiri beberapa dokumen
sebagai berikut:63)
1. Jenis barang/jasa
2. Photo copy Kartu Identitas Penduduk (KTP) yang dilegalisirkan bagi pemohon
yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan UU harusmemilih tempat
kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.
3. Photo copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris jika
permohonan diajukan atas nama badan hukum.
4. Photo copy peraturan penggunaan merek kolektif jika permohonan diajukan
untuk merek kolektif.
5. Surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan.
6. Tanda pembayaran biaya permohonan.
7. Dua puluh lembar etiket merek (ukuran maksimum 9x9 cm, minimum 2x2 cm).
8. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan atau jasa dapat diajukan
dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang
63)
Muhamad Firmansyah, Op. Cit, hal. 55-56.
33
termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.64) Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan
Presiden Nomor 17 Tahun 1997, yang dimaksudkan untuk memudahkan pemilik
merek dalam menggunakan merek yang termaksud beberapa kelas barang dan atau
jasa dan tidak perlu direpotkan dalam sistem administrasinya.
Adapun ketentuan yang mengatur tentang kelas barang atau jasa diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993, sedangkaan
ketentuan dalam hal syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan
Perarturan Pemerintah yang tentu saja dengan penyesuaian pada Undang-Undang
Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993
tentang Cara Permohonan Pendaftaran Merek.
Pada saat Direktorat Jendral HKI memeriksa kelengkapan persyaratan
pendaftaran merek yaitu pendaftaran administratifnya yang sudah disebutkan diatas,
terdapat kekurangan dalam kelengkapan maka pihak Direktorat Jendral meminta agar
kelengkapan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak
tanggal surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut,
sedangkan yang dimaksud dengan tanggal pengiriman adalah tanggal pengiriman
berdasarkan stempel pos. Dan juga untuk pendaftaran yang berdasarkan hak prioritas,
jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama terhitung tiga
bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunkan
hak prioritas.
64)
Ahmadi Miru, Op Cit, hal. 22.
34
Apabila kelengkapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam jangka waktu
yang ditentukan, maka Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada
pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali, segala
biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat jendral tidak dapat dikembalikan.
1.
Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas
Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang
berasal dari negara yang bergabung dalam Paris Convention For the Protection of
Intellectual Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization,
yaitu untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga menjadi anggota salah satu
dari kedua perjanjian Internasional ini.65)
Hak prioritas menurut hukum adalah hak utama untuk dilakukan, yang berarti
apabila ada orang asing mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia,
untuk meminta filling data pemilik merek yang sama dengan cara memberikan
perlindungan kepadanya berupa hak prioritas untuk didaftarkan.66) Hak prioritas dapat
dipakai sebagai jangka waktu mengenai diajukannya permohonan dalam negara Paris
Convention.67) Tujuan utama pemberian hak prioritas kepada pemilik asing
memperoleh pendaftaran, yaitu melindungi merek orang asing di Indonesia dari
pembajakan atau pemboncengan.68)
Jangka waktu permohonan dengan menggunakan hak prioritas adalah enam
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran hak prioritas
65)
Otto Cornelis Kaligis, Op. Cit, hal.16.
Ibid
67)
Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, Op Cit, hal. 46.
68)
Otto Cornelis Kaligis, Loc.Cit.
66)
35
tersebut. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menampung kepentingan negara yang
hanya menjadi salah satu dari Paris Convention For the Protection of Intellectual
Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization,69) hal tersebut
merupakan wujud kerja sama internasional di bidang HKI, dimana Indonesia
termasuk dalam salah satu anggota organisasi tersebut. Sehingga menjadi
konsekuensi
bahwa antarwarganegara anggota saling memberi
kesempatan
mendaftarkan HKI bagi warga negara anggota lainnya.70)
Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan bukti kelengkapan tentang
penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan
hak prioritas. Bukti hak prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
yang penerjemahannya sudah tersumpah. Penyumpahan tersebut dimaksudkan untuk
menjamin kebenaran terjemahan bukti kepemilikan HKI tersebut. Apabila dalam
kurun waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan
menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa
menggunakan hak prioritas.
2. Merek Kolektif
Permohonan pendaftaran merek dagang atas merek jasa sebagai merek
kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa
merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif, selain penegasan mengenai
penggunaan merek kolektif, permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan
penggunaan merek dan juga wajib ditandatangani semua pemilik.71)
69)
Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek Baru, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 26.
Ahmadi Miru, Op. Cit, hal. 32-33.
71)
Muhamad Firmansyah, Op. Cit, hal. 60
70)
36
Hak Kolektif hanya daat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat
melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif
tersebut.72)
3.
Indikasi Geografis
Pada Pasal 56 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan
bahwa “Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah
asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termaksud faktor alam,
faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.
Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar
permohonan yang diajukan oleh:73)
1.
2.
3.
Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang
bersangkutan, yang terdiri atas:
a. Pihak yang mengusahakan barang yang meruakan hasil alam atau kekayaan
alam;
b. Rodusen barang hasil pertanian;
c. Embuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri atau;
d. Pedagang yang menjual barang tersebut
lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
kelomok konsumen barang tersebut
4.
Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek
Menurut Pasal 28 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 mengatur
jangka waktu perlindungan atas hak merek selama sepuluh (10) tahun secara limitatif
dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan
berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran HKI
biasanya dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan pendaftaran hak atas kekayaan
72)
73)
Ibid
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 56 Ayat 2
37
intelektual. Dengan didaftarkan merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang
dilindungi oleh hukum.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
dinyatakan bahwa “hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak
lain yang menggunakannya.” Jangka waktu perlindungan menurut Undang-Undang
Merek74), jauh lebih lama dibandingkan dengan pasal 18 TRIPs yang hanya
memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama tujuh (7) tahun dan
setelah itu dapat diperbaharui.
5.
Pemeriksaan Substantif
Selain pemeriksaan administratif Direktotar Jendral HKI juga melakukan
pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam waktu paling
lama sembilan bulan. Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan berdasarkan
ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang
Merek.
Terdapat dua macam sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem
pendaftaran deklaratif dan konstitutif. Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran
deklaratif dan konstitutif ialah:75)
a. Sistem deklaratif adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan
adanya pemakaian yang pertama. Bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah
memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan atau
74)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 28.
Pipin Syafirin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 174.
75)
38
Undang-Undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang
berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.
b. Sistem konstitutif adalah suatu sistem yang menyatakan hak merek itu baru
terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem
konstitutif ini untuk memperoleh hak merek tergantung pendaftarannya.
Berbagai tahapan harus dilalui kemungkinan hasil substantif tersebut
menunjukkan adanya upaya memberikan hak kepada pemohon.76) Jika disetujui,
permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika tidak disetujui
Direktorat Jendral HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau
kuasanya dengan menyebut alasan tertentu agar mereknya dapat didaftarkan.
6.
Pengumuman Permohonan
Direktorat Jendral HKI mengumumkan bahwa merek tersebut memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan kemudian merek
tersebut diumumkan. Pengumuman tersebut berlangsung selama tiga bulan, dan
dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara
berkala oleh Direktorat Jendral HKI. Menempatkan pada sarana khusus yang dengan
mudan dan jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediaakan oleh Direktorat
Jendral HKI.
7.
Keberatan dan Sanggahan
Selama periode pengumuman yaitu selama tiga bulan, setiap pihak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jendral HKI. Keberatan
tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti,77)
76)
77)
Ahmadi Miru, Op Cit, hal. 40-41.
Muhammad Firmansyah, Op. Cit, hal 58.
39
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan
keberatan mengirimkan salinan surat yang berisi keberatan tersebut kepada pemohon
atau kuasanya.78)
Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan
kepada Direktorat Jendral HKI, dan jangka waktu sanggahan secara tertulis paling
lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dan
sanggahan,79) sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah merek tersebut
ditolak atau diterima.80)
8.
Pemeriksaan Kembali
Jika keberatan diajukan, pemeriksaan kembali terhadap merek tersebut
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua bulan. Jika menurut Direktorat
Jendral HKI dapat didaftarkan, sebuah sertifikat dapat dikeluarkan selama tiga puluh
hari setelah pendaftaran merek itu. Khusus mengenai Sertifikat Merek ini, adalah
merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konsuntif. Seseorang hanya dapat
membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui srtifikat merek, yang
sekaligus sebagai bukti kepemilikannya.
9.
Penghapusan Pendaftaran Merek Dari Daftar Umum Merek
Permohonan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pemilik
merek atau kuasanya, penghapusan merek dapat juga diajukan oleh pihak ketiga
78)
Loc. Cit.
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 25 (2)
80)
Tim Lindsey, Op. Cit, hal.144.
79)
40
dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan yang sama
digunakan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Penghapusan ini dapat
untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Penghapusan pendaftaran
merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral atau
berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuannya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dapat
menghapus merek dari Daftar Umum Merek jika:81)
1) Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan selama tiga tahun berturutturut.
2) Merek tersebut digunakan untuk barang atau jasa yang berbeda dari barang atau
jasa yang tercantum di dalam permohonan pendaftaran tersebut.
Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftran merek. Berbeda halnya apabila
merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu
tertentu. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.82)
10. Komisi Banding Merek
Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang
berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat
subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dalam Undang-
81)
82)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 61 Ayat 2.
Ibid, Pasal 69.
41
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.83) Permohonan banding diajukan
tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding Merek dengan tembusan
Direktorat Jendral dengan dikenai biaya.
Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan
serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
Alasan tersebut harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas
permohonan yang ditolak.
11. Gugatan Atas Pelanggaran Merek
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga
terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis
berupa ganti rugi, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek tersebut.84) Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang
berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah
sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah.85)
Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak
citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa
hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan
merek secara sah. Penundaan penyerahaan barang atau nilai barang yang
83)
Pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001
membahas tentang merek yang tidak dapat didaftar.
84)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 76 (1).
85)
Ibid, Pasal 76 Ayat 2.
42
menggunakan merek secara tanpa hak tersebut merupakan tindakan hati-hati karena
bagaimanapun, secara hukum pasti putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan
untuk dibatalkan dalam perkara kasasi.
Dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga
yang memriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Kasasi
merupakan upaya hukum biasa satu-satunya karena terhadap putusan Pengadilan
Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Tata cara pengajuan gugatan pembatalan
pendaftaran merek dapat diuraikan sebagai berikut:
a.
Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara
itu, yang imaksud dengan ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan
Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.
b.
Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan niaga tempat
tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tingaal diluar
wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat.
c.
Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang
bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang
ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
gugatan. Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam
Undang-Undang Merek adalah panitera Pengadilan Negeri/Niaga.
43
d.
Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga
dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
e.
Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan
pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan
hari sidang.
f.
Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka
waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
g.
Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilan puluh
hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama sembilan
tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
h.
Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan
hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum.
i.
Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaiman dimaksud diatas wajib disampaikan
oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas
gugatan pembatalan diucapkan.
Tata cara gugatan sebagaimana diatur diatas mutatis mutandis terhadap
gugatan-gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan
dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar
terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.
44
D. Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Pada
Keseluruhan Pada Kelas Barang Yang Berbeda
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa mengenai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya juga terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Merek Nomor 15 Tahun 2001 “...diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang
tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Adapun pengertian dari persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan
merek lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,
cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 86)
Pengertian kesamaan menyeluruh untuk persamaan pada pokok terhadap
merek terkenal tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah
terdaftar di Indonesia. Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak
terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek.
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 03HC.02.01 tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal
atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik Badan lain pada
Pasal 2 menjelaskan bahwa “pendaftaran pada Daftar Umum Merek ditolak apabila
merek yang didaftarkan adalah merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain
dan merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun
pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain”.
86)
Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.
45
Ketentuan tersebut juga berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis,
Pengecualian terhadap ketentuan tersebut dalam hal pemohon merek mempunyai
bukti pemilikan merek orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan
persetujuan lisensi atau persetujuan lain yang lazim berlaku secara internasional.87)
Didalam persamaan pada pokoknya atau keseluruhan perlu dilenturkan dan
dikembangkan (enlarge) sebagai suatu patokan yang luwes yang meliputi;88)
1.
Terdapat faktor identik (identical) atau kemiripan yang sangat (very nearly
resembles) antara satu merek dengan merek yang lain, meliputi:
a. kemiripan dalam segala hal (similiar in appearance)
b. kemiripan atau identik mengenai bukti bunyi (sound)
c. identik atau merupakan dalam konotasi (connotation)
d. identik mengenai kesan komersil
2). Mengandung persamaan asosiasi (similarity in association) atau persamaan
gambaran sehingga sulit bagi masyarakat untuk membedakan barang yang satu
dengan yang lain sehingga terjadi:
a. kebingungan yang nyata (actual confusion); dan
b. kemiripan yang menimbulkan persyaratan terhadap konsumen (misleading
consumer) karena menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah barang
yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.
3). Tidak perlu ditegakkan faktor kesamaan nama barang (name goods) atau jenis
barang (generic goods).
4). Tidak perlu ditegakkan patokan barang-barang yang bersangkutan
a. sama persaingan (similiar competitive); dan
b. sama jalur pemasaran (same channel of trade)
yang penting dibedakan adalah unsurnya:
a). sulit membedakan kedua barang tersebut; dan
b).barang-barang yang bersangkutan mempunyai beberapa hubungan cara (are
related in manner) dan kondisi serta aktifitas dalam pemasaran (sufficienly
related) maupun closely related sehingga menimbulkan keadaan likely in
cofusion dan actual confusion.
Oleh sebab itu juga dapat disebutkan alasan terjadinya suatu pembatalan
pendaftaran merek oleh Direktorat Jendral HKI didasarkan pada persamaan pada
87)
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 03-HC.02.01 tahun 1991
tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal
milik orang lain atau milik Badan lain, Pasal 2 (2&3).
88)
Yahya Harahap, Op. Cit , hal. 305-306
46
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal lainnya. Pada Pasal 16 Ayat
(3) TRIPs, perlindungan merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis diberikan
apabila;89)
1.
Penggunaan merek/jasa tidak sejenis itu menunjukkan hubungan dengan pemilik
terdaftar satu
2.
Kepentingan merek terdaftar seolah-olah dirusak/dirugikan oleh pengguna merek
tersebut
Berdasarkan
ketentuan-ketentuan
dalam
Undang-Undang
Merek
dan
peraturan-peraturan tersebut diatas maka persamaan pada pokoknya dapat diterapkan
pada barang yang tidak sejenis diperbolehkan,90) asalkan tidak melanggar UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pada Pasal 4 yaitu “merek tidak dapat
didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak
baik”. Disamping itu, diperlihatkan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh
karena promosi secara gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di
Dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut
di beberapa negara.
Dalam menentukan suatu merek juga dapat menggunakan faktor-faktor yang
termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai;91)
1.
Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang
relevan dalam masyarakat (the degree of knowledge or recognition of the mark in
the relevant sector of the public).
89)
Bharat Dube, “Assesing Trademark Law On Well-Known Marks Counterfeiting”, Makalah
Advance Seminar Prospect and Implementation Of Indonesia Copyrights, Paten, Trademarks Law,
Jakarta 31 July- 1 Agustus 2000, hal.2.
90)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Kepmenkeh RI Nomor: M.03-HC.02.01
Tahun 1991, Konvensi Paris dan lain-lain.
91)
Joint Recommendation Concerning Provisions On The Protection Of Well Known Mark,
Pasal 2, yang diperoleh dari www.wipo.or/about-ip/index.html?wipo_content_frame=aboutip/en/trademark.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2015, pukul 09.30 WIB.
47
2.
3.
4.
5.
6.
Jangka waktu, luas wilayah geografis dari penggunaan merek (the duration,
extent and geographical area of any use of the mark).
Jangka waktu, luas wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk
periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran
dari barang dan/ jasa merek tersebut digunakan (the duration, extent, and
geographical area of any promotion of the mark, including advertising or
publicity and thepersentation, at fairs or exhibitions, of the goods services to
whichthe mark applies).
Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek, sejauh mana
merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut (the
duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for
registrations, of mark, to the extent that they reflect use or recognition of the
mark).
Dokumen mengenai penegakan hukum yang baik atas merek terutama sejauh
mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang
(the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the
extent to which the mark was recognized as well known by competent
authorities).
Nilai yang dihubungkan merek (the value associated with the mark).
Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat
memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna
memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar
penolakan. Ketentuan tersebut dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ jasa
yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pada Pasal 10 Ayat (3) Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa “negara
anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek
terkenal agar persaingan yang tidak jujur (unfair competition) tidak terjadi”.
Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “setiap perbuatan yang bertentangan
dengan praktek pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap
sebagai perbuatan yang tidak jujur”. Dalam pasal ini menentukan tindakan-tindakan
apa saja yang dilarang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan curang yang dapat
48
menimbulkan keliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau
usaha-usaha industri dan komersil dari seorang pengusaha yang bersaing.
Dalam praktek perdagangan tidak jujur ada cara-cara sebagai berikut: 92)
1.
2.
3.
Praktek peniruan merek dagang
Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur
semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar
mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well known trade mark)
yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal atau
untuk barang-barang atau jasa sejenis dengan maksud menimbulkan kesan
kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu
sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah dikenal itu. Dalam hal ini
juga diberikan contoh bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan merek
“Lux” adalah merek sabun yang terkenal kemudian ada perusahaan yang
memproduksi sabun mandi merek “Lax”. Tentunya pengusaha ini berharap
bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang
besar tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk promosi memperkenalkan
produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan
kemiripan merek tersebut.
Praktek pemalsuan merek dagang
Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang
tidak beritikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan
mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat
yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh seorang pengusaha yang sedang
berbelanja keluar negeri membeli produk “Cartier”, kemudian kembali ke
Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi nama
“Cartier”. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap
memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan
merek tersebut kepada masyarakat. Karena merek tersebut sudah dikenal oleh
masyarakat dan tampaknya pemakaian kata “Cartier” itu merupakan kekuatan
simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergensi, sehingga banyak
konsumen membelinya.
Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan
asal usul merek.
Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat
menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena
dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu.
92)
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit, hal. 202.
49
Pemilik merek menganggap apabila memakai mereknya tersebut, pemohon
merek ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek lain demi
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan
kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Secara internasional menurut Soegondo Soemodirejdo ada dikenal 4 (empat)
sistem pendaftaran merek yaitu:93)
1.
2.
3.
4.
Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.
Menurut sistem ini merek yang didaftarkan segera didaftarkan asal syarat-syarat
permohonanya telah terpenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan,
pemeriksaan, dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi
persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya
tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya
ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas
nama orang lain. Sistem ini digunakan misalnya di negara Prancis, Belgia,
Luxemburg dan Rumania.
Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.
Sebelum didaftar merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai
syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri.
Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama
orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat,
jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia
Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih
dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain ang meajukkan keberatankeberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh negara
Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia
Pendaftaran merek dengan memberitahu lebih dahulu tentang adanya merekmerek terdaftar lainnya yang memiliki persamaan.
Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan
pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan
terlebih dahulu untuk barang yang sejenisatau nama orang lain. Walaupun
demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka merek
itu didaftar juga. Sistem ini dipakai di Swiss dan Australia.
93)
Saidin, Apek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal 362-363.
50
Gambar 1. Prosedur permohonan merek diambil dari www.dgip.go.id
BAB II
PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
KESELURUHAN ATAU PADA POKOKNYA PADA KELAS
BARANG YANG BERBEDA
A. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan
Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau
lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar.
Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif
maupun represtif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui
pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represtif dilakukan
jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan ganti rugi.50)
Dalam Undang-Undang menggunakan istilah merek dagang dan merek jasa,51)
sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek yang digunakan
pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang sejenis
lainnya,52) sedangkan yang dimaksud merek jasa adalah merek yang digunakan pada
jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.53)
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu yang
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada
50)
Ridwan Khairandy, Op. Cit, hal 116.
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 2.
52)
Ibid, Pasal 1 Ayat (2).
53)
Ibid, Pasal 1 Ayat (3).
51)
27
28
pihak lain untuk menggunakannya.54) Merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih
atau badan hukum, hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut
merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk
menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan
sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada
orang lain ini berupa pemberian lisensi, perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah
Negara Republik Indonesia dengan jangka waktu tertentu.55)
Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada
pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Untuk mengajukan permohonan
pendaftaran merek diperlukan syarat-syarat tertentu. Tidak semua permohonan merek
dapat dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena pemohon
pendaftaran dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu tidak dapat didaftarkan, harus
ditolak pendaftarannya dan dapat diterima atau didaftar. Merek yang tidak dapat
didaftar berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001
“merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang
beritikad tidak baik.’’56)
Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya
secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau
menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat
kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh,
54)
Ibid, Pasal 3.
Ibid, Pasal 43
56)
Penjelasan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 4.
55)
29
atau menyesatkan konsumen.57) Contohnya seperti merek A yang sudah dikenal
masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A
tersebut.58) Pada contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena
setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang
yang sudah dikenal tersebut.
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan
“merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur”,
dan dalam pasal tersebut juga menyatakan merek tidak dapat didaftarkan apabila
merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:59)
a.
b.
c.
d.
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas
agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Tidak memiliki daya pembeda
Telah menjadi milik umum
Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan jasa yang dimohonkan
pendaftarannya.
Salah satu kategori dari merek yang tidak bisa didaftarkan menurut Undang-
Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tersebut diatas adalah merek yang tidak
memiliki daya pembeda. Hal ini karena pendaftaran merek berkaitan dengan
pemberian monopoli atas nama atau simbol atau dalam bentuk lain kepada para
Pemilik merek yang terdaftar. Oleh karena itu, keberadaan daya pembeda yang
melekat pada suatu merek merupakan syarat mutlak agar merek tersebut dapat
didaftarkan.
57)
Ibid
Ibid
59)
Sentosa Sembiring, Hak Kekaayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan PerundangUndangan, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), hal.27.
58)
30
B. Merek Yang Ditolak Pendaftarannya
Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus
ditolak, apabila terdapat hal-hal sebagai berikut;60)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek milik pihak lain yang sudah didaftar lebih dahulu untuk barang dan /jasa
yang sejenis.
Merek mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi-geografis yang sudah dikenal.
Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya.
Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin resmi dari pemerintah.
Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujua tertulis dari pihak
berwenang.
Ajaran
persamaan
dalam
Undang-Undang
seperti
tersebut
diatas
dipresentasikan dalam kata atau kalimat ’persamaan pada pokoknya’, ‘persamaan
pada keseluruhannya’, ‘merupakan’, ‘merupakan tiruan’ dan ‘menyerupai’. UndangUndang Merek tidak memberikan arti dan pengertian untuk membedakan kata-kata
tersebut, tetapi memberikan beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan
kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:
1.
Persamaan bentuk
2.
Persamaan komposisi atau penempatan
3.
Persamaan Penulisan
4.
Persamaan bunyi ucapan
5.
Persamaan kombinasi unsur-unsur
60)
Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 6.
31
Dengan melihat rumusan dalam UU tersebut, terlihat jelas maksud pembuat
Undang-Undang bahwa Undang-Undang menganut doktrin persamaan identik, yaitu
bahwa adanya persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama dengan
identik (sama serupa).
Perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang
ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek
kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya,
merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Apabila merek tersebut dapat merugikan
pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Lebih sederhana lagi
dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak
layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan
merugikan pihak lain.61)
C. Syarat-Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek
Adapun permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Direktorat Jendral dengan mencantumkan berdasarkan UndangUndang Nomor 15 tentang Merek pada Pasal 7, yaitu:62)
1.
2.
3.
4.
Tanggal, bulan, dan tahun;
Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan
unsur-unsur warna;
5. Nama negara, dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal
permohonan diajukan dengan hak prioritas.
61)
Ahmadi Miru, Hukum Merek “Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek”,
(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 20.
62)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 7 (1).
32
Permohonan tersebut diatas ditandatangani pemohon atau kuasanya, dan dilampiri
dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa
orang secara bersama, atau badan hukum.
Permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara
bersama-sama berhak atas nama tersebut dicantumkan semua nama pemohon namun
memilih satu alamat diantara pemohon sebagai alamat pemohon. Untuk
penandatanganan permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon yang
berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan terulis dari para
pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan diajukan melalui kuasanya
(Konsultan HKI), surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak
atas merek tersebut.
Dalam surat permohonan pendaftaran merek dilampiri beberapa dokumen
sebagai berikut:63)
1. Jenis barang/jasa
2. Photo copy Kartu Identitas Penduduk (KTP) yang dilegalisirkan bagi pemohon
yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan UU harusmemilih tempat
kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.
3. Photo copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris jika
permohonan diajukan atas nama badan hukum.
4. Photo copy peraturan penggunaan merek kolektif jika permohonan diajukan
untuk merek kolektif.
5. Surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan.
6. Tanda pembayaran biaya permohonan.
7. Dua puluh lembar etiket merek (ukuran maksimum 9x9 cm, minimum 2x2 cm).
8. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan atau jasa dapat diajukan
dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang
63)
Muhamad Firmansyah, Op. Cit, hal. 55-56.
33
termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.64) Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan
Presiden Nomor 17 Tahun 1997, yang dimaksudkan untuk memudahkan pemilik
merek dalam menggunakan merek yang termaksud beberapa kelas barang dan atau
jasa dan tidak perlu direpotkan dalam sistem administrasinya.
Adapun ketentuan yang mengatur tentang kelas barang atau jasa diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993, sedangkaan
ketentuan dalam hal syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan
Perarturan Pemerintah yang tentu saja dengan penyesuaian pada Undang-Undang
Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993
tentang Cara Permohonan Pendaftaran Merek.
Pada saat Direktorat Jendral HKI memeriksa kelengkapan persyaratan
pendaftaran merek yaitu pendaftaran administratifnya yang sudah disebutkan diatas,
terdapat kekurangan dalam kelengkapan maka pihak Direktorat Jendral meminta agar
kelengkapan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak
tanggal surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut,
sedangkan yang dimaksud dengan tanggal pengiriman adalah tanggal pengiriman
berdasarkan stempel pos. Dan juga untuk pendaftaran yang berdasarkan hak prioritas,
jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama terhitung tiga
bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunkan
hak prioritas.
64)
Ahmadi Miru, Op Cit, hal. 22.
34
Apabila kelengkapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam jangka waktu
yang ditentukan, maka Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada
pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali, segala
biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat jendral tidak dapat dikembalikan.
1.
Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas
Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang
berasal dari negara yang bergabung dalam Paris Convention For the Protection of
Intellectual Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization,
yaitu untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga menjadi anggota salah satu
dari kedua perjanjian Internasional ini.65)
Hak prioritas menurut hukum adalah hak utama untuk dilakukan, yang berarti
apabila ada orang asing mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia,
untuk meminta filling data pemilik merek yang sama dengan cara memberikan
perlindungan kepadanya berupa hak prioritas untuk didaftarkan.66) Hak prioritas dapat
dipakai sebagai jangka waktu mengenai diajukannya permohonan dalam negara Paris
Convention.67) Tujuan utama pemberian hak prioritas kepada pemilik asing
memperoleh pendaftaran, yaitu melindungi merek orang asing di Indonesia dari
pembajakan atau pemboncengan.68)
Jangka waktu permohonan dengan menggunakan hak prioritas adalah enam
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran hak prioritas
65)
Otto Cornelis Kaligis, Op. Cit, hal.16.
Ibid
67)
Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, Op Cit, hal. 46.
68)
Otto Cornelis Kaligis, Loc.Cit.
66)
35
tersebut. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menampung kepentingan negara yang
hanya menjadi salah satu dari Paris Convention For the Protection of Intellectual
Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization,69) hal tersebut
merupakan wujud kerja sama internasional di bidang HKI, dimana Indonesia
termasuk dalam salah satu anggota organisasi tersebut. Sehingga menjadi
konsekuensi
bahwa antarwarganegara anggota saling memberi
kesempatan
mendaftarkan HKI bagi warga negara anggota lainnya.70)
Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan bukti kelengkapan tentang
penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan
hak prioritas. Bukti hak prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
yang penerjemahannya sudah tersumpah. Penyumpahan tersebut dimaksudkan untuk
menjamin kebenaran terjemahan bukti kepemilikan HKI tersebut. Apabila dalam
kurun waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan
menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa
menggunakan hak prioritas.
2. Merek Kolektif
Permohonan pendaftaran merek dagang atas merek jasa sebagai merek
kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa
merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif, selain penegasan mengenai
penggunaan merek kolektif, permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan
penggunaan merek dan juga wajib ditandatangani semua pemilik.71)
69)
Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek Baru, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 26.
Ahmadi Miru, Op. Cit, hal. 32-33.
71)
Muhamad Firmansyah, Op. Cit, hal. 60
70)
36
Hak Kolektif hanya daat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat
melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif
tersebut.72)
3.
Indikasi Geografis
Pada Pasal 56 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan
bahwa “Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah
asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termaksud faktor alam,
faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.
Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar
permohonan yang diajukan oleh:73)
1.
2.
3.
Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang
bersangkutan, yang terdiri atas:
a. Pihak yang mengusahakan barang yang meruakan hasil alam atau kekayaan
alam;
b. Rodusen barang hasil pertanian;
c. Embuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri atau;
d. Pedagang yang menjual barang tersebut
lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
kelomok konsumen barang tersebut
4.
Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek
Menurut Pasal 28 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 mengatur
jangka waktu perlindungan atas hak merek selama sepuluh (10) tahun secara limitatif
dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan
berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran HKI
biasanya dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan pendaftaran hak atas kekayaan
72)
73)
Ibid
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 56 Ayat 2
37
intelektual. Dengan didaftarkan merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang
dilindungi oleh hukum.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
dinyatakan bahwa “hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak
lain yang menggunakannya.” Jangka waktu perlindungan menurut Undang-Undang
Merek74), jauh lebih lama dibandingkan dengan pasal 18 TRIPs yang hanya
memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama tujuh (7) tahun dan
setelah itu dapat diperbaharui.
5.
Pemeriksaan Substantif
Selain pemeriksaan administratif Direktotar Jendral HKI juga melakukan
pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam waktu paling
lama sembilan bulan. Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan berdasarkan
ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang
Merek.
Terdapat dua macam sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem
pendaftaran deklaratif dan konstitutif. Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran
deklaratif dan konstitutif ialah:75)
a. Sistem deklaratif adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan
adanya pemakaian yang pertama. Bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah
memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan atau
74)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 28.
Pipin Syafirin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 174.
75)
38
Undang-Undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang
berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.
b. Sistem konstitutif adalah suatu sistem yang menyatakan hak merek itu baru
terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem
konstitutif ini untuk memperoleh hak merek tergantung pendaftarannya.
Berbagai tahapan harus dilalui kemungkinan hasil substantif tersebut
menunjukkan adanya upaya memberikan hak kepada pemohon.76) Jika disetujui,
permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika tidak disetujui
Direktorat Jendral HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau
kuasanya dengan menyebut alasan tertentu agar mereknya dapat didaftarkan.
6.
Pengumuman Permohonan
Direktorat Jendral HKI mengumumkan bahwa merek tersebut memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan kemudian merek
tersebut diumumkan. Pengumuman tersebut berlangsung selama tiga bulan, dan
dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara
berkala oleh Direktorat Jendral HKI. Menempatkan pada sarana khusus yang dengan
mudan dan jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediaakan oleh Direktorat
Jendral HKI.
7.
Keberatan dan Sanggahan
Selama periode pengumuman yaitu selama tiga bulan, setiap pihak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jendral HKI. Keberatan
tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti,77)
76)
77)
Ahmadi Miru, Op Cit, hal. 40-41.
Muhammad Firmansyah, Op. Cit, hal 58.
39
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan
keberatan mengirimkan salinan surat yang berisi keberatan tersebut kepada pemohon
atau kuasanya.78)
Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan
kepada Direktorat Jendral HKI, dan jangka waktu sanggahan secara tertulis paling
lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dan
sanggahan,79) sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah merek tersebut
ditolak atau diterima.80)
8.
Pemeriksaan Kembali
Jika keberatan diajukan, pemeriksaan kembali terhadap merek tersebut
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua bulan. Jika menurut Direktorat
Jendral HKI dapat didaftarkan, sebuah sertifikat dapat dikeluarkan selama tiga puluh
hari setelah pendaftaran merek itu. Khusus mengenai Sertifikat Merek ini, adalah
merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konsuntif. Seseorang hanya dapat
membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui srtifikat merek, yang
sekaligus sebagai bukti kepemilikannya.
9.
Penghapusan Pendaftaran Merek Dari Daftar Umum Merek
Permohonan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pemilik
merek atau kuasanya, penghapusan merek dapat juga diajukan oleh pihak ketiga
78)
Loc. Cit.
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 25 (2)
80)
Tim Lindsey, Op. Cit, hal.144.
79)
40
dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan yang sama
digunakan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Penghapusan ini dapat
untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Penghapusan pendaftaran
merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral atau
berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuannya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dapat
menghapus merek dari Daftar Umum Merek jika:81)
1) Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan selama tiga tahun berturutturut.
2) Merek tersebut digunakan untuk barang atau jasa yang berbeda dari barang atau
jasa yang tercantum di dalam permohonan pendaftaran tersebut.
Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftran merek. Berbeda halnya apabila
merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu
tertentu. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.82)
10. Komisi Banding Merek
Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang
berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat
subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dalam Undang-
81)
82)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 61 Ayat 2.
Ibid, Pasal 69.
41
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.83) Permohonan banding diajukan
tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding Merek dengan tembusan
Direktorat Jendral dengan dikenai biaya.
Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan
serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
Alasan tersebut harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas
permohonan yang ditolak.
11. Gugatan Atas Pelanggaran Merek
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga
terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis
berupa ganti rugi, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek tersebut.84) Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang
berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah
sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah.85)
Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak
citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa
hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan
merek secara sah. Penundaan penyerahaan barang atau nilai barang yang
83)
Pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001
membahas tentang merek yang tidak dapat didaftar.
84)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 76 (1).
85)
Ibid, Pasal 76 Ayat 2.
42
menggunakan merek secara tanpa hak tersebut merupakan tindakan hati-hati karena
bagaimanapun, secara hukum pasti putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan
untuk dibatalkan dalam perkara kasasi.
Dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga
yang memriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Kasasi
merupakan upaya hukum biasa satu-satunya karena terhadap putusan Pengadilan
Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Tata cara pengajuan gugatan pembatalan
pendaftaran merek dapat diuraikan sebagai berikut:
a.
Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara
itu, yang imaksud dengan ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan
Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.
b.
Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan niaga tempat
tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tingaal diluar
wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat.
c.
Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang
bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang
ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
gugatan. Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam
Undang-Undang Merek adalah panitera Pengadilan Negeri/Niaga.
43
d.
Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga
dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
e.
Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan
pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan
hari sidang.
f.
Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka
waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
g.
Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilan puluh
hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama sembilan
tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
h.
Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan
hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum.
i.
Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaiman dimaksud diatas wajib disampaikan
oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas
gugatan pembatalan diucapkan.
Tata cara gugatan sebagaimana diatur diatas mutatis mutandis terhadap
gugatan-gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan
dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar
terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.
44
D. Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Pada
Keseluruhan Pada Kelas Barang Yang Berbeda
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa mengenai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya juga terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Merek Nomor 15 Tahun 2001 “...diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang
tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Adapun pengertian dari persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan
merek lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,
cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 86)
Pengertian kesamaan menyeluruh untuk persamaan pada pokok terhadap
merek terkenal tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah
terdaftar di Indonesia. Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak
terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek.
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 03HC.02.01 tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal
atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik Badan lain pada
Pasal 2 menjelaskan bahwa “pendaftaran pada Daftar Umum Merek ditolak apabila
merek yang didaftarkan adalah merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain
dan merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun
pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain”.
86)
Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.
45
Ketentuan tersebut juga berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis,
Pengecualian terhadap ketentuan tersebut dalam hal pemohon merek mempunyai
bukti pemilikan merek orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan
persetujuan lisensi atau persetujuan lain yang lazim berlaku secara internasional.87)
Didalam persamaan pada pokoknya atau keseluruhan perlu dilenturkan dan
dikembangkan (enlarge) sebagai suatu patokan yang luwes yang meliputi;88)
1.
Terdapat faktor identik (identical) atau kemiripan yang sangat (very nearly
resembles) antara satu merek dengan merek yang lain, meliputi:
a. kemiripan dalam segala hal (similiar in appearance)
b. kemiripan atau identik mengenai bukti bunyi (sound)
c. identik atau merupakan dalam konotasi (connotation)
d. identik mengenai kesan komersil
2). Mengandung persamaan asosiasi (similarity in association) atau persamaan
gambaran sehingga sulit bagi masyarakat untuk membedakan barang yang satu
dengan yang lain sehingga terjadi:
a. kebingungan yang nyata (actual confusion); dan
b. kemiripan yang menimbulkan persyaratan terhadap konsumen (misleading
consumer) karena menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah barang
yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.
3). Tidak perlu ditegakkan faktor kesamaan nama barang (name goods) atau jenis
barang (generic goods).
4). Tidak perlu ditegakkan patokan barang-barang yang bersangkutan
a. sama persaingan (similiar competitive); dan
b. sama jalur pemasaran (same channel of trade)
yang penting dibedakan adalah unsurnya:
a). sulit membedakan kedua barang tersebut; dan
b).barang-barang yang bersangkutan mempunyai beberapa hubungan cara (are
related in manner) dan kondisi serta aktifitas dalam pemasaran (sufficienly
related) maupun closely related sehingga menimbulkan keadaan likely in
cofusion dan actual confusion.
Oleh sebab itu juga dapat disebutkan alasan terjadinya suatu pembatalan
pendaftaran merek oleh Direktorat Jendral HKI didasarkan pada persamaan pada
87)
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 03-HC.02.01 tahun 1991
tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal
milik orang lain atau milik Badan lain, Pasal 2 (2&3).
88)
Yahya Harahap, Op. Cit , hal. 305-306
46
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal lainnya. Pada Pasal 16 Ayat
(3) TRIPs, perlindungan merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis diberikan
apabila;89)
1.
Penggunaan merek/jasa tidak sejenis itu menunjukkan hubungan dengan pemilik
terdaftar satu
2.
Kepentingan merek terdaftar seolah-olah dirusak/dirugikan oleh pengguna merek
tersebut
Berdasarkan
ketentuan-ketentuan
dalam
Undang-Undang
Merek
dan
peraturan-peraturan tersebut diatas maka persamaan pada pokoknya dapat diterapkan
pada barang yang tidak sejenis diperbolehkan,90) asalkan tidak melanggar UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pada Pasal 4 yaitu “merek tidak dapat
didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak
baik”. Disamping itu, diperlihatkan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh
karena promosi secara gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di
Dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut
di beberapa negara.
Dalam menentukan suatu merek juga dapat menggunakan faktor-faktor yang
termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai;91)
1.
Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang
relevan dalam masyarakat (the degree of knowledge or recognition of the mark in
the relevant sector of the public).
89)
Bharat Dube, “Assesing Trademark Law On Well-Known Marks Counterfeiting”, Makalah
Advance Seminar Prospect and Implementation Of Indonesia Copyrights, Paten, Trademarks Law,
Jakarta 31 July- 1 Agustus 2000, hal.2.
90)
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Kepmenkeh RI Nomor: M.03-HC.02.01
Tahun 1991, Konvensi Paris dan lain-lain.
91)
Joint Recommendation Concerning Provisions On The Protection Of Well Known Mark,
Pasal 2, yang diperoleh dari www.wipo.or/about-ip/index.html?wipo_content_frame=aboutip/en/trademark.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2015, pukul 09.30 WIB.
47
2.
3.
4.
5.
6.
Jangka waktu, luas wilayah geografis dari penggunaan merek (the duration,
extent and geographical area of any use of the mark).
Jangka waktu, luas wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk
periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran
dari barang dan/ jasa merek tersebut digunakan (the duration, extent, and
geographical area of any promotion of the mark, including advertising or
publicity and thepersentation, at fairs or exhibitions, of the goods services to
whichthe mark applies).
Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek, sejauh mana
merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut (the
duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for
registrations, of mark, to the extent that they reflect use or recognition of the
mark).
Dokumen mengenai penegakan hukum yang baik atas merek terutama sejauh
mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang
(the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the
extent to which the mark was recognized as well known by competent
authorities).
Nilai yang dihubungkan merek (the value associated with the mark).
Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat
memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna
memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar
penolakan. Ketentuan tersebut dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ jasa
yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pada Pasal 10 Ayat (3) Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa “negara
anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek
terkenal agar persaingan yang tidak jujur (unfair competition) tidak terjadi”.
Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “setiap perbuatan yang bertentangan
dengan praktek pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap
sebagai perbuatan yang tidak jujur”. Dalam pasal ini menentukan tindakan-tindakan
apa saja yang dilarang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan curang yang dapat
48
menimbulkan keliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau
usaha-usaha industri dan komersil dari seorang pengusaha yang bersaing.
Dalam praktek perdagangan tidak jujur ada cara-cara sebagai berikut: 92)
1.
2.
3.
Praktek peniruan merek dagang
Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur
semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar
mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well known trade mark)
yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal atau
untuk barang-barang atau jasa sejenis dengan maksud menimbulkan kesan
kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu
sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah dikenal itu. Dalam hal ini
juga diberikan contoh bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan merek
“Lux” adalah merek sabun yang terkenal kemudian ada perusahaan yang
memproduksi sabun mandi merek “Lax”. Tentunya pengusaha ini berharap
bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang
besar tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk promosi memperkenalkan
produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan
kemiripan merek tersebut.
Praktek pemalsuan merek dagang
Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang
tidak beritikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan
mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat
yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh seorang pengusaha yang sedang
berbelanja keluar negeri membeli produk “Cartier”, kemudian kembali ke
Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi nama
“Cartier”. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap
memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan
merek tersebut kepada masyarakat. Karena merek tersebut sudah dikenal oleh
masyarakat dan tampaknya pemakaian kata “Cartier” itu merupakan kekuatan
simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergensi, sehingga banyak
konsumen membelinya.
Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan
asal usul merek.
Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat
menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena
dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu.
92)
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit, hal. 202.
49
Pemilik merek menganggap apabila memakai mereknya tersebut, pemohon
merek ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek lain demi
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan
kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Secara internasional menurut Soegondo Soemodirejdo ada dikenal 4 (empat)
sistem pendaftaran merek yaitu:93)
1.
2.
3.
4.
Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.
Menurut sistem ini merek yang didaftarkan segera didaftarkan asal syarat-syarat
permohonanya telah terpenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan,
pemeriksaan, dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi
persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya
tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya
ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas
nama orang lain. Sistem ini digunakan misalnya di negara Prancis, Belgia,
Luxemburg dan Rumania.
Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.
Sebelum didaftar merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai
syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri.
Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama
orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat,
jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia
Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih
dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain ang meajukkan keberatankeberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh negara
Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia
Pendaftaran merek dengan memberitahu lebih dahulu tentang adanya merekmerek terdaftar lainnya yang memiliki persamaan.
Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan
pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan
terlebih dahulu untuk barang yang sejenisatau nama orang lain. Walaupun
demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka merek
itu didaftar juga. Sistem ini dipakai di Swiss dan Australia.
93)
Saidin, Apek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal 362-363.
50
Gambar 1. Prosedur permohonan merek diambil dari www.dgip.go.id