36
seluruh jenis barang atau jasa termasuk dalam satu kelas untuk memperoleh manfaat ekonomi.
30
Perlisensian merek melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu merek dalam jangka
waktu dan dengan syarat tertentu pula. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal atau dicatat
dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam BeritaResmi Merek.
31
a. Sistem Pendaftaran Merek
9. Pengelolaan Administrasi Hak Atas Merek
Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemilik atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek dikenal ada dua macam sistem
pendaftaran, yaitu: 1.
Sistem Deklaratif First To Use System UUM No. 21 Tahun 1961 memakai sistem deklaratif. Sistem ini
berdasarkan pada pemakai pertama yang menimbulkan adanya hak atas merek. Pendaftaran atas suatu merek dalam sistem ini tidak
menunjukkan adanya hak, tetapi hanya anggapan adanya hak. 2.
Sistem Konstitutif First To File System UUM No. 19 Tahun 1992 jo Uum No. 14 Tahun 1997 jo UUM No. 15
Tahun 2001 memakai sistem konstitutif. Dalam sistem ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan
30
Abdulkadir Muhamad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal: 133
31
Ibid
37
berlangsung apabila hak tersebut dimintakan pendaftaran.
32
b. Permohonan Pendaftaran Merek
Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Pemilik atau kuasanya yang memperoleh Sertifikat Merek akan mempunyai
“hak khusus” atau “hak eksklusif” atas mereknya sehingga ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama.
Permohonan pendaftaran merek diatur dalam BAB III Bagian Pertama sampai dengan Bagian Kelima, mulai dari pasal 7 sampai pasal 17 UUM No. 15
Tahun 2001. ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek LN 1993-30
tertanggal 31 Maret 1993. Pasal 7 ayat 1 UUM No. 15 Tahun 2001 menentukan bahwa surat
permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
1 Tanggal, bulan, dan tahun;
2 nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3 nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui
kuasa; 4
warna-warna, apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5 nama negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali, dalam hal
permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
32
Sudargo Gautama dan R. Winata, Komentar UUM Baru, Op Cit., hal: 5
38
Surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya.
Pasal 2 PP No. 23 Tahun 1993 menentukan secara lebih lengkap persyaratan dalam permohonan pendaftaran merek, yaitu:
1 surat pernyataan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran adalah
miliknya; 2
dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan; 3
Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek
adalah Badan Hukum Indonesia; 4
Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
5 Pembayaran biaya dalam rangka permohonan pendaftaran merek, yang
jenis dan besarnya ditetapkan menteri; 6
Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa
Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
7 Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan
pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.
Surat pernyataan dalam permohonan pendaftaran merek harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran itu
39
adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain secara keseluruhan atau pada pokoknya.
Setiap permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, sebagaimana diatur pasal 11 UUM harus diajukan selambat-lambatnya 6 enam bulan sejak
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang ikut serta dalam konvensi internasional mengenai perlindungan merek
yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia. Permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara
bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dan ditandatangani oleh
salah satu dari pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon yang mewakilkan.
Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan
melalui kuasanya di Indonesia dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.
c. Pemeriksaan Substantif
Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa merek yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Hasil dari pemeriksaan ini
adalah bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut bisa disetujui atau ditolak. Bila permohonan merek tersebut disetujui, maka Direktorat Jenderal mendaftar
merek tersebut dalam Daftar Umum Merek lalu memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek,
40
memberikan sertifikat merek dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.
Apabila pemeriksa merek berkesimpulan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak, maka Direktorat Jenderal
menetapkan keputusn tentang penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang
mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya. d.
Pengumuman Permohonan Direktorat Jenderal setelah mendapat permohonan pendaftaran merek,
dalam waktu paling lama 10 sepuluh hari sejak tanggal disetujui permohonan untuk didaftar segera mengumumkan permohonan pendaftaran merek yang telah
memenuhi persyaratan. Manfaat pengumuman ini yaitu memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada
Direktorat Jenderal atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Direktorat Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 empat belas hari sejak
penerimaan keberatan, mengirinkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek.
Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek berak mengajukan sanggahan terhadap sanggahan tersebut. Sanggahan diajukan secara
tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 dua bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.
e. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek
Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana diatur pasal 61 ayat 1 UUM No. 15 Tahun 2001 dilakukan atas prakarsa
41
Direktorat Jenderal maupun berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
Ketentuan penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal Merek dalam pengaturan pasal 61 ayat 2 UUM . 15 Tahun 2001 dapat dilakukan jika:
1 Merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 tiga tahun atau lebih
dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh
Direktorat Jenderal; 2
Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk
pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar. Permohonan penghapusan pendaftaran merek juga dapat diajukan oleh
pihak ketiga yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Adanya penghapusan pendaftaran merek tersebut mengakibatkan
berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Dalam pengaturan merek dikenal pula mekanisme pembatalan merek
terdaftar. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek terdaftar. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu
bagi pihak pemilik merek terkenal yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Seperti misalnya perkara merek dagang
NIKE yang sudah terkenal di luar negeri. NIKE merupakan merek dagang sekaligus nama perniagaan dari NIKE International Ltd., suatu perseroan menurut
Undang-Undang Negara Bagian Oregon, USA, yang menggugat pembatalan merek NIKE No. 141589 tanggal 13 Desember 1979 atas nama Lucas Sasmito.
42
Pendaftaran merek dagang NIKE No. 141589 milik Lucas Sasmito merupakan perbuatan yang beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan
atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama perniagaan NIKE milik NIKE International Ltd. Pengecualian untuk merek terkenal tersebut
dianggap perlu untuk tujuan:
33
1 Memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal
yang tidak terdaftar; 2
Mendorong pemilik merek terkenal untuk mendaftarkan mereknya. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek mirip dengan merek
milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan masyarakat tentang asal usul serta kualitas barang.
C. TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK DAGANG TERKENAL ASING
