2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Merek
Didalam prosedur pendaftaran merek ada hal yang dapat digunakan sebagai merek dan ada juga yang tidak dapat digunakan sebagai merek. Dalam Pasal 1
angka 1 Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan b arang atau jasa.”
Dan tanda-tanda tersebut dapat dicantumkan pada barang atau jasa bersangkutan. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001, disebutkan
bahwa: merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. tidak memiliki daya pembeda; c. telah menjadi milik umum; atau
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Dalam point pertama Pasal 5 Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001 mengatakan bahwa merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum tidak
dapat didaftarkan. Oleh karena merek tersebut haruslah sesuai dengan peraturan dan ketertiban yang berlaku. Satu contoh adalah merek Buddha Bar yang
kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan agama. Lalu point berikutnya merek tidak bisa didaftarkan jika merek tersebut tidak memiliki daya
pembeda. Apa yang terjadi jika semua merek yang ada di dunia menggunakan merek dengan huruf M. Tentu saja hal tersebut akan membingungkan untuk
konsumen dan untuk produsen juga tentunya. Sehingga suatu merek sangatlah penting memiliki daya pembeda yang merupakan identitas dari merek tersebut.
Merek juga tidak bisa didaftarkan bila telah menjadi milik umum seperti tanda tengkorak bajak laut atau palang seperti pada palang merah. Namun jika diberi
ornamen tambahan seperti tengkorak pada logo Skullcandy atau palang pada logo Swiss Army, bisa didaftar. dan point yang terakhir, merek tidak bisa didaftarkan
bila menerangkan produk atau jasa yang hendak didaftarkan. Apple tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk buah-buahan, tapi bisa didaftar untuk merek
produk elektronik.
Dalam Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 ditetapkan alasan suatu permohonan harus ditolak sebagi merek, sebagai berikut:
1 Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek
milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang danatau jasa yang
sejenis;
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang danatau sejenisnya.
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi- geografis yang sudah dikenal.
2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang danatau jasa yang tidak sejenis sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3 Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis
dari pihak yang berwenang.
Suatu merek akan ditolak pendaftaranya jika memiliki persamaan pada pokoknya mirip atau persamaan secara keseluruhan identik dengan merek yang
telah terdaftar terlebih dahulu merek seniornya. Merek yang telah terdaftar terlebih dahulu seharusnya dipahami dalam konteks terdaftar secara nasional di
Indonesia, atau secara regional ASEAN, ataupun secara international beberapa Negara di dunia.
7
Satu contoh majelis pengadilan niaga yang diketuai Edy Cahyono mengabulkan permohonan pembatalan merek Enerjos milik PT Sayap
Mas Utama, yang dimohonkan oleh pemilik merek Extra Joss, PT Bintang Toedjoe.Informasi ini disampaikan oleh Antonius J Priyohutomo, Legal Manager
PT Bintang Toedjoe. Dalam pertimbangannya, majelis menilai bahwa merek
7
Rahmi Jened P.N Op. Cit., hal. 114.
Enerjos memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Extra joss. Kedua merek minuman penambah energi tersebut, selain memiliki kemiripan visual dan
persamaan bunyi ucapan, juga berada di kelas yang sama.
Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, merek Extra Joss terbukti telah didaftarkan lebih dulu pada tahun 1992. Sementara, Enerjos baru didaftarkan
setelah itu. Sebagaimana diberitakan, Bintang Toedjoe mengajukan gugatan terhadap merek Enerjos yang dinilai mendompleng ketenaran merek Extra Joss
yang terdaftar sebagai merek terkenal pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual HKI Depkum HAM. Menurut Bintang Toedjoe, ada kesan
di masyarakat, minuman kesehatan Enerjos adalah varian dari Extra Joss. Persepsi inilah yang dinilai telah merugikan pihaknya. Akhirnya, Bintang Toedjoe
mengajukan gugatan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan 6 ayat 1 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek.
8
Suatu merek juga akan ditolak pendaftarannya jika merek tersebut memiliki persamaan pada keseluruhannya merek identik atau memiliki persamaan pada
pokoknya merek mirip. Oleh karena merek yang telah memiliki reputasi secara otomatis memiliki perlindungan yang lebih kuat. Berikutnya merek yang memiliki
persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan indikasi
8
Lihat Miliki Pe sa aa De ga E t a Joss, PN Niaga Batalka Me ek E e joss http:www.hukumonline.comberitabacahol12866miliki-persamaan-dengan-extra-joss-pn-
niaga-batalkan-merek-enerjos dilihat pada 19-05-2016 pukul 21:23
Geografis merupakan alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran merek. Dalam konotasiumum indikasi Geografis adalah suatu penandaan asal barang a
maker og origin for goods yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya, “Made
In England”. Indikasi tidak langsung berupa bendera Inggris atau bendera Amerika, atau wilayah tertentu untuk menyebutkan produk seperti “Mozzarella”
Italian, “Fate” Yunani, “Camembert” Perancis.
9
Indikasi Geografi, seperti merek merupakan tanda yang menunjukan asal barang. Namun berbeda dengan
merek, indikasi Geografis memliki dua fungsi.
10
Suatu merek harus ditolak bila pendaftarannya merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama
badan hukum milik orang lain kecuali sudah ada persetujuan dari yang bersangkutan.
Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional, atau lembaga
internasional juga harus ditolak pendaftarannya kecuali sudah ada persetujuan. Satu contoh seorang berkewarganegaraan Inggris bernama Russel Vince
mengugat merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Pte Ltd. Russel Vince menggugat Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Pte Ltd. Atas kemiripan merek
9
Rahmi Jened P.N Op. Cit., hal 118.
10
Christoper Heath, The Protection of Geographical Indications , Japan Patent Of-fice, Asia
Pasific Industrial Property Centre-Japan Invention and Innovation, Tokyo, 2001, hal. 1-4. Dikutip dari Rahmi Jened P.N Op. It., hal. 119.
cap kaki tiga dengan lambang negara Isle Of Man.
11
Suatu merek juga tidak dapat diterima pendaftarannya bila merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap atau
stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah ada persetujuan tertulis. Adapun contoh tanda atau stempel negara, misalnya
UNESCO, ASEAN dan lain-lain. Selain itu pendaftaran suatu merek juga harus ditolak oleh Ditjen HKI jika merek yang akan didaftar mempunyai persamaan
baik keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barangjasa yang sejenis.Ketika A sudah memiliki merek terdaftar GEULIS
untuk jenis barang pakaian jadi, pendaftaran GEULIS, GEULEES, atau GAULIES oleh B pada jenis barang pakaian jadi akan ditolak
.
Merek juga tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebutmenerangkan barangjasanya itu
sendiri. Satu contoh apple tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk buah- buahan, tapi bisa didaftar untuk merek produk elektronik. Seperti yang telah
dijelelaskan diatas, bahwa apple adalah kata yang umum untuk bentuk dari buah apple.
12
Satu perbandingan terhadap sistem pendaftaran yang diatur dalam Lanham Act dimana generic term tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Akan tetapi
11
Lihat Mi ip La a g Nega a, Me ek Cap Kaki Tiga Keok
http:www.hukumonline.comberitabacalt51b74cd445c80mirip-lambang-negara--merek- cap-kaki-tiga-keok dikutip pada 19-05-2016
pukul 22:14 WIB
12
Dikutip dari http:www.hki.co.idmerek.html pada 19-05-2016 pukul 23:14
. WIB
dalam peraturan tersebut pendaftaran merek bukanlah hal yang wajib oleh karena di Amerika Serikat menganut sistem deklaratif, dimana pendaftarakn bukanlah
suatu keharusan sehingga untuk mendapatkan hak atas merek hal ini bukanlah syarat mutlak. Karena pendaftaran dalam hal ini hanya untuk memudahkan
pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai pemakai pertama. Sehingga apabila merek yang dimiliki produsen merupakan
makna generic merek tersebut dapat tetap berlaku. Karena kembali mengingat bahwa pendaftaran bukanlah hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan hak
atas merek tersebut. Dan dengan mengubah persepsi konsumen terhadap merek tersebut menjadi merek yang semula generic menjadi merek yang tidak generic.
Dengan sistem deklaratif merek tersebut dapat terdaftar jika terbukti bahwa pemegang merek tersebut merupakan penemu pertama atas merek tersebut.
B. Daya Pembeda dan Secondary Meaning
Kategori