dalam peraturan tersebut pendaftaran merek bukanlah hal yang wajib oleh karena di Amerika Serikat menganut sistem deklaratif, dimana pendaftarakn bukanlah
suatu keharusan sehingga untuk mendapatkan hak atas merek hal ini bukanlah syarat mutlak. Karena pendaftaran dalam hal ini hanya untuk memudahkan
pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai pemakai pertama. Sehingga apabila merek yang dimiliki produsen merupakan
makna generic merek tersebut dapat tetap berlaku. Karena kembali mengingat bahwa pendaftaran bukanlah hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan hak
atas merek tersebut. Dan dengan mengubah persepsi konsumen terhadap merek tersebut menjadi merek yang semula generic menjadi merek yang tidak generic.
Dengan sistem deklaratif merek tersebut dapat terdaftar jika terbukti bahwa pemegang merek tersebut merupakan penemu pertama atas merek tersebut.
B. Daya Pembeda dan Secondary Meaning
1. Konsep daya pembeda
Hak atas Kekayaan Intelektual HKI di Indonesia terbagi kedalam emapat kategori, salah satunya ialah merek. Pada rezim merek yang dilindungi adalah
mengenai simbol-simbol, kata, frase, dan nama yang menunjukan identitas suatu barang danatau jasa yang berhubungan dengan barang danatau jasa tersebut. Dan
yang menjadi kebikajan dasar dari suatu merek adalah melindungi merek yang
telah terdaftar yang digunakan untuk membedakan identitas barang danatau jasa. Sesuai fungsinya tersebut merek harus memiliki daya pembeda. Di indonesia
ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam Pasal 1 Angka 1 menentukan: “merek adalah tanda yang berupa
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan menjadi unsur utama dalam pengertian merek tersebut adalah memiliki daya pembeda dan digunakan untuk
perdagangan barang atau jasa. Tanda yang dikaitkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan sebagai
berikut:
13
a. Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use; b. Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after
development of consumer association secondary meaning; c. Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection
regardless of length of use. Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda Inherently distinctiveness
dan dapat segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang dibentuk dari kata temuan invented words yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek mencakup
tanda yang bersifat: fanciful, arbitrary dan suggestive. Merek yang dibentuk dari kata khayalan fanciful, bahkan kata-kata yang tidak ada dalam kamus paling baik
13
Rahmi Jened P.N Op.Cit., h. 208.
untuk dijadikan merek karena tidak saja baru, tetapi juga secara substansi jelas berbeda dengan kata yang digunakan pada umumnya.
14
Contohnya, Blackberry untuk merek telepon seluler handphone, Google untuk mesin pencarian di internet, Dagadu Yogyakarta. Merek yang berubahubah
arbitrary menampilkan merek yang sama bekali tidak terkait dengan produk, contohnya, Apple untuk komputer, Jaguar untuk mobil. Merek yang bermaksud
memberikan kesan suggestive dikaitkan dengan imajinasi konsumen untuk menerjemahkan informasi yang disampaikan melalui merek dan kebutuhan
pesaing untuk menggunakan kata yang sama, contohnya, Facebook untuk jejaring pertemanan di internet. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila
tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
Ada beberapa alasan mutlak untuk menjadikan suatu merek tersebut menjadi suatu merek yang sah dan pemilik merek mempunyai hak atas merek tersebut
diantaranya adalah Daya Pembeda seperti dalam pengertian tersebut: “Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa
adanya daya pembeda yang cukup cabable of distinguishing. Maksudnya tanda yang dipakai sign tersebut mempunyai kekuatan
untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan
14
Lihat Membangun Secondary Meaning Suatu Merek Yang Bersifat Descriptive Dalam Perdagangan Barang dan Jasa
www.kemendag.go.id dikutip pada 23-05-2016 pukul 2:49 WIB.
dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau
“individualisering” pada barang atau jasa bersangkutan.”
15
Akhir tahun 2015 adalah menjadi sebuah awal era perubahan sistem perdagangan di negara-negara ASEAN. Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi
ASEAN MEA, maka produk-produk dari ASEAN akan dengan mudah dipasarkan di seluruh negara-negara ASEAN. Hal ini memiliki dampak untuk
dunia industri dan perdagangan di Indonesia. Akan semakin banyak produk- produk yang sama dan kemungkinan besar juga memiliki nama yang mirip atau
bahkan sama. Selain itu, dengan perkembangan internet yang begitu pesat juga telah membuka pintu gerbang perdagangan global. Kita dapat menjual produk-
produk lokal ke luar negeri atau sebaliknya hanya dengan menggunakan website atau bahkan media sosial.
16
Sehingga dengan demikian suatu daya pembeda bagi sebuah merek adalah sangat penting. Dengan memiliki daya pembeda yang cukup
suatu merek barang atau jasa memiliki identitasnya sendiri atas merek lain.
Dengan memiliki daya pembeda merek tersebut akan memberikan tanda pengenal atas barang dan jasa dari hasil suatu produksi. Sekaligus juga
menghubungkan barang dan jasa dengan produsennya. Sehingga merek tersebut
15
Muhamad Jumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual sejarah teori dan prakteknya d Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal. 156.
16
Lih at Ma faat Pe li du ga Me ek U tuk “e uah Bis is
http:startuphki.commanfaat- perlindungan-merek-untuk-sebuah-bisnis
dikutip pada 21-05-2016 pukul 14:28 WIB.
memiliki kepribadian individuality, dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Dengan adanya daya pembeda atas suatu merek
hal ini juga memberikan jaminan nilai kualitas dari barang dan jasa dengan barang dan jasa sejenis lainya yang dihasilkan oleh produsen berbeda.
2. Secondary meaning
