Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek di atas, jika dikaitkan dengan merek Bodycology milik
penggugat, dapat dikatakan bahwa merek Bodycology milik penggugat merupakan merek terkenal. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2
ayat 2 Joint Recomendatin Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks, dimana penggugat telah mendaftarkan merek
Bodycology nya di berbagai negara, antara lain: 1
Merek Bodycology atas nama penggugat telah terdaftar dibawah registrasi 1,719,286, di Amerika Serikat tanggal 22 September 1992,
untuk kelas 03 A.S. kelas 1,4,6,50,51 dan 52. 2
Merek Bodycology atas nama penggugat juga telah terdaftar dibawah dibeberapa negara Uni Eropa dengan No. 006995617 meliputi negara-
negara: Spanyol, Inggris, Belanda, Denmark, Perancis, Italia, Rumania, Hugaria, Lithuania, Islandia dan Cekoslavia sejak tahun
2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3,25,28,44.
3 Merek Bodycology atas nama penggugat telah terdaftar di negara
Jepang dibawah nomor 5.326.291 tanggal 28 Mei 2010, untuk kelas 03, 25, dan 28.
4 Merek Bodycology atas nama penggugat telah terdaftar di negara Chili
dibawah nomor 925391 tanggal 20 Juli 2011 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3,25,28.
5 Merek Bodycology atas nama penggugat telah diajukan permohonan
pendaftarannya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual HKI dengan nomor agenda D00-2011013471 tanggal 06 April 2011 untuk
melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03. Dengan merujuk pada bukti pendaftaran merek Bodycology milik
penggugat yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa merek Bodycology milik
penggugat bukanlah merupakan suatu merek terkenal. Merek Bodycology milik penggugat telah terdaftar di banyak negara, dimana menurut penulis
hal itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa merek Bodycology milik penggugat sebagai kriteria merek terkenal.
Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yang menyatakan bahwa “Penolakan permohonan yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang danatau jasa yang sejenis dilakukan dengan
memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi
merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar- besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh
pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga
dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan
survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.
”
2. Pembuktian Tentang Itikad Baik
Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan definisinya yang dimaksud dengan itikad baik adalah pemohon
yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain
demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan
konsumen. Paris Convention tidak mengatur kriteria itikad tidak baik secara jelas
dan lengkap. Perlindungan atas suatu merek yang didaftar dengan itikad tidak baik disebutkan dalam Pasal 6 ayat 3 Paris Convention sebagai
berikut: “no limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition
of the use of marks registered or uses in bad faith...”.
Ketentuan ini mengandung maksud bahwa tidak ada jangka waktu yang ditetapkan bagi pemilik hak atas merek untuk meminta pembatalan
dari merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dimana merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan yang menunjukkan itikad tidak
baik.
Merek erat kaitannya dengan persaingan yang tidak jujur unfair competition. Pasal 10 ayat 3 Paris Convention memuat ketentuan bahwa
negara anggota konvensi terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar persaingan yang tidak jujur tidak terjadi. Sedangkan
dalam Pasal 10 ayat 2 Paris Convention disebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktik pelaku usaha dalam bidang
industri dan perdagangan dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur. Pasal ini menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang berkaitan dengan
perbuatan-perbuatan tidak jujur yang dapat menimbulkan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau usaha-usaha industri
dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaingan. Persaingan yang tidak jujur ini dapat berupa upaya untuk
mendompleng atau membonceng ketenaran suatu merek terkenal. Upaya pendomplengan atau pemboncengan termasuk juga dalam tindakan
membajak, meniru, dan menjiplak merek terkenal pihak lain dan kemudian mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual baik
untuk barang yang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis. Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak lain,
mengecoh dan menyesatkan konsumen berkenaan dengan sifat dan asal usul barang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persaingan
tidak jujur tersebut dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.
Dengan kata lain, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang didasarkan atas itikad tidak baik.
Pembatalan suatu merek oleh Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual didasarkan pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek terkenal pihak lain. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik untuk mendompleng atau
membonceng ketenaran merek asing terkenal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu mengeluarkan
biaya untuk melakukan promosi. Jadi, penilaian ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik
timbul dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Berdasarkan definisi itikad baik yang telah penulis jabarkan di atas,
jika dilihat dari sejarahnya merek Bodycology milik penggugat telah ada dan beredar di Amerika Serikat sejak tahun 1992 dan juga telah terdaftar di
Amerika Serikat dengan No. registrasi 1.719.286 di Amerika Serikat tanggal 22 September 1992, untuk kelas 03 A.S.kelas 1,4,6,50,51 dan 52. Selain
itu berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa hakim menilai terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Bodyology milik tergugat dengan
merek Bodycology milik penggugat. Dengan demikian berdasarkan fakta sejarah dan bukti-bukti dokumen, menurut penulis tidak ada alasan bagi
majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memenangkan pihak
Sherly Nyolanda, karena selain bertentangan dengan norma-norma keadilan dan kepatutan, hal itu juga bertentangan dengan fakta hukum dan sejarah,
karena jika dilihat pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sudah jelas dan terbukti bahwa pihak Sherly Nyolanda tidak
mempunyai itikad baik didalam pendaftaran merek Bodycology sebagai mereknya.
Menurut penulis hakim seharusnya juga mempertimbangkan putusannya berdasarkan yurisprudensi yang ada, salah satu yurisprudensi
yang terkenal adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 KSip1972 putusan tenta
ng merek “Tancho”. Menurut penulis perkara merek “Tancho” ini serupa dengan perkara merek Bodycology. Dalam perkara ini PT.
Tancho Indonesia Co. Ltd menggugat Wong A Kiong Ong Sutrisno sebagai Direksi Firma Tokyo Company. Sejak tahun 1961 barang-barang
tersebut telah dikenal di Indonesia karena beberapa pengusaha Indonesia telah
mengimportnya. Kemudian
untuk memperlancar
usaha perdagangannya di Indonesia, Tancho Kabushiki Kaisha mengadakan Joint
venture dengan N.V. The City Factory di Jakarta sehingga terbentuklah PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. Oleh karena itu barang-barang produksi diberi
merek “Tancho” pula, dan sesuai dengan itu PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. Mengajukan pendaftaran merek kepada Dirjen Paten, Merek, dan Hak
Cipta, tetapi ditolak karena telah ada pihak lain yakni Firma Toko Osaka Company yang telah mendaftarkannya terlebih dahulu, yaitu sejak tahun
1965. Gugatan pun dilayangkan oleh PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. kepada
