Gambaran Umum Posisi Perkara Gugatan Pembatalan Atas Pendaftaran

BAB IV PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

PENGADILAN NIAGA DI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PEMBATALAN MEREK

A. Gambaran Umum Posisi Perkara Gugatan Pembatalan Atas Pendaftaran

Merek Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

1. Perkara Nomor 01Merek2001PN. NIAGA.JKT.PST Perkara Merek

SUNSEA BRAND Sengketa merek yang menimbulkan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini bermula dari PT. LAUTAN LUAS. Tbk., yang bertindak sebagai Penggugat merasa berkeberatan atas didaftarkannya merek SUNSEA BRAND dengan logo “LTL” dan lukisan “Matahari Terbit” di bawah Nomor 401680 tanggal 29 Oktober 1997 atas nama Tuan UTAYA YOSOSUDARMO, sebagai pihak Tergugat, yang tidak saja sama pada pokoknya akan tetapi nyata-nyata meniru merek Penggugat, yang seharusnya tidak dapat didaftarkan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Penggugat menyakini persamaan pada pokoknya dan perolehan merek Tergugat tersebut dilandasi dengan suatu itikad tidak baik, karenanya merek Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Menurut dalil Penggugat, Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama dari merek dagang kata LAUTAN LUAS dan LOGO LTL dengan Lukisan Matahari Terbit untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 1,2 dan 3 antara lain segala macam hasil kimia untuk industri, ilmu-ilmu pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, kehutanan, cat-cat, pernis-pernis lak-lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, bahan-bahan warna, bahan-bahan pengering, damar-damar, logam-logam daun dan bubuk untuk keperluan melukis, sediaan untuk memutihkan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, wangi- wangian, minyak-minyakl rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan telah terdaftarnya merek Penggugat secara sah dalam daftar umum merek dan telah pula diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI, oleh karena itu Penggugat menyakini sebagai satu-satunya yang berhak untuk dapat menggunakan sendiri merek terdaftar LAUTAN LUAS dan Logo LTL dengan Lukisan Matahari Terbit di seluruh wilayah Indonesia khususnya untuk produk yang tergolong dalam kelas 1, 2 dan 3. Kemudian selanjutnya atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat intinya mengemukakan beberapa dalil-dalil bantahan, yang pada kesimpulannya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak menarik Departemen Kehakiman Cq Dirjen Merek sekarang Dirjen HAKI sebagai pihak dalam perkara ini karena telah dikeluarkan Sertifikat Merek atas nama Tergugat. Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat dalam gugatannya, karena tidak beralasan sebab proses pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang; Merek kata SUNSEA BRAND dan Lukisan Matahari perahu No. 401680 atas nama Tergugat sebelum didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, juga telah terbit dan dipublikasikan terlebih dahulu dalam Berita Resmi Merek selama 6 bulan, namun dalam tenggang waktu selama itu Penggugat tidak mengajukan keberatan. Kemudian walaupun dari segi etiket merek terlihat ada kemiripan, akan tetapi jenis barang yang diproduksi tidak sama antara merek Penggugat dengan Tergugat, dan juga apabila mengutip Yurisprudensi MA RI dalam putusan No.279PkPdt1992 tanggal Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa antara Merek Rolex untuk jenis barang Rokok dengan merek Rolex untuk jenis barang Arloji dianggap tidak mempunyai persamaan pada pokoknya karena barang yang diproduksi tidak sejenis, berdasarkan alasan-alasan itulah Pihak Tergugat mohon pada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut : mengenai gugatan Penggugat yang tidak menarik Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Cq Dirjen Merek Sekarang Dirjen HAKI sebagai Penggugat dianggap tidak lengkap atau kurang pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 110, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia HAM R.I Cq Dirjen HAKI Cq Direktorat Merek tidak wajib lagi dimasukkan sebagai pihak karena Direktorat Jenderal HAKI akan melaksanakan isi putusan badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yaitu setelah Putusan Peradilan disampaikan oleh Panitera kepada Dirjen HAKI, oleh karenanya menurut hemat Majelis dengan tidak dimasukkannya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Cq Dirjen Haki Cq Direktorat Merek tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dan karenanya keberatan pihak Tergugat tersebut harus dikesampingkan. Kemudian mengenai apakah benar bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek LAUTAN LUAS dengan Logo LTL dan Lukisan Matahari Terbit serta apakah merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 dengan merek Tergugat tersebut, maka untuk membuktikan ada tidaknya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya tersebut majelis hakim akan mengacu kepada ketentuan dari Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu antara lain yang menunjuk pada Pasal 4, 5 atau 6 yang dapat dipakai sebagai landasan dasar gugatan pembatalan pendaftaran merek. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sedangkan menurut Yurisprudensi MA RI dalam putusannya No. 279PKPdt1992 tanggal 6 Januari 1998 yang juga disebut oleh Tergugat merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau pada pokoknya dapat dideskripsi : - Sama bentuk similiarity of form - Sama komposisi similiarity of composition - Sama kombinasi similiarity of combination - Sama unsur elemen similiarity of elements - Persamaan bunyi sound similiarity - Persamaan ucapan phonetic similiarity atau - Persamaan Penampilan similar in appereance Kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1, sampai dengan P-8 yaitu berupa permohonan pendaftaran dan sertifikat merek LAUTAN LUAS dan Lukisan Matahari Terbit dan Logo LTL, maka telah terbukti bahwa Penggugat sejak tanggal 22 Juni 1972 telah menggunakan merek dagangnya LAUTAN LUAS dan Logo Matahari Terbit serta Logo LTL, dan telah terdaftar pula pada Direktorat Jenderal HAKI. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Adapun untuk merek LAUTAN LUAS dan Logo LTL dalam lukisan oval juga telah didaftarkan pada Dirjen HAKI. Sementara itu dari bukti Tergugat yaitu T-1 yang sama dengan bukti Penggugat P- 28 yaitu berupa sertifikat Merek milik Tergugat yang ternyata baru didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 1997 No. 401680 untuk kelas barang 1 dengan jenis barang; segala macam hasil kimia untuk industri bahan pewarna, makanan, minuman, cat, pernis dan lak. Dari bukti Penggugat dan Tergugat tersebut maka jika dilihat dari segi bentuk yang terdapat dalam etiket merek milik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menggunakan Logo LTL dan Matahari Terbit dalam lukisan Oval, sedangkan perbedaannya hanya merek Penggugat diikuti oleh kata-kata LAUTAN LUAS sedangkan merek Tergugat diikuti dengan kata-kata SUNSEA BRAND yang artinya sun adalah matahari, sedangkan sea adalah laut yang sama-sama melukiskan laut dan matahari. Kemudian juga jika dilihat dari segi jenis barang yang sama yaitu sama-sama hasil kimia untuk industri bahan warna, mengawetkan bahan makanan, cat, pernis-pernis dan lok, yang termasuk dalam kelas barang 1, 2 dan 3. Dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan antara merek Penggugat dengan merek Tergugat terdapat : - Sama bentuk - Sama komposisi - Sama kombinasi dan sama unsur elemennya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa merek Penggugat dan Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis barang yang sejenis dalam kelas 1. Kemudian selanjutnya sekarang apakah benar bahwa menurut Penggugat perolehan hak merek Tergugat SUNSEA BRAND dan Logo LTL dan Lukisan Matahari Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Terbit oleh Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik, sedangkan sementara itu menurut Tergugat merek Tergugat tersebut dapat diperoleh dengan prosedur dan dengan syarat sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang. Untuk hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan Penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001, bahwa yang dimaksud pemohon beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh ini sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur-unsur kesengajaan dan meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut. Maka berdasarkan bukti P-9, P-10, dan P-11 yang berupa sertifikat merek Logo LTL milik Penggugat yang telah didaftarkan di negara Thailand dengan nomor : 121537 tanggal 20 Oktober 1999, di negara Singapore dengan No :T990688OD tanggal 5 Juli 1999, di negara Taiwan No :00929406 tanggal 16 Februari 2001, dan berdasarkan bukti P-12, P-13, P-14, dan P-15 yaitu berupa Asli label SUNSEA BRAND dan Logo LTL dan lukisan Matahari Terbit milik Penggugat dan telah pula digunakan sebagai anak perusahaan Penggugat. Kemudian berdasarkan bukti P-16 sampai dengan P-27 yaitu yang berupa bukti Surat Setoran Pajak SSP dan PT. LAUTAN LUAS PEWARNA dimana selaku penyetorwajib pajak adalah Saudara UTAYA YOSODUDARMO Tergugat sejak 8 Februari 1996 sampai dengan bukti setoran pajak tanggal 9 Januari 1997, serta Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 juga bukti tambahan Penggugat yaitu P-29 sampai dengan P-32 yaitu mengenai perubahan nama dan alamat PT. LAUTAN LUAS menjadi PT. LAUTAN LUAS Tbk., serta telah pula diumumkan dalam tambahan berita Negara RI. Dari fakta-fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat UTAYA YOSOSUDARMO pernah berkerja sebagai karyawan dari anak perusahaan LAUTAN LUAS Tbk, tersebut. Sehingga Tergugat yang telah mendaftarkan mereknya SUNSEA BRAND dengan logo LTL dan Lukisan Matahari Terbit dalam lingkaran oval yang tidak saja sama pada pokoknya dengan Merek Penggugat akan tetapi juga meniru merek Penggugat, atau setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dan meniru merek dagang milik Penggugat tersebut. Berdasarkan atas fakta dan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat telah terbukti perolehan hak merek Tergugat tersebut dilandasi dengan itikad tidak baik, oleh karena itu tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum. Pendapat Tergugat dalam kesimpulannya yang mengutip Putusan Mahkamah Agung RI No.279PKPdt1992 tanggal 6 Januari 1998, Majelis Hakim sependapat dengan tolak ukur untuk menentukan apakah merek yang digunakan sama pada pokoknya atau keseluruhannya, akan tetapi dalam kasus ini tidak dapat disamakan dengan kasus merek Rolex untuk jam dan Rolex untuk Rokok yang jelas beda jenis barangnya, dan oleh karena itu sanggahan atau pendapat Tergugat tersebut, harus dikesampingkan. Dan oleh karena telah terbukti bahwa merek Tergugat yang telah didaftarkan dengan No : 401680 tanggal 29 Oktober 1997 pada Departemen Kehakiman Cq Dirjen HAKI, mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek milik pihak Penggugat, juga perolehan hak merek Tergugat tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik maka merek Tergugat tersebut, harus dibatalkan pendaftarannya. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Kemudian untuk itu maka diperintahkan pada Panitera untuk segera menyampaikan isi putusan ini kepada Direktorat Jenderal HAKI dikarenakan untuk pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek tersebut dilakukan oleh Dirjen HAKIDepartemen Kehakiman RI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dengan memperhatikan Pasal 68 ayat 1, Pasal 4, 5 dan 6 serta Pasal 70 dan 71 dari Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Perkara Nomor 06Merek2001PN. NIAGA.JKT.PST Perkara Merek

AUDEMARS PIGUET dan AP AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A. yang bertindak sebagai Penggugat, merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Switzerland, berkedudukan di 16, Route de France, Le Chenit Le Brassus, Switzerland, yang melakukan gugatan terhadap PT. ADI PERKASA BUANA dan Pemerintah Republik Indonesia; Cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; Cq. Direktorat Merek dan Rahasia Dagang disebut, masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik merek terkenal dari Merek Dagang AUDEMARS PIGUET yang telah terdaftar pada Tergugat II pada tanggal 15 Desember 1994 dibawah nomor : 319.300 untuk jenis barang-barang dalam kelas 14 dan juga telah terdaftar diberbagai negara; selain itu Penggugat juga pemilik merek AP yang telah terdaftar pada Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 1995 dibawah nomor : 316.850 untuk jenis barang- barang dalam kelas 14, akan tetapi ternyata Tergugat II juga telah mendaftarkan merek AP AUDEMARS PIGUET atas nama Tergugat I pada tanggal 25 Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Nopember 1998 dibawah nomor : 419.402 sebagai perpanjangan pendaftaran merek nomor : 238.167, tanggal 22 Agustus 1988 untuk jenis barang-barang dalam kelas 14, dan merek Tergugat I tersebut ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dan hal tersebut menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dengan suatu Itikad tidak baik, yaitu untuk membonceng ketenaran merek Penggugat sehingga dapat menyesatkan misleading khalayak ramai tentang asal-usul barang dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencapai suatu tujuan secara tidak jujur dishonesty-purpose, oleh karena itu Penggugat memohon agar merek Tergugat I tersebut dibatalkan. Atas dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II menyangkalnya dengan mengemukakan alasan-alasan yang diantaranya, bahwa sesuai dengan asas konstitutif yang dianut oleh hukum merek di Indonesia, yaitu bahwa pendaftaran merek melahirkan hak khusus bagi pemilik merek, maka Penggugat haruslah menghormati merek AP AUDEMARS PIGUET milik Tergugat I yang telah terdaftar di bawah nomor : 419.402, pada tanggal 22 Agustus 1998 yang merupakan perpanjangan merek terdaftar nomor : 238.167, untuk jenis barang-barang dalam kelas 14. Kemudian Tergugat II menambahkan bahwa diantara merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat I, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, karena masing-masing merek mempunyai days pembeda satu sama lain dan jenis barangnya juga berbeda. Gugatan Penggugat juga dinilai oleh Tergugat II tidak memenuhi unsur Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Sedangkan Tergugat I selama terjadinya proses persidangan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, karena itu perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat I. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut : yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat adalah pemilik merek terdaftar AUDEMARS PIGUET dan MEREK AP, apakah benar merek milik Penggugat termasuk merek terkenal well known mark, apakah benar merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat I sehingga merek milik Tergugat I tersebut harus dibatalkan. Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa berdasarkan surat bukti P-2, maka diperoleh fakta bahwa merek AUDEMARS PIGUET telah terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI Tergugat II pada tanggal 15 Desember 1994 dibawah nomor : 319.300 atas nama Societe Anonyme De La Manufacture D’horlogerie Audemars Piguet cie pada tanggal 11 Nopember 1994 dibawah nomor : 316.580 untuk jenis barang-barang dalam kelas 14, kemudian berdasarkan surat bukti P3b diperoleh fakta bahwa Societe Anonyme De La Manufacture D’horlogerie Audemars Piguet cie telah berubah nama menjadi Groupe Audemars Piguet S.A. Penggugat dan perubahan nama tersebut telah dilaporkan kepada Tergugat II. Maka berdasarkan surat bukti P2, P3a dan P3b tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pemilik merek terdaftar AUDEMARS PIGUET dan merek AP untuk jenis barang-barang dalam kelas 14. Selanjutnya apakah merek milik Penggugat tersebut termasuk merek terkenal well known mark, maka berdasarkan kriteria merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 adalah pengetahuan umum masyarakat tentang suatu merek dibidang usaha yang bersangkutan. Reputasi suatu merek yang diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi diberbagai negara dan disertai bukti pendaftaran merek di berbagai negara. Kemudian bila dihubungkan berdasarkan surat bukti P-1, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah membuat jadwal promosi barang-barang yang menggunakan merek AUDEMARS PIGUET disekitar 60 enam puluh negara di dunia, yaitu sepanjang tahun 2001, kemudian berdasarkan surat bukti P-4 sampai dengan P-10 diperoleh fakta bahwa merek AUDEMARS PIGUET milik Penggugat telah terdaftar di beberapa negara antara lain : Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand. Kemudian berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-4 samapai dengan P-11 telah diperoleh fakta bahwa merek AUDEMARS PIGUET milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara, yaitu : Indonesia, Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand; dan sepanjang tahun 2001 Penggugat telah menjadwalkan promosi barang-barang yang menggunakan merek tersebut di sekitar 60 enam puluh kota di dunia; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa merek AUDEMARS PIGUET termasuk merek terkenal well known mark. Namun untuk merek AP milik Penggugat berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P- 11 tersebut, ternyata hanya terdaftar di Indonesia dan dari surat-surat bukti tersebut tidak satupun dapat dipergunakan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempopulerkan merek AP tersebut; baik melalui promosi atau investasi di berbagai negara; oleh karena itu merek AP milik Penggugat tidak termasuk sebagai merek terkenal. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Dalam hal apakah benar merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Kemudian bila berdasarkan surat bukti P-12 yang sama dengan T.2.1, maka diperoleh fakta bahwa merek AP AUDEMARS PIGUET telah terdaftar atas nama PT. Adi Perkasa Buana Tergugat I pada tanggal 25 Nopember 1998 di bawah nomor : 419.402 sebagai perpanjangan merek terdaftar nomor : 238.167, tanggal 22 Agustus 1988 untuk jenis barang dalam kelas 14 yaitu: jam tanganarloji, jam weker, jam dinding, jam meja dan alat pengukur waktu lainnya. Kemudian berdasarkan surat bukti P-2 diperoleh fakta bahwa merek AUDEMARS PIGUET milik Penggugat terdaftar di Indonesia untuk jenis barang-barang dalam kelas 14 yaitu logam-logam mulia serta campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang disepuh dengan bahan-bahan itu, yaitu: barang-barang karya tangan, barang-barang hiasan, piring-piring dan pinggan-pinggan, hiasan tengah meja, asbak, geretan, kotak tempat cerutu danatau sigaret, pipa cerutusigaret, peniti dan kancing manset, liontinanting- anting, perhiasan-perhiasan, permata, batu berharga dan kotak-kotak untuk hiasan. Selanjutnya untuk merek AP Penggugat berdasarkan bukti P-3a diperoleh fakta bahwa merek AP Milik Penggugat terdaftar untuk jenis barang dalam kelas 14, yaitu logam mulia, serta campuran-campurannya dan bahan-baha itu, yaitu barang-barang karya Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 tangan, barang-barang hiasan, piring-piring dan pinggan-pinggan, hiasan tengah meja, asbak, geretan, kotak tempat cerutu danatau sigaret, pipa cerutusigaret, peniti dan kancing manset, liontinanting-anting, perhiasan-perhiasan, permata, batu berharga, lonceng-lonceng dan jam-jam, yaitu segala macam bentuk jam, yaitu jam tangan dan perlengkapannya, jam dinding, jam meja, jam beker dan pesawat-pesawat pengatur waktu lainnya . Maka berdasarkan bukti P-2, P-3a, P-12, T.1.2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa merek AUDEMARS PIGUET milik Penggugat dan merek AP AUDEMARS PIGUET milik Tergugat I telah digunakan untuk barang yang tidak sejenis not similar goods; akan tetapi merek AP milik Penggugat dan merek Tergugat I tersebut digunakan untuk beberapa jenis barang yang sama, yaitu jam tangan, jam beker, jam dinding, yaitu meja dan alat-alat pengukur waktu lainnya. Namun bila dilihat selanjutnya ternyata merek AP milik Penggugat terdaftar pada tanggal 11 Nopember 1994, sedangkan merek Tergugat I telah didaftar pertama kali pada tanggal 22 Agustus 1988, oleh karena itu merek Tergugat I telah lebih dahulu didaftarkan dari pada merek AP milik Penggugat tersebut dan oleh karena itu pula meskipun merek AP milik Penggugat dan merek AP AUDEMARS PIGUET mempunyai persamaan pada pokokya untuk barang yang sejenis, akan tetapi oleh karena merek Tergugat I lebih dahulu didaftarkan dan ternyata merek AP milik Penggugat tersebut bukanlah merek terkenal well known mark, maka pendaftaran merek AP milik Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk pembatalan merek Tergugat I berdasarkan azas identifical sign for identical good or service sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan konvensi Paris. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Kemudian juga bila dihubungkan dengan Pasal 16 ayat 3 TRIP’s menentukan secara mutatis mutandis Pasal 5 bis konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa yang tidak sejenis not similar goods dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa yang bersangkutan akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilih merek terkenal indicated a connection between those goods or service dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian tersebut likely to be damaged by such use. Namun bila dilihat selanjutnya penggunaan merek AP AUDEMARS PIGUET oleh Tergugat I menurut Majelis Hakim hanyalah untuk membonceng ketenaran merek AUDEMARS PIGUET milik Penggugat, dan oleh karena itu pula Tergugat I di dalam menggunakan merek AP AUDEMARS PIGUET tersebut telah dilandasi oleh itikad tidak baik bad faith. Dalam hal tersebut majelis hakim memberi pertimbangan bahwa walaupun merek terkenal AUDEMARS PIGUET milik Penggugat dan merek AP AUDEMARS PIGUET mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis barang yang berbeda, akan tetapi penggunaan merek AP AUDEMARS PIGUET oleh Tergugat I tersebut dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, apalagi merek Penggugat tersebut telah digunakan untuk Penggugat untuk jenis-jenis barang berupa jam dan alat-alat pengukur waktu lainnya di beberapa Negara seperti Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Thailand bukti P-4 sd P-10, sehingga akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat tentang asal-usul barang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka merek AP AUDEMARS Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 PIGUET milik Tergugat I haruslah dibatalkan. Sedangkan tuntutan Penggugat agar merek AP AUDEMARS PIGUET dinyatakan sebagai merek milik Penggugat haruslah ditolak, sebab ternyata tidak satupun alat bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk mendukung tuntutan tersebut. Kemudian dikarenakan merek Tergugat I harus dibatalkan, maka Tergugat II diwajibkan untuk mencatat pembatalan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek yang sedang berlaku dan berjalan, dan oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebabkan kepada Tergugat I. Majelis Hakim memberikan pertimbangannya mengingat dan memperhatikan pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2001 dan pasal-pasal peraturan yang berkaitan.

3. Perkara Nomor 04Merek2002PN. NIAGA.JKT.PST Perkara Merek

POLO Pada Perkara Nomor 04Merek2002Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, yang menjadi Penggugat adalah PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT, melawan MOHINDAR H.B., selaku Tergugat. Gugatan diajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat merasa sebagai satu- satunya pemilik dan pemegang hak kuasa atas merek kata POLO yang telah terdaftar dalam daftar umum di Direktorat Merek sejak tanggal 12 Desember 1979 dengan nomor pendaftaran 141534, yang kemudian telah diperbaharui dengan nomor pendaftaran No. 254194 tanggal 2 Oktober 1989 dan diperbaharui lagi No. 435926 tanggal 27 Desember 1999 untuk melindungi jenis barang antara lain segala macam pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas 25. Karenanya Penggugat mempunyai hak khusus atas merek kata Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 POLO dan atas merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek kata POLO tersebut untuk barang-barang sejenis yang termasuk dalam satu kelas. Namun ternyata atas nama Tergugat telah didaftarkan merek kata POLOPLAYER dalam daftar No. 427547 untuk melindungi jenis barang segala jenis konveksi yaitu pakaian pria, wanita, anak-anak, celana pria, wanita anak-anak, celana dalam, kutang wanita, daster, kaos kaki, sarung tangan, ikat pinggang, topi, Dasi Sepatu, sandal, sol sepatu, termasuk barang dalam kelas 25. Penggugat merasa sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat POLOPLAYER daftar Nomor 427547 tersebut, oleh karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat, karena bunyi ucapan kata dan suara serta tulisan kata POLO pada merek daftar No. 427547 tersebut sama pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat yang sudah jauh lebih dahulu terdaftar dan untuk melindungi barang yang sama dan sejenis yaitu pakaian termasuk dalam satu kelas barang yaitu 25. Sehingga Penggugat menyakini bahwa maksud dari Tergugat untuk mendaftarkan merek POLO dengan tambahan kata PLAYER yang mempunyai persamaan pada pokoknya tersebut, adanya niat untuk membonceng pada ketenaran merek POLO milik Penggugat yang telah dibina selama bertahun-tahun dan dengan biaya yang tidak sedikit. Sehingga nantinya jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdayamenyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul dan kwalitas barang, hal mana jelas tidak akan menguntungkan Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek kata POLO yang terdaftar secara sah di Direktorat Merek serta jauh lebih dahulu dari merek daftar No. 427547 milik Tergugat tersebut. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Adapun menurut ketentuan Pasal 68 ayat 1 Jo. Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001. Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek daftar No. 427547 atas nama Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya. Untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan, menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek dagang POLO untuk jenis barang dalam kelas 25, menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas, antara merek Tergugat POLOPLAYER daftar No. 427547 dengan merek POLO milik Penggugat, membatalkan pendaftaran merek daftar No.427547 dengan segala akibat hukumnya, serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Atas gugatan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :Gugatan Penggugat Kadaluarsa dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam ketentutan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sementara pendaftaran Merek POLOPLAYER tergugat telah terdaftar dan digunakan sejak tahun 1989, sehingga merek tersebut sudah 13 tahun terdaftar pada Direktorat Merek. Maka berdasarkan hal tersebut maka gugatan pembatalan Penggugat sekarang ini telah lewat waktu kadaluarsa dan tidak dapat diajukan sebagai gugatan pembatalan merek terhadap merek POLOPLAYER Tergugat yang sudah terdaftar selama 13 tahun, dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian Penggugat juga menganggap gugatan Penggugat kurang lengkap, dikarenakan Direktorat Merek sebagai instansi yang mengeluarkan Sertifikat Merek tidak diikutsertakan dalam gugatan pembatalan merek. Sebagaimana Pasal 77 Undang- undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang merek, yang menegaskan bahwa Direktorat Merek adalah penyelenggara administrasi atas merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan dilaksanakan oleh kantor merek. Dilandasi dengan dasar tersebut di atas serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya Pasal 70 ayat 2 dan 3 jo Pasal 80 ayat 7 dimana gugatan merek akan diajukan kepada para pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II Direktorat Merek yang nantinya hasil keputusan Pengadilan Niaga, akan segera dilaksanakan isi putusan Pengadilan Niaga oleh Direktorat Merek berdasarkan dalil tersebut di atas jelas, bahwa gugatan pembatalan merek sekarang ini kurang lengkap, dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tergugat selanjutnya di dalam pokok perkara menolak seluruh permohonan gugatan Penggugat oleh karena itu Tergugat menolak dalil-dalil dan keterangan Penggugat tersebut dalam gugatannya, kecuali di dalam hal-hal tertentu yang akan diakui oleh Tergugat. Kemudian Penggugat juga menambahkan bahwa tidak benar gugatan pembatalan merek POLOPLAYER daftar Reg. No. 427 547 Perpanjangan dari Reg. No. 246.176 tanggal, 11 Februari 1989, atas: nama Tergugat adalah hak Penggugat, dikarenakan bila gugatan Penggugat mengacu pada pasal 68 ayat 1 Jo. Pasal 6 ayat 1 Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, maka gugatan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara sekarang ini, dikarenakan : - Gugatan Penggugat telah lewat waktukadaluarsa - Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena tidak mengikutsertakan Direktorat Merek sebagai lembaga Administrasi penyelenggara pemberian sertifikat merek. Tergugat juga merasa sebagai pendaftar yang dilindungi Undang-undang berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang merek khususnya pasal 3, sehingga Tergugat mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas suatu merek yaitu POLOPLAYER untuk digunakan barang-barang yang tergolong dalam kelas 25. Kemudian dari merek sengketa ini bila dibandingkan satu sama lain, tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya yang dapat dilihat dari beberapa unsur, dari segi bentuk tulisan, cara penempatan dan pengucapan, karena merek Penggugat menggunakan kata POLO, sedangkan merek Tergugat menggunakan kata POLOPLAYER yang bentuk tulisan dan tata letak tulisan masing-masing mempunyai daya pembeda yang sangat dominan satu sama lainnya, sehingga jelas antar merek yang dipersengketakan tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya karena masing-masing merek mempunyai daya pembeda satu sama lain, sehingga, dapat dibedakan mana hasil produksi Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian antara merek sengketa tidak terdapat persamaan pada jenis barang satu sama lainnya, untuk menentukan adanya persamaan jenis barang yaitu dengan memperhatikan adanya persamaan sifat, cara pembuatannya dan tujuan penggunaannya sebagaimana penjelasan pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1997 atau menurut Keputusan tetap Mahkamah Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Agung RI No.279PKPdt1992 tanggal 6 Januari 1992 untuk menentukan barang sejenis dapat dideskripsikan sebagai berikut : - Persamaan pemeliharaan yang diperlukan konsumen ; - Nyata-nyata membingungkan dan adanya kaitan erat antara barang merek yang satu dengan barang yang lain ; Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka merek sengketa sekarang ini tidak terdapat persamaan untuk barang sejenis, karena secara faktual berbeda sedemikian rupa jenis barang merek Penggugat dan Tergugat, merek yang dipersengketakan tersebut juga berebeda sifat, sehingga dapat membedakan hasil produk Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu secara faktual sengketa merek sekarang ini tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 Undang- undang No.14 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim dapat diuraikan sebagai berikut, mengenai Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan pasal 69 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001 karena telah terdaftar selama 13 tahun, sedangkan menurut Penggugat bahwa gugatan tersebut tidak kadaluarsa dengan mengacu pada aturan peralihan pasal 96 2 dan pasal 97 Undang- undang No.15 Tahun 2001. Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa Pasal 96 ayat 2 menentukan bahwa “semua merek yang telah terdaftar berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.14 Tahun 1997 Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 tentang merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini selama sisa jangka waktu pendaftarannya”, lebih lanjut pasal 97 menentukan “Terhadap merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat 2 tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5 atau pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun bila dilihat dan dengan memperhatikan bunyi dari kedua pasal tersebut, menurut Majelis Hakim maksud dari pasal 96 2 adalah perlindungan merek atas sisa waktu berlakunya, sedangkan pasal 97 yang kemudian menunjuk pasal 96 2 dimaksud bahwa terhadap sisa waktu perlindungan merek tersebut tetap dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan pada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5 atau pasal 6 Undang-undang No.15 Tahun 2001, akan tetapi tetap terikat oleh ketentuan pasal 69 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Dengan demikian jelas pasal 96 2 jo. Pasal 97 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasaralasan untuk menyatakan bahwa gugatan ini belum kadaluwarsa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ; Kemudian dalam gugatan Penggugat jelas dikemukakan dasar gugatannya yaitu pasal 68 ayat 1 jo pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan didasarkannya gugatan Penggugat pada pasal 4 tentang pendaftaran merek harus didasari itikad baik, dimana menurut penjelasan pasal 69 ayat 2 gugatan dengan dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu, maka gugatan Penggugat belum kadaluarsa oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak. Mengenai tidak digugatnya kantor merek dalam perkara HaKI tidak menyebabkan pihak dalam perkara ini tidak lengkap sebab berbeda dengan Undang-undang Nomor 14 Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Tahun 1997 yang secara tegas menentukan pihak yang digugat yaitu pihak pendaftarpemilik merek yang digugat dan kantor merek, undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tidak menegaskan hal tersebut bahkan dalam pasal 70 3 Kantor merek atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib membatalkan pendaftaran merek yang telah dinyatakan batal atau dibatalkan oleh Pengadilan Niaga, maka dengan adanya kewajiban yang ditegaskan oleh undang-undang terhadap kantor merek, dengan sendirinya tanpa digugatpun kantor merek wajib melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum itulah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak. Kemudian selanjutnya Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan yang didasarkan penjelasan Pasal 4 yang menegaskan bahwa “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”. Selanjutnya dari penjelasan pasal 4 tersebut menurut Majelis Hakim terdapat hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik yaitu : - Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain ; - Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang, atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain. Namun untuk membuktikan adanya suatu niat harus dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan permulaan yang dalam kasus merek harus nyata dengan adanya pendaftaran Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 dan atau adanya penggunaan suatu merek, dan untuk mengetahui apakah pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat dapat menguntungkan Tergugat, serta merugikan Penggugat sebagai pemilik merek POLO dan juga konsumen, sangat erat kaitannya dengan apakah masyarakat konsumen produk dengan merek POLO dapat disesatkan atau terkecoh oleh produk dengan merek POLOPLAYER. Atas permasalah tersebut, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan, bahwa penyesatan konsumen dapat terjadi karena : - Penyesatan tentang asal suatu produk. Hal ini biasa terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas dari suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khusus tersebut ; - Penyesatan karena produsen. Penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu atau kwalitas suatu produk, lalu kemudian dipasaran menemukan suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang ia sudah kenal sebelumnya ; - Penyesatan melalui penglihatan. Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan ; - Penyesatan melalui pendengaran. Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitaan orang lain ; Berdasarkan uraian tersebut baik merek POLO maupun merek POLOPLAYER keduanya terdiri dari kata tanpa lukisan dengan huruf latin tulisan tegak, dan dengan adanya persamaan kata POLO pada awal tulisan POLOPLAYER jelas dapat menyesatkan konsumen karena para konsumen akan mengira bahwa produk dengan Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 merek POLOPLAYER adalah produk yang sama dengan POLO, paling tidak masyarakat konsumen mengira bahwa POLOPLAYER adalah produk dari group POLO milik Penggugat. Sebagai suatu perbandingan Majelis Hakim mengutip pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 20 Juni 1979 Nomor : 1631 KSip1978 yang antara lain berpendapat bahwa “dalam kata sehari-hari dalam hal terdapat rangkaian dua kata, maka kata pertamalah yang memberikan kesan yang pokok pada ingatan pembeli Indonesia “. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produk milik Tergugat dengan merek POLOPLAYER dapat laku di pasaran karena masyarakat konsumen telah mengenal sebelumnya produk dengan merek POLO, hal mana jelas dapat merugikan pemilik merek POLO yakni Penggugat serta masyarakat konsumen. Mengenai adanya persamaan pada pokoknya, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan adanya persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaana bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Selanjutnya bila dilihat dalam beberapa putusan MA, yang berpendapat bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya harus dilihat secara keseluruhan atas unsur-unsur dari merek tersebut vide Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Putusan Mahkamah Agung No, 2355 KPdt1999 tanggal 26 Juni 2000, Putusan Nomor 110 KPdt1999. Sedangkan menurut pendapat SOEGONDO SOEMODIREJO, SH. Dalam bukunya Merek Dagang Indonesia halaman 16 berpendapat bahwa “persamaan pada pokoknya ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek yang sudah ada sebelumnya”. Berdasarkan hal-hal tersebut, yakni ketentuan pasal 6 beserta penjelasannya, Putusan Mahkamah Agung serta doktrin, maka menurut Majelis Hakim persamaan pada pokoknya dapat ditentukan dengan cara memperhatikan : - Adanya persamaan bunyi atau ucapan; - Cara penulisan hurufkata; - Penempatan unsur-unsur pokok; - Menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudak dikenal luas dalam masyarakat; - Untuk barang yang sejenis. Apabila membandingkan merek POLO bukti P.1 dan merek POLOPLAYER bukti T.1 ternyata bahwa baik bunyi ucapan, cara penulisan dengan huruf latin tegak terdapat persamaan, maka dari itu merek POLOPLAYER jelas dapat menyesatkan konsumen, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim Merek POLOPLAYER mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO. Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 dalil-dalil gugatannya tersebut tentang adanya itikad buruk serta adanya persamaan pada pokoknya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dan pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat meskipun telah berlangsung selama 13 tahun harus dibatalkan, dan berdasarkan pasal 70 3 Direktorat Merek wajib untuk melaksanakan pembatalan tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan memperhatikan pasal 4, pasal 6, pasal 68, pasal 69 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta peraturan lain yang bersangkutan.

4. Perkara Nomor 08Merek2002PN. NIAGA.JKT.PST Perkara Merek

Gloria Sengketa yang menimbulkan gugatan pembatalan merek pada perkara Nomor 08Merek2002Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini, yang bertindak sebagai Penggugat adalah IGN HERRY SUYANTO, sedangkan pihak yang digugat adalah Drs. YUSUF DINATA. Dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat merasa sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang atas merek kata Gloria yang telah terdaftar dalam Daftar Umum di Direktorat Merek sejak tanggal 3 Oktober 1996 dengan nomor pendaftaran No. 369919, untuk melindungi jenis barang : abon daging sapi, dendeng daging sapi, dendeng oven daging sapi, abon ayam, dan sejenisnya, termasuk dalam kelas 29. Karenanya Penggugat mempunyai hak khusus atas merek kata Gloria dan atas merek- merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek kata Gloria tersebut untuk barang-barang sejenis yang termasuk dalam satu kelas. Namun ternyata atas nama Tergugat telah didaftarkan merek kata Gloria dengan gambar daftar No. 373369, tanggal Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 pendaftaran 7 November 1996, untuk melindungi jenis barang antara lain abon, daging, ikan, unggas, binatang buruan, saripati daging dan sejenisnya, termasuk ke dalam kelas 29. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat Gloria daftar No. 373369 tersebut, oleh karena merek tersebut mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek Gloria milik Penggugat, karena tulisannya terdiri dari huruf – huruf yang sama, bunyi ucapan kata dan suara sama, serta arti kata Gloria pada merek daftar No. 373369 tersebut mempunyai arti yang sama dengan merek Gloria milik Penggugat yang sudah lebih dahulu terdaftar, dan untuk melindungi barang yang sama dan sejenis termasuk dalam satu kelas barang yaitu kelas 29. Sehingga Penggugat merasa maksud dari Tergugat untuk mendaftarkan merek Gloria dengan tambahan gambar, yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek Gloria milik Penggugat, adalah dengan adanya suatu niat untuk menirumenjiplak merek Gloria milik Penggugat. Sehingga terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat. Hal ini tentu saja nantinya akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdayamenyesatkan masyarakat atau khalayak ramaikonsumen tentang asal usul dan kwalitas barang, hal mana jelas tidak akan menguntungkan Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak kuasa dari merek kata Gloria yang telah terdaftar secara sah di Direktorat Merek lebih dahulu daripada merek milik Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat 1 Jo. Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001, Penggugat merasa sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek daftar No. 373369 atas nama Tergugat tersebut, dengan segala akibat hukumnya. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek dagang Gloria untuk jenis barang : abon daging sapi, dendeng daging sapi, dendeng oven daging sapi, abon ayam, dan sejenisnya termasuk dalam kelas 29, menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis yang termasuk dalam satu kelas, antara merek Tergugat dengan merek Gloria milik Penggugat, membatalkan pendaftaran merek daftar No. 373369 dengan segala akibat hukumnya, menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya, gugatan Penggugat juga kurang pihak dikarenakan gugatan Penggugat tidak menyertakan Direktorat Merek. Diikutsertakannya Direktorat Merek di dalam gugatan dikarenakan pertalian Direktorat Merek dengan suatu kasus gugatan merek cukup jelas diatur dalam Pasal 70 ayat 3, pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehubungan dengan ketentuan hukum di atas, seharusnya Direktorat Merek digugat sebagai salah satu Tergugat, yaitu sebagai Tergugat II. Kemudian juga bila dilihat adalah tidak adil Direktorat Merek hanya dibebani kewajiban untuk membatalkan suatu pendaftaran merek tanpa diberi kesempatan mempergunakan haknya untuk membela diri, karena hak dan kewajiban Direktorat Merek seharusnya diberikan sama. Selanjutnya bila mengacu pada ketentuan hukum Pasal 69 ayat 1 Undang- Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 lima tahun sejak tanggal diterima, sedangkan merek Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 373369 sejak tanggal 7-11-1996, dan Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek Tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28- 2-2002, ini berarti gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 5 lima tahun dari tanggal pendaftaran merek Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan dalam jangka waktu yang melebihi 5 lima tahun dari tanggal pendaftaran merek Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tersebut gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak karena telah kadaluarsa lewat waktu atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian selanjutnya merek dagang lukisan huruf GLORIA dan gambar Malaikat Peniup Terompet milik Tergugat sudah terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Merek Republik Indonesia dengan No. 373.369 tanggal 7-11-1996. Sehingga dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum merek, Tergugat memiliki hak atas merek dagang tersebut dan negara dapat dipastikan memberikan suatu perlindungan hukum bagi Tergugat untuk memakai merek dagang sesuai dengan hak atas merek dagang yang telah diperolehnya. Lalu antara merek Penggugat dan Tergugat berbeda dan tidak sama, sehingga dapat dipastikan para konsumen dapat mengetahui dan membedakan mana hasil produksi Penggugat dan Tergugat. Kemudian bila diperhatikan jenis barang antara hasil produksi Penggugat dan Tergugat jelas terbukti bahwa tidak seluruhnya melindungi barang yang sejenis, dimana antara hasil produksi Penggugat dan Tergugat hanya satu jenis yang sama yaitu abon, sedangkan yang lainnya sangat berbeda dan tidak seluruhnya sama jenis Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 barangnya, itu pun sangat mudah dibedakan, karena etiket abon produksi Penggugat ditambah hanya abon sapi, jadi hanya berupa keterangan padahal abon selain sapi ada lagi abon ayam. Kemudian Penggugat merasa bahwa permohonan pendaftaran merek lukisan huruf GLORIA dan gambar malaikat peniup terompet daftar No.373.669 tanggal 7-11- 1996 telah didaftarkan dengan itikad baik, dikarenakan pengajuan permohonan daftar merek No. 373.369 tanggal 7-11-1996 telah melewati tahap permohonan formal administratif, secara material sudah melalui pemeriksaan substantif di mana telah melewati tahap hasil pemeriksaan yang telah teruji dan ketat yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh para petugaspegawai Direktorat Merek. Bahwa lagipula kata Glory mempunyai arti kata kemuliaan, keagungan. Sedangkan kata Gloria dan gambar lukisan malaikat peniup terompet merupakan hasil kombinasi kreasi Tergugat telah menjelma menjadi merek dagang yang mempunyai ciri khas merek dagang yang mempunyai ciri khas merek dagang yang dimiliki oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat akan membuktikan bahwa justru Penggugatlah yang mempunyai itikad buruktidak baik untuk merebut merek yang telah didaftarkan oleh Tergugat, dimana keadaan yang terjadi sesungguhnya malah Penggugat tidak memakai merek kata Gloria yang telah didaftarkan sesuai dengan daftar merek dagang No. 369.919 tanggal 3-10-1996 yang telah didaftarkannya akan tetapi malah memakai merek lukisan huruf Gloria, dimana merek lukisan huruf Gloria dan gambar malaikat peniup terompet adalah suatu kreasi ciptaan Tergugat, maka jelaslah dalam hal ini, justru Penggugat yang beritikad buruk dan mempunyai niat serta tujuan yang buruk dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Mengingat akan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, maka antara merek Penggugat dan Tergugat tidak terdapat persamaan pada pokoknya, karena untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat harus dipandang pada keseluruhannya sebagai satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian merek tersebut, sehingga dapat dipastikan menurut ketentuan hukum jika diperbandingkan secara berhati-hati dan teliti antara hasil- hasil produksi dan dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat dan pemakaian faktual merek sengketa dalam peredaran tidak akan mungkin menyesatkan masyarakat konsumen maupun khalayak ramai. Maka dari itu Tergugat merasa sebagai pendaftar merek dagang yang jujur dan beritikad baik. Sebagai pemegang hak atas merek dagang yang telah didaftarkan dengan itikad baik, hak atas merek dagang yang telah diperoleh sudah melewati tahap-tahap pemeriksaan yang sangat ketat di instansi Direktorat Merek, jelaslah tidak bisa dikesampingkan begitu saja hanya dengan dalil-dalil Penggugat yang bersifat umum dan terlalu di cari-carimengada ada. Sedangkan Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa gugatan kurang pihak yaitu tidak mengikutsertakan Direktorat Merek sebagai turut Tergugat ; 2. Bahwa gugatan telah daluarsalewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 ; Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Menimbang, bahwa Penggugat atas eksepsi tersebut telah menyangkalnya dengan alasan : 1. Bahwa ada tidak ketentuan yang mengharuskan Direktorat Merek harus diikutsertakan sebagai Tergugat sebab menurut Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 cukup yang digugat hanya pemilik pendaftaran Merek yang mempunyai kepentingan atas merek yang dituntut pembatalan tersebut ; 2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah daluarsalewat waktu karena ada ketentuan peralihan yaitu pasal 96 ayat 2 dan pasal 97 Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001. Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutus perkaranya. Mengenai apa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau konkritnya adalah jawaban segi formalitas dari surat gugatan. Berdasarkan ketentuan HIR hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim, eksepsi ini terdiri dari dua macam ialah eksepsi yang menyangkut kekuasaankewenangan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasankewenangan relatif, kedua macam eksepsi ini termasuk ke dalam eksepsi yang menyangkut hukum acara, yang dalam hukum acara perdata disebut eksepsi Prosecuiil. Kemudian berdasarkan Pasal 136 HIR, putusan mengenai eksepsi selain eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan Hakim, maka putusannya harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Sedangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam beban pembuktian dan akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, maka oleh karena Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak dapat diterima. Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Kemudian sebelum mempertimbangkan pokok perkarasubstansi masalah dalam perkara ini, pengadilan akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diungkapkan dalam eksepsi. Mengenai Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat sudah daluarsalewat waktu berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa berdasar pasal 69 ayat 1 yang dimaksud adalah gugatan pembatalan merek “hanya dapat” dilakukan dalam jangka waktu 5 lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek, merek yang diminta oleh Penggugat untuk dibatalkan pendaftarannya ternyata telah terdaftar atas nama Tergugat sejak tanggal 7 November 1996, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan sah terbukti bahwa telah ada rentang waktu lebih dari 5 tahun jika dihitung sejak Surat Pendaftaran pertama merek Gloria Tergugat yaitu tanggal 7 November 1996 sampai dengan surat Penggugat mengajukan pembatalan pendaftaran merek Gloria milik Tergugat tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 Pebruari 2002 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 28 Pebruari 2002. Atas dasar fakta hukum di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang N0. 15 tahun 2001 tentang merek, yang bersifat imperatif yaitu dengan adanya kata-kata : “hanya dapat”, maka sangatlah beralasan menuntut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah melampaui jangka waktu 5 lima tahun yang diharuskan oleh Pasal 69 ayat 1 Undang- undang No,15 tahun 2001 tentang merek, sedangkan sifat imperatifnya pasal tersebut di atas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 jo Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Pasal 28 Undang- Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang mencerminkan kehendak untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi merek terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku, sebab jika batasan waktu seperti demikian itu 5 tahun tidak ditentukan oleh Undang-undang, maka dalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran merek. Maka atas dasar pertimbangan tersebut di atas, replik Penggugat yang mengambil landasan hukum kepada Pasal 96 ayat 2 dan Pasal 97 Undang-undang Merek No.15 tahun 2001 harus dinyatakan tidak relevan sebab dengan memperhatikan bunyi dari kedua pasal tersebut menurut Majelis maksud dari Pasal 96 ayat 2 adalah perlindungan merek atas sisa masa waktu berlakunya, sedangkan Pasal 97 yang kemudian menunjuk pasal 96 ayat 2 dimaksudkan bahwa terhadap sisa waktu perlindungan merek tersebut tetap dapat diajukan gugatan pembatalan merek tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan pada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau pasal Undang-undang No,15 tahun 2001, namun tetap terikat oleh ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No.15 tahun 2001, oleh karenanya jelas Pasal 96 ayat 2 junto Pasal 97 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasaralasan untuk menyatakan bahwa gugatan ini belum kadaluarsa, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Majelis Hakim selanjutnya juga memberi pertimbangan bahwa gugatan Penggugat jelas dan tegas didasarkan pada persamaan pada pokoknya hal ini juga nampak dari petitum gugatan sehingga berlaku ketentuan Pasal; 69 ayat 1 sedangkan yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat 2 yaitu gugatan yang didasarkan Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 pada itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu. Oleh karena dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah melampau jangka waktu 5 lima tahun sebagaimana diharuskan oleh Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sedangkan dilain pihak replik Penggugat dalam eksepsi yang mengambil landasan hukum kepada Pasal 96 ayat 2 dan Pasal 97 Undang-undang No.15 tahun 2001 telah ditolak oleh Pengadilan Niaga, maka menurut hukum, yang menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa menjadi terbukti secara sah kebenarannya. Kemudian apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga tersebut adalah berkait dengan persyaratan persyaratan formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang berdasar pada Pasal 69 ayat 9 1 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek. Maka oleh karena persyaratan formal yang seharusnya dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatannya ini tidak dipenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim ini dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

5. Perkara Nomor 10Merek2002PN. NIAGA.JKT.PST Perkara Merek

KRESNATEL PT. MERDEKA JAYA SENTOSA, yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara pembatalan merek ini melawan PT. GUMAS AGUNG sebagai Tergugat I, dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK, sebagai Tergugat II. Penggugat melayangkan gugatannya dikarenakan Penggugat merasa sebagai satu- satunya pemilik dan pemakai pertama atas merek KRESNATEL di Indonesia yang melindungi jenis barang Alatperalatan Telekomunikasi. Hal ini dikarenakan Penggugat sudah mendapat pengesahanSertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 1999 sebagai produsen AlatPeralatan Telekomunikasi. Kemudian juga merek “KRESNATEL” telah Penggugat ajukan Permohonan Pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun ternyata Tergugat I tanpa seijin Penggugat, telah mendaftarkan merek dagang KRESNATEL yang dicatat oleh Tergugat II dibawah Nomor : 465525 dan 472067 melindungi barang kelas 9 dan 38. Sehingga Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek dagang Tergugat I tersebut, karena merek dagang tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian juga Penggugat merasa pendaftaran merek KRESNATEL oleh Tergugat I dilandasi itikad buruk dengan fakta Tergugat I adalah master dealer KRESNATEL Wilayah Jawa Barat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga dapat diduga didaftarkannya merek KRESNATEL oleh Tergugat I dengan adanya unsur pemboncengan atas merek milik Penggugat untuk memperoleh keuntungan. Berdasakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa pendaftaran tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang beritikad buruk. Kemudian dengan adanya pendaftaran merek Tergugat I tersebut, ditakutkan akan Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 menyesatkan konsumen karena produk-produk yang dihasilkan dari Tergugat I akan selalu dikaitkan-kaitkan dengan produk-produk dan nama Penggugat. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut diduga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan nama besar atau kesuksesan Penggugat. Sehingga dengan terdaftarnya merek Tergugat I akan merugikan Penggugat maka sudah sepantasnya merek Tergugat I dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena pendaftaran tersebut dilandasi itikad buruk. Penggugat melayangkan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 Jo Pasal 6 ayat 3 huruf a dan Pasal 4 Undang–Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek KRESNATEL daftar Nomor : 465525 dan 472067 atas nama Tergugat I tersebut. Sedangkan mengenai Tergugat II turut digugat dalam perkara ini hanyalah semata–mata untuk memenuhi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan sebagai berikut, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat, sebagai pemilik Merek KRESNATEL yang berhak di Indonesia untuk jenis barang AlatPeralatan Komunikasi, menyatakan Tergugat I adalah Pendaftar Merek yang beritikad buruk, merek KRESNATEL atas nama Tergugat I daftar Nomor : 465525 dan Nomor 472067 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluhannya dengan merek KRESNATEL milik Penggugat, menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek KRESNATEL milik Tergugat I dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan merek Tergugat I daftar nomor 4655254 dan 4702067 dari Daftar Umum Merek Tergugat II, menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara, dan memohon putusan Pengadilan yang seadil – adilnya ex Aequo et Bono. Kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat I tidak datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, mengajukan jawabannya yang dapat diuraikan sebagai berikut : Tergugat II benar mengakui telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek kata “KRESNATEL dan LOGO” atas nama Tergugat I, untuk melindungi jenis barang antara lain : televisi, video, microphone, megaphone, wireless, pesawat komunikasi, telephone airphone, pesawat telex, facksimili, anthene, accu, baterai, batu baterai, transpormator, tarfo, ballast, step up, step down, komputer, kas register, meteran listrik, volta, mater, stop kontak, sakelar switch-switch, fiting – fiting, kombinasi fiting, stecker, seterika listrik kelas 9, dan merek kata “KRESNATEL dan LOGO” Nomor : 472067 tanggal 5 April 2001 atas nama Tergugat I, untuk melindungi jenis barang antara lain : Jasa Komunikasi, komunikasi telepon genggam, baik AMPSQSM, komunikasi telex baik melalui telephonterminal komputer, jasa panggilan melalui radio, telelphonpager, komunikasi facsimili, komunikasi telepon baik melalui satelitradio, jasa penyewaan peralatan komunikasikantor sewa komunikasi, termasuk pesawat telepon, facsmili, jasa pembagian waktu untuk peralatan komunikasi pemberitaan berita untuk komunikasi, jasa penyiaran televisi dan radio, penyiaran televisi kabel kelas 38. Maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo.Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang menegaskan bahwa : “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu 10 sepuluh tahun semenjak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Maka oleh karenanya Tergugat I oleh negara telah diberikan hak eksklusif untuk mempergunakan merek “KRESNATEL dan LOGO” Nomor : 465525 dan “KRESNATEL dan LOGO” Nomor : 472067 dalam jangka waktu 10 sepuluh tahun semenjak tanggal penerimaan permohonan tersebut dalam arti negara telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang telah terdaftar sesuai dengan permohonan pendaftarannya. Kemudian juga permohonan pendaftaran merek “KRESNATEL dan LOGO” Nomor : 465525 dan “KRESNATEL dan LOGO” Nomor : 472067 telah melalui tahapan- tahapan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan subtantif, dan sewaktu pada tahap pengumuman ternyata tidak ada yang keberatan atas permohonan pendaftaran merek Tergugat I. Demikian juga pada tahap pemeriksaan substantif permohonan merek Tergugat I tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 1997 pendaftaran merek Tergugat pada masa Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dengan demikian oleh Tergugat II didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I mempunyai itikak tidak baik yaitu dengan membonceng merek Penggugat dan akan menyesatkan konsumen tentang asal- usul barang tersebut adalah dalil yang keliru karena permohonan pendaftaran merek Tergugat I telah sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka berdasarkan alasan-alasan Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 tersebut di atas gugatan Penggugat tidak memenuhi Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Sedangkan Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim secara garis besarnya adalah : berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya telah terdapat adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut : - Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek KRESNATEL untuk perangat wartel dan jasa-jasa bidang wartel, dan juga adalah pemakai pertama ; - Bahwa, hal tersebut di atas juga diakui oleh lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang alat-alat telekomunikasi ; - Bahwa, Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek KRESNATEL ke kantor Tergugat II, untuk kelas barang No. 9 dan 38 ; - Bahwa, Tergugat I telah ditunjuk oleh Penggugat sebagai distributor dealer KRESNAEL ; - Bahwa, Tergugat I telah mendaftarkan merek KRESNATEL sebagai logo di kantor Tergugat II, dengan nomor : 465525 dan nomor : 472067. Kemudian Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan apakah merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Untuk itu Majelis Hakim berpatokan kepada penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang pada intinya menyatakan bahwa persamaan pada pokoknya ialah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang mengikat antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penyusunan, cara penulisan atau kombinasi Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 antara unsur – unsur ataupun persamaan bunyi ucapan dengan yang terdapat dalam merek – merek tersebut. Kemudian bila dibandingkan antara merek Penggugat Bukti P-10, P-11 dengan merek Tergugat Bukti P-17, P-18, maka antara kedua merek tersebut ternyata ada persamaan tulisan dan persamaan ucapan, hanya Tergugat memakai logo dan Penggugat tidak memakai logo, dan lagi baik merek-merek Penggugat dan merek-merek Tergugat melindungi kelas barang yang sama yaitu kelas 9 dan kelas 33, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merek Tergugat dengan merek Penggugat terdapat persamaan pada pokoknya, yang mana juga hal tersebut dapatakan menimbulkan kekeliruanmenyesatkan khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil dari Tergugat I tersebut di atas adalah berasal dari merek Penggugat atau ada hubungannya dengan Penggugat, hal mana juga berarti dengan pemakaian merek tersebut Tergugat I berniat membonceng ketenaran merek Penggugat mempunyai itikad tidak baik. Selanjutnya dari surat bukti Penggugat yang bertanda P-12 yaitu mengenai pengangkatan Tergugat I oleh Penggugat sebagai dealer master dari Penggugat untuk penjualan alat-alat komunikasi dengan merek KRESNATEL, dimana juga berarti Tergugat I adalah sebagai distributor dari produk Penggugat, maka tidak berhak mendaftarkanmemakai merek Penggugat tersebut sebagai milik Tergugat I, hal mana juga berarti Tergugat I memang mempunyai itikad yang tidak baik, karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian di pihak Penggugat baik secara moril maupun materiil. Sedangkan bila melihat pada penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemohon beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan Miftahul Haq : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan…, 2007 USU e-Repository © 2008 jujur, tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak keluaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan. Maka berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perolehan hak merek Tergugat I tersebut dilandasi dengan itikad tidak baik, oleh karena itu tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum, dan karena terbukti merek-merek Tergugat I yang telah didaftarkan dengan No. 465525, tanggal 2 Pebruari 2001 dan No. 472067, tanggal 5 April 2001 pada Kantor Departemen KehakimanHak Asasi Manusia Cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, selain mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, juga perolehan hak merek Tergugat I tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, maka oleh karenanya merek-merek Tergugat I harus dibatalkan. Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Penggugat telah dapat memberikan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, dan karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka biaya di dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I vide pasal 181 1 HIR.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Di