Hakim PN Surabaya dalam putusannya menurut penulis telah keliru dalam menerapkan hukum, karena telah mengabaikan Pasal 69 ayat 1 mengenai
gugatan yang telah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang. dimana PT. Gudang Garam menyatakan diketahui dalam daftar umum Merek
Direktorat Jenderal HKItelah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat dengantanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan bilamana dikaitkan
dengan tanggalpendaftaran gugatan Penggugat PT. Gudang Garam tentang gugatan pembatalan merektertanggal 29 Mei 2013 secara hukum telah melewati
jangka waktu 5 limatahun sebagaimana yang diharuskan oleh Ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditemukan bahwa Penggugat telah melakukan persaingan usaha secara tidak sehat, karena telah membiarkan
merek Gudang baru terdaftar secara resmi, namun setelah dilihat ternyata Gudang Baru memiliki banyak konsumen dan Gudang Garam merasa tersaingi, diajukan
gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Gudang Garam. Hal ini lah juga menjadi salah satu eksepsi dari pihak tergugat. Oleh karena itu seharusnya
permohonan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh PT. Gudang Garam dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
C. Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Merek yang Telah Kadaluarsa
Gugatan pembatalan merek yang telah kadaluarsa dalam hal ini adalah gugatan yang diajukan pada jangka waktu yang telah lewat dari lima tahun sejak
merek tersebut didaftarkan atau terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal HKI.
Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001 yang menyatakan “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangkawaktu 5 lima
tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.” Terlebih dahulu kita megetahui akibat hukum yang terjadi jika terjadi
pembatalan merek. Akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di putus Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:
1. Dicoretnya Merek Dagang dari Daftar Umum Merek, akibat hukum
pembatalan merek berdasarkan merek dagang yang digugat oleh pihak ketiga apabila gugatan tersebut dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap
adalah pencoretam merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat
merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang
bersangkutan. Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 71 UU Merek 2001 menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh
Direktorat Jenderal HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal
pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas
alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari
Universitas Sumatera Utara
Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
2. Berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya
pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekwensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas
merek yang bersangkutan. Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek secara otomatis akan hilang.
Pembatalan pendaftaran merek juga memiliki akibat hukum terhadap penerima hak lisensi merek. Pembatalan pendaftaran merek akan berakibat
berakhirnya perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi yang mereknya sudah dibatalkan dengan penerima lisensi. Walaupun demikian hak penerima
lisensi masih tetap dilindungi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48 UU Merek 2001 yang menentukan sebagai berikut :
1. penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas
dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut
sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi; 2.
penerima lisensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan,
mealainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan;
3. dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara
sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan
Universitas Sumatera Utara
bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian
lisensi; Pasal 48 UU Merek 2001 memberikan perlindungan hukum kepada
penerima lisensi merek yang beritikad baik, namum tidak menjelaskan bagaimana definisi dari seorang penerima lisensi beritikad baik sehingga dipandang perlu
untuk menghubungkannya dengan Pasal 43 3 UU Merek 2001 tentang keharusan pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal HKI.
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut, terjadi gugatan pembatalan terhadap kepemilikan merek berdasarkan alasan bahwa merek yang
bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya yang ditujukan kepada pemilik merek sekaligus pemberi lisensi merek, maka
kedudukan dari pihak penerima lisensi merek tidak akan terpengaruhi oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa gugatan merek
tersebut. Apabila kedudukan pemberi lisensi merek sebagai pemilik merek dibatalkan oleh putusan hakim Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap,
maka pihak penerima lisensi merek akan tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi tersebut dengan persyaratan bahwa pembayaran royalti pada periode
selanjutnya akan dilanjutkan kepada pihak yang dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah.
Akibat hukum yang terjadi ketika pembatalan pendaftaran merek berbeda dengan akibat hukum yang terjadi jika gugatan pembatalan merek yang diajukan
telah kadaluwarsa. Dalam beberapa kasus, banyak ditemukan gugatan pembatalan
Universitas Sumatera Utara
merek yang diajukan telah lewat dari jangka waktu yang ditentukan undang- undang sejak pendaftaran merek tersebut. Undang-Undang secara jelas juga
memberi kesempatan kepada pemilik merek untuk mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek yang dimohonkan dalam jangka waktu selama tiga
bulan. Merek yang telah terdaftar dengan resmi secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum.
Gugatan pembatalan merek yang telah kadaluarsa menyebabkan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan di Pengadilan Niaga ditolak atau
tidak dapat diterima karena Gugatan tersebut diajukan lewat dari jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kecuali merek yang diajukan pembatalan
tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum Pasal 69 ayat 2, Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.
Oleh Karena itu sangatlah penting untuk memperhatikan setiap pendaftaran merek yang diumumkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal HKI,
meskipun pada statusnya merek yang menggugat merupakan suatu merek terkenal, jika unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan
pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, maka akan menyebabkan gugatan tersebut ditolak. Karena tidak dapat dibuktikan oleh si
Penggugat unsur-unsur yang menjadi alasan pembatalan pendaftaran merek tersebut, dan ditambah lagi gugatan yang diajukan telah kadaluarsa lewat jangka
waktu yaitu selama 5 lima tahun sejak terdaftar secara resmi.
Universitas Sumatera Utara
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
