2. Permohonan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak ketiga,
yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Konsekuensi dari adanya penghapusan pendaftran merek tersebut mengakibatkan berakhirnya
perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. 3.
Pengaturan merek mengenal tentang mekanisme pembatalan merek terdaftar. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat dimintakan oleh pihak yang
berkepentingan, yaitu pemilik merek terdaftar. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak pemilik merek terkenal yang belum terdaftar dapat pula
mengajukan gugatan pendaftaran merek. Pengecualian untuk merek terkenal tersebut dianggap untuk tujuan :
a. memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik terkenal yang
tidak terdaftar; dan b.
mendorong pemilik merek terkenal untuk mendaftarkan mereknya.
80
BAB IV GUGATAN PEMBATALAN MEREK DAGANG TERKENAL YANG
TELAH KADALUARSA JANGKA WAKTUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
A. Kadaluarsa menurut Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Pengajuan gugatan pembatalan merek berdasarkan UU Merek 2001 memberikan batas waktu yang tegas, agar pembatalan pendaftaran merek tersebut
80
Hery Firmansyah, Op.Cit, hlm 49-50.
Universitas Sumatera Utara
dapat diterima di Pengadilan Niaga. Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001 mengatakan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam
jangkawaktu 5 lima tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Hal inilah yang bisa dikatakan sebagai gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah kadaluarsa
jangka waktunya. Namun sebelum membahas mengenai gugatan pembatalan merek yang telah kadaluarsa jangka waktunya, ada baiknya terlebih dahulu kita
bahas pengertian daluwarsa menurut bebarapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.
1. Daluwarsa menurut hukum pidana
Berdasarkan hukum pidana, daluwarsa berarti kewenangan penegak
hukum memproses hukum suatu dugaan tindak pidana menjadi hilang, karena lewatnya tenggang waktu tertentu. Pengertian ini sesuai dengan isi pasal 76 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, yaitu:
a.
Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia
terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan
adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
b.
Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan
penuntutan dalam hal:putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah
Universitas Sumatera Utara
dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.
Pasal daluwarsa muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga negara memutuskan untuk menerbitkan
pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks. Kompleksitas
dalam hal ini sangatlah banyak penyebabnya, diantaranya, aparat susah menangkap pelaku kejahatan, kasus hukumnya sama-sama kuat atau sama-sama
lemah, karena lewat waktu batas hukumnya dan masih banyak contoh lainnya yang menyebabkan suatu kasus hukum menjadi daluwarsa.
Menurut Hazewinkel, daluwarsa mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Lain dari Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada
waktu perbuatannya dilakukan.Pasal 79 KUHP menentukan bahwa secara umum tenggang daluwarsa tersebut dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan,
kecuali dalam tiga hal : a.
Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.
b. Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP,
dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan korban dibebaskan atau meninggal dunia Menculik orang,
membawa orang ke tempat kerja lain, mencabut orang di bawah umur dari kekuasaan yang sah, memaksa orang.
Universitas Sumatera Utara
c. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a KUHP,
adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran- pelanggaran itu telah disampaikan atau diserahkan pada Panitera
Pengadilan yang bersangkutan tindak-tindak pidana yang dalam jabatannya dilakukan oleh pegawai catatan sipil, mengenai daftar-daftar
atau register-register Dengan adanya lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana
tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka vide Pasal 80 KUHP. Jangka daluwarsa bisa dihentikan, oleh karena si pelaku mengetahui
bahwa perbuatannya sedang dituntut, atau oleh pejabat yang berwenang memberi tahu si pelaku bahwa perbuatannya hendak dituntut. Dengan begitu jangka
daluwarsa dimulai dengan jangka waktu baru. Jangka waktu daluarsa juga dapat ditunda, oleh karena adanya suatu masalah hukum yang perlu diselesaikan
terlebih dahulu. Dengan adanya penundaan jangka waktu daluwarsa, maka jangka waktu daluarsa yang telah berjalan masih tetap diperhitungkan.
2. Daluwarsa menurut hukum perdata Menurut ketentuan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
selanjutnya disebut KUH Perdata, lampau waktu atau daluwarsa adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan
lewatnya suatu waktu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Universitas Sumatera Utara
Atas dasar ketentuan pasal tersebut dapat diketahui ada dua macam lampau waktu, yaitu:
81
a. Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda disebut
acqulsitieve verjaring. b.
Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan disebut extinctieve verjaring.
Menurut ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata, untuk memperoleh hak milik atas suatu benda berdasar pada daluwarsa lampau waktu harus dipenuhi unsur-
unsur adanya itikad baik; ada alas hak yang sah; menguasai benda itu terus menerus selama 20 tahun tanpa ada yang menggugat, atau jika tanpa alas hak,
menguasai benda itu terus-menerus selama 30 tahun tanpa ada yang menggugat. Pasal 1967 KUHPerdata menentukan bahwa segala tuntutan, baik yang
bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa, dengan lewat waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunjukan adanya
daluwarsa itu tidak usah menunjukan alas hak dan tidak dapat diajukan terhadapnya tangkisan yang berdasar pada itikad buruk.
Terhadap benda bergerak yang bukan bunga atau piutang yang bukan atas tunjuk niet aan toonder, siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.
Walaupun demikian, jika ada orang kehilangan atau kecurian suatu benda, dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurigainya benda
itu, dia dapat menuntut kembali bendanya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari tangan siapapun yang menguasainya. Pemegang benda terakhir
81
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata IndonesiaBandung: Citra Aditya Bakti,2011, hlm. 287.
Universitas Sumatera Utara
dapat menuntut pada orang terakhir yang menyerahkan atau menjual kepadanya suatu ganti kerugian Pasal 1977 KUHPerdata.
Daluwarsa tidak berjalan atau tertangguh dalam hal-hal seperti tersebut berikut ini:
a. terhadap anak yang belum dewasa, orang dibawah pengampuan;
b. terhadap istri selama perkawinan ketentuan ini tidak berlaku lagi;
c. terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat selama syarat itu
tidak terpenuhi; dan d.
terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan mengenai
piutang-piutangnya baca Pasal 1987-1991 KUHPerdata. Selain apa yang diterangkan di atas, yaitu lewat waktu sebagai cara untuk
memperoleh hak milik atas suatu benda acquisitieve verjaring ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan
atau tuntutan hukum extinctieve verjaring. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari
semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat
menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang
bezitter yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun itu,
meskipun sudah terang ia tidak akan menjadi pemilik benda yang menjadi perselisihan itu karena ia tidak jujur. Dan karena ia sendiri tidak dapat menjadi
Universitas Sumatera Utara
pemilik dari benda tersebut, teranglah ia tidak akan berhak untuk memindahkan benda itu secara sah pada orang lain.
82
1 mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
B. Analisis Kasus yang Berkaitan Dengan Gugatan Pembatalan Merek Dagang Terkenal yang Telah Kadaluarsa Jangka Waktunya Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 1. Kasus Sengketa Merek Gudang Garam
a. Kasus Posisi Kasus bermula saat PT Gudang Garam Tbk tidak terima Ali Khosin
memproduksi rokok Gudang Baru lewat perusahaan PR Jaya Makmur. Ali Khosin memproduksi rokok dengan nama yang mirip karena telah mengantongi Nomor
Registrasi IDM000032226 tertanggal 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tertanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34.
PT. Gudang Garam kemudian mengajukan gugatan ke PN Surabaya pada Mei 2013. Setelah bersidang selama 4 bulan lamanya, majelis hakim Pengadilan
Negeri Surabaya yang diketuai Syarifuddin Ainor Rafiek dengan anggota Unggul Ahmadi dan Suhartoyo mengabulkan permohonan Gudang Garam. Adapun isi
putusan Nomor 04HKI-MEREK2013PNNIAGA. SBY., tanggal 12 September 2013 adalah:
2 menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek
terkenal; 3
menyatakan merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran
82
Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm 187.
Universitas Sumatera Utara
21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan
pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan
IDM000014007; 4
menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gudang Baru +Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran
merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal; 5
membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat Nomor register DM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan
Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Diretorat Jenderal HKI dengan
segala akibat hukumnya. 6
memerintahkan Turut tergugat untuk segera mencoret pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor
register DM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang
kelas 34 dari daftar Umum Merek di Diretorat Jenderal HKI; Berdasarkan putusan tersebut H. Ali Khosin SE, selaku PR Jaya Makmur
kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga keluar Putusan MA Nomor 162 KPdt.Sus-HKI2014. Alasan-alasan yang dijadikan
Pemohon kasasi untuk mengajukan kasasinya adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1 Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan Pasal
69 ayat 1 UU Merek 2001 a
pemohon KasasiTergugat dalam Jawaban terhadap gugatan Termohon KasasiPenggugat telah mengajukan eksepsi mengenai
gugatan pembatalan Merek yang diajukan Termohon KasasiPenggugat telah kadaluarsa kahar, karena gugatan
pembatalan Merek menurut hukum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat
1 UU Merek 2001; b
terhadap eksepsi berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001 yang diajukan oleh Pemohon KasasiTergugat ini, Judex Facti dalam
pertimbangan hukum Putusan a quo pada halaman 82-83 menyatakan yang tertulis dan berbunyi: “Bahwa setelah majelis
hakim mempelajari dan mencermati eksepsi ke-3 tiga tersebut, telah nyata bahwa mengenai kadaluarsa atau tidak mengenai gugatan
pembuatan merek tersebut sudah memasuki dalam pokok perkara, oleh karena eksepsi tersebut mengaitkan dengan fundamental petendi
angka 2 dan angka 7 yang memerlukan pembuktian, oleh sebab itu eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara,
sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ke 3 tersebut juga harus ditolak;” huruf tebal dan garis bawah dariPemohon;
c Judex Facti dalam pertimbangan hukum atas Pokok Perkara dalam
Putusan a quo pada halaman 84 sampai dengan 95, sama sekali tidak
Universitas Sumatera Utara
memuat pertimbangan hukum terhadap Eksepsi berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UU Merek Tahun 2001 yang diajukan oleh Pemohon
KasasiTergugat, padahal senyatanya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya Putusan a quo pada halaman 82-83
menyatakan “eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-samapokok perkara”;
d dengan tidak dipertimbangkannya ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU
Merek 2001, dengan demikian senyatanya Putusan Perkara Nomor 04HKI–Merek 2013 PN.Niaga Sby, tanggal 12 September 2013,
belum memutus pokok perkara karena dalam pertimbangan dalam tentang eksepsi dipertimbangakan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat 1
UU Merek 2001 mengenai Kadaluarsa menurut Pengadilan dalam Putusantersebut sudah masuk dalam perkara pokok;
e Judex Facti telah nyata-nyata tidak cukup mempertimbangkan
onvoldoende gemotiveerd eksepsi berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001 yang diajukan oleh Pemohon KasasiTergugat
dalam pemeriksaan pokok perkara, karenanya Judex Facti telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal penerapan dan
penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan. Dengan demikian, berarti Judex Facti menurut hukum belum pernah
memutus yang menyangkut pokok perkara mengenai Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001 dalam pertimbangan hukumnya Putusan a quo,
Universitas Sumatera Utara
sehingga terhadap perkara a quo terkualifikasi hukum sebagai dianggap tidak pernah ada putusan;
f segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan, namun kenyataannya lain, yang mana Judex Facti tidak cukup pertimbangan atau kurang cukup mempertimbangkan
alasan dan bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti;
2 Judex Facti melakukan khekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam
pertimbangan hukum dalam membuat putusan a quo karenanya jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan:
a Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang sekarang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 yang menyatakan: segala putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan;
b Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu :
3 Putusan MA RI Nomor 638 KSip1969 tanggal 21-7-1970, menegaskan: putusan yang tidak lengkapkurang cukup
dipertimbangkan, merupakan alasan untuk kasasi dan
harusdibatalkan; 2 Putusan MA RI Nomor 1860 KPdt1984 tanggal 14 -10-1985,
menegaskan: putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup
Universitas Sumatera Utara
pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan secaraseksama dalam persidangan;
3 Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA tertanggal 31 Mei 1963, Nomor 01 Tahun 1963 Bagian B, maka tentunya Majelis
Hakim Agung dalam Putusan Kasasi a quo harus pula mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan Judex Facti
Pengadilan Tinggi tersebutberpendapat demikian itu. Dengan demikian, Judex Facti yang tidak cukup pertimbanganatau kurang
cukup mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasanPutusan a quo mengakibatkan adanya kesalahan dalam penerapanhukumnya dan telah jelas-jelas
merupakan kekhilafan Judex Facti atausuatu kekeliruan yang nyata. Karena itu, cukup alasan dan dasarhukumnya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan
permohonanKasasi agar dapatnya Putusan Nomor 04HKI–Merek 2013PN NiagaSby, tanggal 12 September 2013, tersebut dapat dibatalkan;
3 Gugatan Termohon KasasiPenggugat harusnya diajukan berdasarkan Pasal
69 ayat 1 dan bukannya Pasal 69 ayat 2 UU Merek 2001 a
jika Judex Facti
dalam Putusan a quo telah cukup mempertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara mengenai
Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001, tentunya Judex Facti akan membuat pertimbangan hukum terhadap dalil posita gugatan
Termohon KasasiPenggugat atas dasar Pasal 69 ayat 2 UU Merek 2001 sebagai tidak cukup alasan dan dasar hukumnya
untukdikabulkan;
Universitas Sumatera Utara
b pendaftaran Merek Gudang Baru dengan IDM Nomor 000042757
dan IDM Nomor 000032226, keduanya atas nama Pemohon KasasiTergugat, telah dilakukan sesuai dengan mekanisme
prosedur yang berlaku, dimana publikasi kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apabila ternyata merek yang hendak
didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereklain yang telah terdaftar;
c namun ternyata, hingga tenggang waktu 3 tiga bulan masa
pengumuman, Termohon KasasiPenggugat selaku pemegang hak merek Gudang Garam yang mengklaim merek Gudang Garam
sebagai merek terkenal tidak ada mengajukan keberatan atau sanggahannya dari pihak lain in litis Termohon KasasiPenggugat
sebagai kompetitornya, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 UU Merek 2001, pengumuman dimuat dalam Berita Resmi
Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual HKI. Sikap ‘diam’ dari Termohon Kasasi
Penggugat tersebut mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi Penggugat sendiri sebagai pihak pemegang hak atas merek Gudang
Garam tidak bersifat proaktif dalam melindungi mereknya dari setiap upaya peniruan yang mungkin saja dilakukan olehpihak lain atau
kompetitornya; d
sikap ‘diam’ PenggugatTermohon Kasasi ini dinilai sebagai sikap untuk siap berkompetisi dengan pelaku pasar di bidang industri
Universitas Sumatera Utara
rokok kretek di Indonesia, khususnya dengan pelaku bisnis rokok kretek di wilayah Jawa Timur. Akan tetapi ketika bisnis merek
Gudang Baru milik TergugatPemohon Kasasi ini telah mendapatkan pangsa pasar yang potensial secara bersaing dengan sehat dengan
rokok merek Gudang Garam dan merek dagang rokok kretek lainnya, pihak PenggugatTermohon Kasasi ini ternyata tidak siap
bersaing dengan Merek Gudang Baru milik Tergugat Pemohon Kasasi lalu mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek
berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU Merek 2001, setelah 10 sepuluh tahun Merek Gudang Baru memperoleh Sertifikat Merek
dengan IDM Nomor 000042757 dan IDM Nomor 000032226; e
tindakan Penggugat Termohon Kasasi tersebut tidak hanya semata- mata dikarenakan Gudang Baru yang telah terdaftar tahun 1995 dan
telah diperpanjang pendaftarannya pada tahun 2005 memiliki persamaan pada pokoknya, akan tetapi Penggugat Termohon Kasasi
telah menggugat TergugatPemohon Kasasi untuk mematikan merek Gudang Baru sebagai kompetitornya. Padahal seharusnya Penggugat
harus mengajukan keberatan ketika pendaftaran merek Gudang Baru diumumkan dalam Berita Resmi Merek atau alternatif lainnya
PenggugatTermohon Kasasi dapat langsung mengajukan gugatan pembatalan merek Gudang Baru ketika Tergugat Pemohon Kasasi
menggunakan merek Gudang Baru tersebut dalam produk rokok kreteknya tersebut. Dalam hal ini, ketentuan yang berlaku bagi
Universitas Sumatera Utara
PenggugatTermohon Kasasi seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001 dan bukan ketentuan Pasal 69 ayat
2 UU Merek 2001 Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon kasasi H. Ali
Khosin, Mahkaamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,
Nomor 04HKI-MEREK2013PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September. b. Analisis Kasus
Undang-Undang Merek 2001 memberi pengertian merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya dalam Pasal 3
disebutkan, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka
waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izinkepada pihak lain untuk menggunakannya.
Pasal 4 menerangkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Dalam arti
“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau
menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang,
mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang
Universitas Sumatera Utara
sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam
meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.” Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 diterangkan bahwa permohonan merek
harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain
yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang danatau jasa yang sejenis; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang danatau jasa sejenis; atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-
geografis yang sudah dikenal. Namun dalam kasus ini merek Gudang Baru diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal.
Apabila ada yang merasa dirugikan karena pelanggaran merek, sesuai Pasal 69, dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu 5 lima tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang
bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau
ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan
dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.
Universitas Sumatera Utara
Hakim PN Surabaya dalam putusannya menurut penulis telah keliru dalam menerapkan hukum, karena telah mengabaikan Pasal 69 ayat 1 mengenai
gugatan yang telah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang. dimana PT. Gudang Garam menyatakan diketahui dalam daftar umum Merek
Direktorat Jenderal HKItelah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat dengantanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan bilamana dikaitkan
dengan tanggalpendaftaran gugatan Penggugat PT. Gudang Garam tentang gugatan pembatalan merektertanggal 29 Mei 2013 secara hukum telah melewati
jangka waktu 5 limatahun sebagaimana yang diharuskan oleh Ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditemukan bahwa Penggugat telah melakukan persaingan usaha secara tidak sehat, karena telah membiarkan
merek Gudang baru terdaftar secara resmi, namun setelah dilihat ternyata Gudang Baru memiliki banyak konsumen dan Gudang Garam merasa tersaingi, diajukan
gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Gudang Garam. Hal ini lah juga menjadi salah satu eksepsi dari pihak tergugat. Oleh karena itu seharusnya
permohonan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh PT. Gudang Garam dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
C. Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Merek yang Telah Kadaluarsa