Merek milik tergugat I itu adalah Lexus yang teregistrasi di bawah No.IDM000232235 tertanggal 11 Januari 2010, untuk melindungi segala macam
computer dan bagian-bagiannya, aksesori, serta perlengkapannya. Sementara itu, dalam jawaban yang disampaikan kepada majelis hakim, melalui kuasa hukumnya
dari Hendrawati Santoso dan Partners, tergugat I membantah dalil-dalil yang dikemukakan penggugat. Merek Lexus milik tergugat I, seperti yang terdapat
dalam berkas resmi jawaban yang disampaikan ke pengadilan, adalah untuk melindungi jenis dan kelas barang yang berbeda dengan jenis dan kelas barang
untuk merek penggugat. Pasalnya, menurut tergugat I, merek Lexus miliknya adalah untuk
melindungi barang dan atau jasa yang ada dalam kelas 09, sedangkan merek Lexus milik penggugat adalah untuk melindungi kelas barang 12. Mengingat jenis
barangnya berbeda, maka pihak tergugat I berpendapat bahwa pendaftaran merek miliknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat 1
UU No. 15- 2001 tentang Merek. Di bagian lain, tergugat I juga berkukuh bahwa pendaftaran merek Lexus miliknya telah melewati pemeriksaan substantif dari
Direktorat Merek. Selain itu, Dalam Daftar Umum Merek sendiri disebut-sebut terdapat merek Lexus yang terdaftar atas nama beberapa pihak lainnya dan untuk
melindungi kelas barang yang berbeda pula.
2. Fakta Hukum
Sebelumnya Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha atau Toyota Motor Corporation terhadap
pengusaha asal Batam bernama Budi terkait dengan pendaftaran merek dagang
Universitas Sumatera Utara
Lexus juga. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan penggugat berhasil membuktikan merek Lexus miliknya sebagai merek terkenal.
Penggugat, menurut majelis hakim, terbukti sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek Lexus di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia,
kata majelis hakim, merek Lexus milik penggugat pertama kali terdaftar sejak 1992, sedangkan milik tergugat baru terdaftar sejak 2009 di Direktorat Merek
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Majelis hakim juga menyatakan bahwa merek Lexus milik tergugat dan merek Lexus milik penggugat mempunyai persamaan
pada pokoknya, antara lain persamaan pengucapan, penulisan, bentuk huruf, dan penempatannya.
Alasan- alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri salah
menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : 1.
Pengadilan Negeri salah dalam memberi pertimbangan tentang merek terkenal buktiP.3 yang tidak ada aslinya sebab bukti P.3 foto copy adalah
terjemahan dari bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Fatchurozak Pener jemah resmi dan bersumpah tanggal 25 Oktober 2010 karenanya bukt i P.3
dapat dibenarkan , dan hal ini tidak pernah dibantah oleh Tergugat keasliannya atau adanya putusan pemalsuan ;
2. Dari bukti P.3 tersebut dapat dipastikan bahwa merek Pemohon Kasasi, bukan
saja merek terkenal Well Known tetapi sudah masuk pada merek termashur famous dan Pemohon Kasasi sudah mendaftarkan mereknya pada Tergugat
II pada tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui pada tanggal 25 Mei 2002 jauh
Universitas Sumatera Utara
sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek Lexus pada Tergugat II pada tanggal 11 Januari 2010 ;
3. Di samping itu Pemohon Kasasi adalah pemakai dan pendaftar pertama di
Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi asas deklaratif dan konstitutif ; 4.
Pengadilan negeri tidak mempertimbangkan Pasal 6 ayat 1 huruf b yaitu : “Permohonan harus di tolak oleh Dirjen Tergugat II apabila merek tersebut
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis ” ;
5. Merek Lexus milik Penggugat tersebut sama pada pokoknya dengan merek
Lexus milik Tergugat I yang didaftarkan jauh kemudian jelas dilakukan dengan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang- Undang
No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga pendaftaran Merek Tergugat I harus dibatalkan ;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71Merek 2010 PN.Niaga Jkt .Pst., tanggal 5 Januari 2011 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ; 7.
Bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;
8. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang 15 Tahun 2001, Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004
Universitas Sumatera Utara
dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.
3. Amar Putusan
