Pengaturan terhadap public domain dalam hukum merek Indonesia telah diatur sejak Undang-Undang Merek tahun 1961 hingga tahun 2001. Walaupun
Undang-Undang Merek mengalami amandemen, namun pengaturan mengenai public domain tetap dicantumkan agar tetap sejalan dengan hasil yang telah
disepakati di dalam konvensi internasional tentang merek. Dewasa ini pengaturan mengenai public domain dimuat di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun
2001 tentang Merek. Pasal ini menjelaskan bahwa merek yang berasal dari kata umum ataupun yang telah menjadi milik publik tidak dapat didaftarkan sebagai
merek. Manakala terdapat merek yang mengandung unsur public domain maka Dirjen HAKI wajib menolak pendaftaran merek tersebut.
C. Public Domain dan Unsur Tanda Pembeda
Sering kali ada tumpang-tindih overlapping antara tanda yang bersifat descriptive yang dapat didaftar sebagai merek dan tanda yang bersifat generic
yang tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak akan pernah dapat didaftarkan sebagai merek.
58
Tanda yang sama sekali tidak dapat memiliki kemampuan pembeda in capable of becoming distinctive, tidak dapat dilindungi
meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun secondary meaning. Hal ini mengingat tidak adil jika sesuatu yang menjadi public domain menjadi merek
dan dimonopoli oleh satu pihak saja. Tanda ini meliputi:
59
1. Generic term;
2. Deceptive;
58
Ibid, hal. 65
59
Ibid, hal. 81
Universitas Sumatera Utara
3. Geographically deceptively misdescriptive.
Isu hukum terbesar dalam dunia merek adalah “mengapa dalam merek ada persyaratan hukum tanda dengan daya pembeda?” Persyaratan tanda pembeda
muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang danatau jasa dari perusahaan satu terhadap barang danatau jasa dari
perusahan lainnya. Jadi tujuan merek adalah untuk membedakan barangdan atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang danatau jasa dari perusahaan lainnya,
untuk membedakan sumber distinguish source yang memungkinkan konsumen untuk membedakan sumber suatu produk, misalnya, untuk produk migas ada
beberapa merek, seperti Shell, Exxon Mobil dan BP.
60
Seperti yang diuraikan diatas bahwa merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang danatau jasa dari perusahaan satu terhadap barang danatau
jasa dari perusahan lainnya, maka tujuan pembentukan Undang-Undang Merek sendiri adalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya kekeliruan pada khalayak
ramai tentang pemakaian merek itu.
61
Mengenai daya pembedaan muncul pertanyaan baru, yakni apakah yang dimaksud dengan daya pembedaan. Pertanyaan itu tidak dapat dijawab secara
pasti, namun para ahli memberikan pendapatnya mengenai merek yang tidak mempunyai daya pembeda, antara lain:
62
60
Ibid, hal. 62
61
Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 84
62
“Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Dagang”, sebagaimana dimuat dalam http:helitha-
noviantymuchtar.blogspot.co.id201012tinjauan-yuridis-terhadap-merek-dagang.html?m=1 ,
yang diakses pada tanggal 2 Januari 2016 pukul 11:52 wib
Universitas Sumatera Utara
1. Amat sederhana bentuknya seperti hanya terdiri dari titik-titik, garis-
garis, huruf-huruf, angka-angka, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. 2.
Yang merupakan lukisan barangnya sendiri untuk mana merek dipergunakan, misalnya lukisan rokok kretek tidak dapat dijadikan
merek untuk rokok kretek dan lukisan kedelai tidak dapat dipergunakan sebagai merek untuk kecap.
3. Yang terdiri dari lukisan atau perkataan yang menyatakan sifat barang
yang mana merek dipergunakan misalnya lukisan bunga mawar tanpa tambahan sesuatu untuk minyak wangi, bedak dan barang toilet.
4. Yang terdiri dari nama Negara atau peta Negara, nama daerah, nama
kota karena menyatakan tentang asalnya barang untuk mana merek dipergunakan misalnya nama kota Paris tidak dapatboleh dipegunakan
sebagai merek roti Mari yang dibuat di Bandung. 5.
Yang terdiri dari lukisan atau perkataan yang telah menjadi milik umum, misalnya lukisan tengkorak manusia dengan tulang bersilang
sebagai merek untuk racun, perkataan merek “merdeka” yang dipakai secara luas dalam masyarakat.
Tanda yang tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak akan pernah dapat didaftarkan artinya harus selamanya ditolak pendaftarannya sebagai
merek dan tidak akan pernah menikmati perlindungan hukum sebagai merek
Universitas Sumatera Utara
incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use.
63
Pasal 5 UU No. 152001 sebenarnya mengatur alasan absolut tidak dapat didaftarkannya suatu merek dengan melihat kemampuan daya pembeda tanda
yang digunakan sebagai merek. Namun pengaturannya terkesan agak rancu karena tidak dibedakan antara merek yang bersifat descriptive yang bisa didaftarkan
sebagai merek dengan membangun secondary meaning, dengan merek generic yang sama sekali tidak layak dijadikan merek meski membangun secondary
meaning.
64
Lalu bagaimana jika suatu merek yang telah terdaftar kemudian menjadi lemah karena merek tersebut yang semula merupakan merek dagang ternyata
malah melekat menjadi suatu nama barang atau jasa tertentu. Sebagai contoh misalnya kasus “Dermatol” yang awalnya merupakan suatu merek produk
kesehatan kulit kemudian berubah menjadi suatu nama barang karena masyarakat mulai meyakini merek “Dermatol” tersebut telah menjadi identitas terhadap suatu
barang, sehingga daya pembeda terhadap “Dermatol” tersebut mulai luntur. Karena merek “Dermatol” tersebut kehilangan daya pembeda. Jika hal ini terjadi
maka merek tersebut akan kehilangan kualitas yang dapat membedakan produknya dengan produk yang lainnya.
65
Dalam kaitannya terhadap public domain ataupun kepemilikan umum, dapat dikatakan bahwa public domain sama sekali tidak memiliki tanda pembeda.
63
Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenadamedia Group,2015, hal. 105
64
Ibid.
65
Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 96
Universitas Sumatera Utara
Pada dasarnya ketika seseorang menggunakan merek yang memiliki unsur public domain maka pastilah produk ataupun jasa yang ditawarkannya adalah sama
dengan merek yang menggambarkan produk tersebut. Maksudnya biasanya merek yang menggunakan unsur public domain merupakan deskripsi dari produk atau
jasa yang ditawarkan, misalnya merek kopi untuk produk kopi, merek kopitiam untuk jasa kopitiam dsb. Manakala suatu merek yang menggunakan unsur public
domain menggunakan frasa asing sebagai mereknya, juga tidak dapat digunakan sebagai merek karena ketika frasa asing tersebut diartikan ke dalam frasa lokal
bahasa sehari-hari maka artinya adalah sama dan tetap saja merupakan public domain. Hal ini merupakan ketentuan yang telah diatur di dalam Article 6 bis
Paris Convention.
D. Public Domain Dalam Konvensi Internasional
