70
2. Kriteria Itikad Tidak Baik Menurut Undang-undang Merek Di Indonesia
Perbuatan itikad tidak baik ini jelas-jelas dilarang dalam Undang-undang merek, hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 4 Undang-undang No 15 Tahun
2001, yang berbunyi : “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh
pemohon yang beritikad tidak baik “ Undang-undang No 15 Tahun 2001 tidak memberikan definsi secara jelas
mengenai pengertian itikad tidak baik ini, pada penjelasan Undang-undang No 15 Tahun 2001 ini hanya dijelaskan mengenai pemohon yang beritikad baik. Pemohon
yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, menjiplak, atau meniru ketenaran
merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Perbuatan beritikad
tidak baik yaitu tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas ataupun memiliki reputasi yang
baik, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, menimbulkan kesalahan persepsi masyarakat. Perbuatan demikian, tidak sesuai dengan dasar etika intelektual
yang telah diatur dengan undang-undang Merek Indonesia, karena suatu karya yang dihasilkan dengan cara meniru karya orang lain adalah merupakan suatu pelanggaran.
Universitas Sumatera Utara
71
Seseorang yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek
dengan meniru merek terkenal well know trade mark yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek
atas barang atau jasa yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa
yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal. Bahkan suatu merek yang didaftarkan diharapkan di pergunakan secara itikad
baik. Jika sebuah merek diajukan pendaftarannya tanpa bermaksud memakai ataupun tujuan pendaftaran mereknya untuk menghalangi pihak lain mendaftarkan ataupun
menghambat orang lain supaya tidak bisa mendaftarakan merek tersebut, hal ini juga termasuk suatu tindakan berdasarkan itikad tidak baik.
91
Bahkan ada yang mendaftarkan merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia, dan jika
pemilik merek terkenal asing ingin memperdagangkan tersebut ingin menproduksi dan memperdagangkan mereknya, dia harus harus bekerjasama dengan pihak yang
mendaftarkan merek secara itikad tidak baik melalui lisensi. Hal seperti pernah diizinkan di Indonesia, tetapi melalui perkembangan dan pembaharuan Undang-
undang merek di Indonesia, hal seperti ini tidak di perbolehkan lagi.
92
Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria dari itikad tidak baik tersebut. Tetapi pada pasal 6 ada diatur penolakan
91
Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung : P.T. Alumni , 2006 hal 141
92
Ibid
Universitas Sumatera Utara
72
terhadap permohonan merek oleh Direktorat Jenderal, Pasal 6 Undang-Undang no 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :
1Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a.
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang
danatau jasa yang sejenis; b.
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang danatau jasa
sejenis; c.
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
2Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang danatau jasa yang tidak sejenis sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 ini, selalu dijadikan dasar gugatan merek perihal pelanggaran merek dengan unsur itikad tidak baik, Terutama butir
pertama pada Pasal 6 ini. Beberapa contoh gugatan pendaftaran merek secara itikad tidak baik, dengan dasar persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan,
yiatu: CESARA PACIOTTI Cespa SRL melawan CESARE PACIOTTI Piong San Po, RDL RDL Pharmaceautical melawan RDL PT Sparindo Mustika,
HOLLAND BAKERY PT Mustika Citrarasa melawan BAKERI HOLAN Drs
Universitas Sumatera Utara
73
F.X.Y. kiatanto S dan masih banyak lagi gugatan itikad tidak baik dengan dasar persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhan.
Jadi mengenai Kriteria Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran merek belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001. walaupun tidak
jelaskan dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 mengenai kriteria itikad tidak baik, tetapi dalam pasal 6 Undang-undang merek ada diatur tentang penolakan
permohonan pendaftaran merek. penolakan permohonan merek ini dalam hal adanya persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan dengan merek terdaftar
maupun dengan merek terkenal. Permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak dalam hal menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum. Dalam hal
merek merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan, bendera, lambang atau simbol atau emblen negara atau lembaga nasional maupun internasional, permohonan
pendaftaran tersebut harus di tolak juga. Jadi walaupun Undang-Undang No 15 tahun 2001 belum mengatur secara jelas mengenai kriteria dari itikad tidak baik, Pasal 6
Undang-Undang merek ini dapat dijadikan pedoman untuk menentukan apakah suatu pendaftaran merek tergolong beritikad buruk atau tidak.
E. Perlindungan Merek Asing Menurut Perundang-undangan merek Di Indonesia
Salah satu prinsip terpenting dari konvensi paris adalah prinsip tentang persamaan pelakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga negara sendiri,
Prinsip tersebut dirumuskan pada Pasal 2 konvensi paris. Pasal 2 konvensi paris tersebut mengandung prinsip “national treatmant” atau prinsip asimilasi principle of
Universitas Sumatera Utara
74
assimilation, yaitu seorang warga negara yang merupakan warga dari suatu negara peserta Uni, akan memperoleh pengakuan dan hak yang sama seperti seorang warga
negara di mana mereknya didaftarkan. Prinsip perlakuan sama ini tidak untuk badan- badan hukum.
93
Seorang asing dilindungi sama dengan warga negara tempat mereknya didaftarkan, dengan demikian hak dan kewajibannya pun sama, tidak boleh
adanya diskriminasi. Dengan adanya ketentuan tersebut, dan oleh karena Indonesia menjadi
keanggotaan dalam WTO maka Indonesia diwajibkan untuk mengikuti konvensi Paris tersebut. Jadi para pemilik merek asing yang ingin mendaftarkan merek ke Indonesia,
sejauh pemilik merek asing tersebut adalah seorang warga negara dari negara menjadi keanggotaan WTO ataupun negara yang meratifikasi Agreement On Establishing
maka prinsip National Treatmant ini berlaku untuk dirinya. Dengan kata lain dalam hal pendaftaran mereknya tersebut si pemilik merek asing akan mendapat perlakuan
yang sama dengan warga negara Indonesia, dan akan tunduk pada Undang-Undang merek No 15 tahun 2001.
Biasanya secara hampir sama dalam ketentuan merek suatu negara selalu mencantumkan ketentuan mengenai cara memudahkan pengurusan merek tersebut,
yaitu si orang asing diwajibkan mempunyai domisili di mana mereknya didaftarkan dengan cara memberikan kuasa kepada konsultan merek di negara tempat merek yang
diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib diajukan
93
Muhammad Djumhana, dan Djubaedilah, Op.Cit, Hal 233
Universitas Sumatera Utara
75
melalui kuasanya di Indonesia. Pemilik merek juga wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia.
94
Prinsip National Treatmant tersebut tidak hanya berlaku dalam hal pendaftaran oleh pemilik merek asing, dalam hal pelindungan hukum terhadap merek
asing juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan merek yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan merek asing yang telah terdaftar menurut Undang-
undang Merek, maka pemilik merek mendapatkan hak atas mereknya dan mereknya mendapatkan jangka waktu perlindungan 10 tahun sesusai ditentukan Undang-
Undang No 15 Tahun 2001. Selain dari membahas tentang perlindungan merek asing yang terdaftar di
Indonesia, kita perlu juga membahas tentang perlindungan merek yang belum terdaftar atau lebih jelasnya pembahasan mengenai merek asing terhalang pendaftaran
atau pembatalan suatu pendaftaran merek asing yang diakibatkan oleh sudah ada pendaftaran merek asing tersebut oleh warga negara Indonesia. Seperti yang diketahui
bahwa sistem yang pernah dianut didalam sejarah Undang-undang merek ada dua sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif, sistem dekralatif yang dianut
oleh Undang-Undang No 21 Tahun 1961 dan sistem konstitutif yang dianut dalam Undang-Undang
No 19 Tahun 1992, Undang-Undang No 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang merek saat ini yaitu Undang-Undang No 15 Tahun 2001.
Perbedaan mendasar dari sistem Deklaratif dan sistem Konstitutif adalah perlindungan pada merek. dalam sistem Konstitutif memberikan perlindungan
94
Muhammad Djumhana dan Djubaedilah, Op.Cit, Hal 234
Universitas Sumatera Utara
76
terhadap merek yang pertama mendaftarkan first to file. Jadi perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang duluan mendaftarkan mereknya, dan
pemohon pendaftaran atas merek yang sama akan dikategorikan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No
15 Tahun 2001. Perlindungan
Hukum dalam
Sistem Deklaratif
adalah memberikan
perlindungan hukum bagi merek terdaftar, dan merek tidak terdaftar pun dimungkinkan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam sistem Deklaratif ini
memberikan perlindungan hukum terhadap pemakai pertama merek first to use. Jadi selama seorang pemilik merek bisa membuktikan bahwa dia adalah pemakai pertama
atas mereknya, maka dia akan diberikan perlindungan walaupun si pemilik merek belum mendaftarkan merek tersebut.
Jadi dalam pembahasan mengenai perlindungan terhadap merek asing yang belum melakukan pendaftaran atau belum terdaftar merek tersebut menurut Undang-
undang merek di Indonesia, jika kita memandang dari sudut pandang sistem deklaratif
maka pemilik
merek asing
tersebut dimungkinkan
mendapatkan perlindungan merek. Pemilik merek asing ini sejauh dia bisa membuktikan bahwa dia
adalah pemakai pertama dari mereknya tersebut, maka menurut sistem Deklaratif ini pemilik merek asing akan diberikan perlindungan walaupun sudah pihak lain yang
mendaftarkan merek yang sama terlebih dahulu. Dan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain akan di batalkan. Tetapi karena sistem yang dianut
dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 ini adalah sistem Konstitutif maka bisa dipastikan bahwa terhadap merek dari pemilik asing yang belum didaftarkan atau
Universitas Sumatera Utara
77
belum terdaftar
menurut Undang-undang
merek Indonesia
ini tidak
akan mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang No 15 Tahun 2001.
Walaupun dalam sistem Konstitutif yang dianut Undang-Undang merek saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar menurut
Undang-undang merek di Indonesia, tetapi Undang-Undang No 15 Tahun 2001 ini memberikan celah terhadap merek asing yang belum terdaftar menurut Undang-
Undang merek di Indonesia untuk memdapatkan perlindungan hukum. Pemilik merek asing yang belum terdaftar menurut Undang-Undang merek di Indonesia juga
mendapatkan perlindungan hukum, sejauh pemilik merek asing tersebut dapat membuktikan bahwa merek asing miliknya terkategori kedalam merek terkenal. Hal
ini sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa penolakan terhadap permohonan merek yang memiliki persamaan
pada pokoknya dan persamaan keseluruhannya dengan merek terkenal. Jadi dapat diketahui bahwa Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek
menganut sistem Konstitutif, oleh karena itu perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang melakukan pendaftaran pertama atas mereknya, dan
pendaftaran merek merupakan sesuatu yang diwajibkan bila ingin mendapatkan perlindungan merek. Dan terhadap merek asing ataupun merek lokal yang belum
terdaftar menurut Undang-Undang merek tetapi bilamana pemilik merek asing atau pemilik merek lokal dapat membuktikan bahwa merek yang dimiliki adalah tergolong
merek terkenal maka ini akan memungkinkan merek asing ataupun merek lokal tersebut bisa mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang No 15 Tahun 2001.
Universitas Sumatera Utara
78
BAB III PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA MEREK
ANTARA PIHAK WEN KEN DRUG CO PTE LTD MELAWAN PIHAK TJIOE BUDI YUWONO
A. Deskripsi Kasus
Pada mulanya pihak Wen Ken Drug Co,PTE LTD dengan pihak PT Sinde Budi Sentosa ada melakukan kerjasama dalam hal memberikan perizinan untuk
memproduksi, menjual , memasarkan dan mendistribusikan merek dagang Cap Kaki Tiga di Indonesia yang diberikan oleh pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD kepada
pihak PT Sinde Budi Sentosa, Tjoe Budi Yuwono. Kerjasama ini berhenti pada tanggal 4 Februari 2008, setelah 30 tiga puluh tahun bekerjasama dengan alasan
tidak terlaksanaanya pembayaran royalty. Sengketa antara pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD melawan pihak PT
Sinde Budi Sentosa menjadi berkepanjangan dan terjadi gugatan pada pengadilan. Gugatan dalam sengketa pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD melawan pihak PT
Sinde Budi Sentosa ada beberapa macam, mulai dari gugatan Hak Cipta, Gugatan Merek sampai dengan Gugatan pembatalan merek.
Dalam gugatan merek, Dasar gugatan pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD adalah pendaftaran merek Cap Badak oleh pihak Tjioe Budi Yuwono didasarkan pada
itikad tidak baik. Pihak Wen Ken Drug CO, PTE LTD menyatakan bahwa unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran Cap Badak tersebut terlihat pada Pendaftaran
merek Cap Badak tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Cap
78
Universitas Sumatera Utara
79
Kaki Tiga milik pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD. Unsur persamaan pada pokoknya dari pendaftaran Merek Cap Badak oleh PT Sinde Budi Sentosa adalah
penggunaan lukisan badak sebagai bagian dari Cap Badak, Lukisan Badak tersebut memiliki persamaan dengan Lukisan Badak yang terdapat Merek Cap Kaki Tiga yang
dimiliki oleh pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD. Pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD menyatakan bahwa unsur Itikad Tidak
Baik dalam Pendaftaran merek Cap Badak dengan Lukisan Badak sangat jelas karena pada awal nya antara pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD dengan pihak PT Sinde
Budi Sentosa ada melakukan kerjasama. Kerjasama itu dalam bentuk pemberian izin untuk memproduksi, menjual, memasarkan serta mendistribusikan larutan penyegar
Cap Kaki Tiga di Indonesia yang diberikan oleh Pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD kepada PT Sinde Budi Sentosa dalam bentuk Sebuah Lisensi. Dalam lisensi tersebut
juga termasuk kuasa untuk mendaftarkan larutan Penyegar merek cap Kaki Tiga menurut Undang-undang merek yang berlaku di Indonesia.
Kenyataannya pihak PT Sinde Budi Sentosa mendaftarkan Merek Cap Kaki Tiga tersebut tanpa diikuti dengan lukisan badaknya atas nama Wen Ken Drug
CO,PTE LTD. Kemudian Tergugat, tanpa izin, tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan Penggugat telah mendaftarkan dengan itikad tidak baik, merek dengan
lukisan badak atas nama Tergugat pada kantor merek. tergugat juga mendaftarkan merek Cap Badak dengan lukisan badak yang memilik persamaan dengan lukisan
badak yang tercantum pada Merek Cap Kaki Tiga. Oleh karena itu pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD merasa haknya terlanggar. Itulah yang menjadi alasan pihak Wen
Universitas Sumatera Utara
80
Ken Drug CO,PTE LTD mengajukan gugatan merek terhadap pihak PT Sinde Budi Sentosa atas Pendaftaran merek Cap Badak dengan lukisan badak.
B. Amar Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili gugatan penggugat pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD melawan Tergugat pihak PT
Sinde Budi Sentosa, memberikan putusan sebagai berikut: 1.
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.
Menyatakan “Merek Cap Kaki Tiga” dengan “Lukisan Badak” adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang
berhak untuk menggunakan “Merek Cap Kaki Tiga” dengan “Lukisan Badak” di Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan
“Merek Lukisan Badak” dan “Cap Badak”; 5.
Menyatakan bahwa “Merek Lukisan Badak” dan “Cap Badak” Daftar No. 509205,
509206, 509207,
509208, 509209,
509210, IDM000009804,
IDM000020573, IDM000010617
,IDM000146051, IDM000050902,
IDM000050903, IDM000050904,
DM000050905, IDM000050906,
IDM000050907, IDM000050908,
IDM000050909, IDM000050910,
IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 atas nama Tergugat memiliki sama pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Cap Kaki Tiga;
Universitas Sumatera Utara
81
6. Membatalkan
pendaftaran merek
Lukisan Badak
daftar No.
509205, 509206,509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804 IDM000020573,
IDM000010617, IDM000146051,
IDM000050902, IDM000050903,
IDM000050904, IDM000050905,
IDM000050906, IDM000050907,
IDM000050908, IDM000050909,
IDM000050910, IDM000057690,
IDM000152059, IDM000228631 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI u.b.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual HKI u.b. Direktur Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot
Km. 24 Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek Lukisan Badak Daftar No.
509205, 509206,509207,
509208, 509209,
509210, IDM000009804,
IDM000020573, IDM000010617,
IDM000146051, IDM000050902,
IDM000050903, IDM000050904,
IDM000050905, IDM000050906,
IDM000050907, IDM000050908,
IDM000050909, IDM000050910,
IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya
dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Merek yang berlaku;
Universitas Sumatera Utara
82
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp 441.000,- empat ratus empat puluh satu ribu rupiah; Dalam gugatan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta, pihak Wen
Ken Drug CO,PTE LTD dimenangkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 29Merek2010PN.Niaga.Jkt.Pst.
Selanjutnya Tergugat, pihak PT Sinde Budi Sentosa mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte
permohonan kasasi
No. 35
KHaKI2010PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo
No .29Merek2010PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Agustus 2010 Dalam proses peradilan pada tingkat Kasasi tersebut Hakim menyatakan
bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan fakta hukum, fakta di
persidangan serta penerapan undang-undang tentang Merek, karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa:
1. Bahwa Termohon KasasiPenggugat memberi lisensi Merek Cap Kaki Tiga milik
PenggugatTermohon Kasasi kepada Pemohon KasasiTergugat secara tertulis di wilayah Indonesia sejak tahun 1978 dan dalam pemberian lisensi tersebut
disepakati:
Universitas Sumatera Utara
83
a Pemohon KasasiTergugat memproduksi dan memasarkan produksi dengan merek Cap Kaki Tiga;
b Mengatur pengurusan dan pendaftaran merek dan hak cipta Cap Kaki Tiga; c Melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek Cap Kaki Tiga atas
nama Termohon KasasiPenggugat; 2.
Bahwa untuk pelaksanaan kerja sama pemberian lisensi tersebut, Pemohon KasasiTergugat
dengan persetujuan
Termohon KasasiPenggugat
telah mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga atas nama Termohon KasasiPenggugat
bukti P.4, sejak tahun 1989. Dari bukti pendaftaran merek di Dirjen HaKI lampiran secara kasat mata merek Cap Kaki Tiga adalah lingkaran bulat,
didalamnya ada gambar Cap Kaki Tiga tanpa ada gambar hewan Badak atau kata-kata Badak;
3. Bahwa merek Cap Kaki Tiga hanya terdaftar di Indonesia;
4. Bahwa Pemohon KasasiTergugat sebagai Pengusaha dan kemudian pada tahun
1991 mengajukan permohonan merek Cap Badak ke Dirjen HaKI untuk jenis barang Kelas 5, dan atas permohonan tersebut adalah melalui proses penelitian,
Dirjen HaKI mengeluarkan yaitu pendaftaran merek Cap Kaki Tiga atas nama Pemohon
KasasiTergugat, maka
berdasarkan azas
konstitutif Pemohon
KasasiTergugat adalah pemegang merek yang sah dan dilindungi; 5.
Bahwa Pemohon KasasiTergugat adalah pemegang hak merek terkenal karena telah mendaftarkan merek Cap Badak di lebih dari 10 sepuluh negara yaitu
Singapura negara domisi Termohon KasasiPenggugat, Australia, Brunai
Universitas Sumatera Utara
84
Darussalam, Kamboja , Hongkong, Laos, New Zealand, Philippina, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Afrika Selatan bukti P.9 b;
6. Bahwa
dari kerja
keras Pemohon
KasasiTergugat, mempromosikan,
mendaftarkan merek Cap Badak, meminta yaitu dari Dirjen POM, maka kalau seandainya Pemohon KasasiTergugat beritikad buruk, tentunya Termohon
KasasiPenggugat jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1991 sudah mengajukan protes untuk merek Cap Badak tersebut;
7. Bahwa Pemohon KasasiTergugat adalah pengusaha Indonesia, warga negara
Indonesia, memakai kata Badak yaitu hewan berbahasa Indonesiadomestik yang sama sekali dari ucapan, tulisan, gambaran tidak mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan merek Cap Kaki Tiga milik Termohon KasasiPenggugat, yaitu orang-orang yang mengklaim bahasa Badak untuk kepentingan bisnisnya, maka
gugatan dari Termohon KasasiPenggugat, yang secara hukum, budaya, ekonomi dan azas konstitutif adalah tidak patut untuk diterima;
Hakim dalam tingkat Kasasi menyatakan berdasarkan fakta hukum, terbukti Judex Facti kurang mempertimbangkan fakta hukum tersebut serta salah dalam
penerapan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan pengertian itikad tidak baik.
Atas pernyataan tersebut di atas ada satu Hakim yang berbeda pendapat
dissenting opinion dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
85
1. bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, kerjasama berupa isi tersirat dari surat tanggal 5 Februari 1978 merupakan Licensing Agreement,
menyetujui memproduksi dan memasarkan barang Termohon Kasasi Penggugat di wilayah Republik Indonesia, surat tersebut menjadi dasar
kerjasama antara para pihak dan kemudian terdaftar merek atas nama Termohon KasasiPenggugat;
2. bahwa kerjasama tersebut telah berhenti tanggal 4 Februari 2008, setelah 30 tiga puluh tahun bekerjasama;
3. terbukti bahwa merek atas nama Termohon KasasiPenggugat adalah merek terkenal di wilayah Asia, dan karenanya tunduk pada aturan merek terkenal,
tidak ada batas waktu untuk digugat tidak beritikad baik; 4. kerja sama telah selesai pada tahun 1991, lalu Pemohon KasasiTergugat
mendaftarkan merek tersebut atas namanya sendiri, hal ini melanggar ketentuan merek terkenal yang masih digunakan berdasarkan perjanjian-
perjanjian lisensi di lain negara; 5. dengan demikian konsumen bisa terkecoh pada merek tersebut yang pada
pokoknya mempunyai persamaan atas keseluruhan dengan merek terkenal Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, tentang Merek;
Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim tersebut berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan permohonan kasasi dari Pemohon
KasasiTergugat harus ditolak.
Universitas Sumatera Utara
86
Dalam peradilan tingkat Kasasi tersebut, Hakim mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi, Tjioe Budi Yuwono. Dalam Putusan Hakim tingkat
Kasasi tersebut Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29Merek2010PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juli 2010.
Setelah Peradilan tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 29Merek2010PN.Niaga.Jkt.Pst., pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD mengajukan
Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Tetapi permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD ditolak
oleh Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan No. 108PKPdt.Sus2011.
C. Analisa Putusan
Dalam gugatan
sengketa merek
tersebut ada
banyak pertimbangan- pertimbangan Hakim, baik Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta maupun Hakim pada tingkat Mahkamah Agung, yang pertimbangan- pertimbangan tersebut menjadi dasar pemikiran Hakim dalam memutuskan Perkara
merek ini. Dalam gugatan pada pengadilan niaga yang diajukan oleh pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD selaku penggugat terhadap pihak Tjioe Budi Yuwono selaku
tergugat, Hakim pengadilan niaga memutuskan bahwa pendaftaran merek cap Badak yang didaftarkan oleh pihak tergugat terindikasi memiliki unsur itikad tidak baik
dalam pendaftaran tersebut. Oleh karena hakim pengadilan niaga memberikan putusan berupa pembatalan dan penghapusan oleh Direktorat Hak Kekayaan
Intelektual terhadap pendaftaran merek cap Badak tersebut dari Daftar Umum Merek.
Universitas Sumatera Utara
87
Pada Peradilan Tingkat Kasasi, Hakim memutuskan bahwa merek Cap Badak yang didaftarkan oleh tergugatpemohon kasasi yaitu pihak Tjioe Budi Yuwono tidak
terbukti melanggar pasal 6 Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001, oleh karena itu Hakim menilai bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan fakta hukum
tersebut serta salah dalam penerapan pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dan Pengertian Itikad tidak baik. Selain itu Hakim dalam tingkat kasasi ini juga
menyatakan bahwa merek Cap Badak ini tergolong sebagai merek terkenal karena ada pendaftaran merek dibeberapa negara lain selain di Indonesia. Oleh karena itu
Hakim dalam pengadilan kasasi ini Mengabulkan permohonan kasasi dari Tjioe Budi Yuwono tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No. 29Merek2010PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juli 2010 serta mengadili sendiri yang memberikan Putusan berupa Menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima niet ontvankelijkeverklaard. Dalam peradilan tingkat kasasi ini terdapat perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim III. Dalam Dissenting
Opinion ini pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan Hukum dan Merek Cap Kaki Tiga ini tergolong merek terkenal karena
sudah dikenal di berbagai negara di asia tenggara. Pada peradilan tingkat Peninjauan Kembali gugatan Pemohon Peninjaun Kembali yaitu pihak Wen Ken Drug CO PTE
LTD ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan sebab hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon
Peninjauan Kembali dengan majelis kasasi tentang apa yang telah diputus dalam perkara ini yaitu mengenai cara menafsirkan adanya itikad baik dan itikad tidak baik
Universitas Sumatera Utara
88
yang telah di tetapkan kesimpulannya dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.767 KPdt .Sus 2010
Jadi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan Putusan-Putusan Hakim, dan juga dalil gugatan pengguggat, eksepsi tergugat serta posita gugatan dari
para pihak. Maka dari itu dalam pembahasan ini, akan dipilih dua poin yang akan dibahas pada sub bab ini. Dua poin tersebut adalah mengenai Itikad Tidak Baik dalam
Pendaftaran dan mengenai Merek terkenal.
1. Merek Terkenal