Lebih lanjut lagi R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan
apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:
43
1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat beel mark
2. Merek dengan perkataan word mark
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.
B. Persyaratan Merek
Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu
dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda
yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang
perniagaan perdagangan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang
atau jasa diproduksi menjadi dapat dibedakan.
44
Prof Soedargo Gautama mengemukakan bahwa: Untuk mempunyai daya pembedaan, maka adalah syarat mutlak bahwa
merek bersangkutan ini harus dapat memberikan penentuan atau individulisering daripada barang bersangkutan. Pihak ketiga akan melihat
juga dan dapat membedakan karena adanya merek ini, barang-barang hasil produksi seorang dari pada hasil produksi orang lain.
45
Prof.Soedargo Gautama mengemukakan pula bahwa:
43
Ibid, hlm. 347.
44
Ibid, hlm. 348.
45
Soedargo Gautama, Op. Cit, hlm. 34.
Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu
barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan
pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya, bentuk, warna, ataun ciri lain dari barang atau pembungkusnuya. Bungkus yang
khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau doos, tube dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap
sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna- warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat
dianggap sebagai suatu merek.
46
Mengenai syarat-syarat membuat merek di dalam UUM No.15 Tahun 2001 ternyata tidak dengan tegas disebutkan secara terperinci. Meskipun demikian
untuk dapat membuat merek sesuai dengan maksud undang-undang perlu dihubungkan dengan syarat-syarat pendaftaran merek karena suatu merek akan
mendapat perlindungan hukum jika merek itu didaftarkan.
47
Orang yang membuat merek atau pemilik merek syaratnya wajib beritikad baik.
48
Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang baik adalah pemohon yang
mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan
konsumen.
49
Dalam kehidupan sehari-hari pihak yang jujur beritikad baik patut memperoleh perlindungan hukum sedangkan pihak yang beritikad tidak baik te
46
Ibid, hlm. 34.
47
Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 16.
48
Ibid, hlm. 17.
49
Penjelasan Pasal 4 UUM No. 15 Tahun 2001.
kwader trouw tidak perlu mendapat perlindungan hukum tanpa mengabaikan atau mengurangi arti pentingnya hal-hal sebagaimana diatur oleh Pasal 549 KUH
Perdata.
50
Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai
siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan hak atas merek
kepada orang yang tidak berhak menerimanya.
51
Ketentuan UUM No.15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu
merek. Menurut Pasal 5 UUM Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila
mengandung salah satu unsur di bawah ini: 1.
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya. Keempat unsur di atas diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUM No.15 Tahun
2001 dianggap cukup dapat mewakili ketentuan merek yang tidak dapat didaftar
50
Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 17.
51
Ibid, hlm. 18.
dalam UUM Tahun 1961 dan UUM Tahun 1992 jo. UUM Tahun 1997.
52
Adapun Masing-masing unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan,
atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari
khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
53
Di dalam UUM Tahun 1961 dan UUM Tahun 1992 jo. UUM Tahun 1997 tidak terdapat tentang unsu
r “hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan moralitas agama” ini. Unsur tersebut baru ada atau diatur dalam UUM Tahun 2001. Unsur-unsur tersebut
sebenarnya sudah termasuk ke dalam unsur bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi kalau sebuah merek bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau bertentangan dengan moralitas agama waktu itu tergolong bertentangan dengan ketertiban umum.
54
Jadi ketentuan dalam UUM Tahun 2001 sebenarnya hanya ingin merinci jelas saja.
55
Sejalan dengan itu, dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang
bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.
56
52
Ibid, hlm. 20.
53
Penjelasan Pasal 5 huruf a UUM No. 15 Tahun 2001.
54
Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 20.
55
Ibid.
56
OK. Saidin , Op. Cit., hlm. 349.
2. Kemudian tentang merek yang tidak memiliki daya pembeda sebagaimana
yang pernah disinggung sebelumnya adalah merek yang bentuknyan terlalu sederhana seperti satu tanda titik atau satu tanda garis, atau bentuknya terlalu
rumit sehingga menjadi tidak jelas untuk dapat membedakan apakah tanda tersebut tanda atau bukan.
3. Selanjutnya mengenai merek yang mengandung unsur telah menjadi milik
umum, yang mana bentuk merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum sehingga akan membingungkan masyarakat apabila tanda tersebut adalah
merek. Salah satu contohnya adalah gambar tengkorak di atas dua tulang bersilang, pada umumnya masyarakat telah mengetahui bahwa gambar
tersebut sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu merupakan tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum.
57
4. Untuk merek yang merupakan keterangan atau yang berkaitan dengan barang
atau jasa yang diperdagangkan, karena akan terkesan tanda tersebut bukan merek melainkan sebagai keterangan produk bersangkutan. Misalnya merek
bentuk tulisan KOPI atau gambar MANIS untuk yang berupa gula, ini juga tidak diperbolehkan karena merupakan keterangan dari produk tersebut yang
memiliki rasa manis.
58
Selanjutnya Pasal 6 UUM No. 15 Tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu:
57
Penjelasan Pasal 5 huruf c UUM No. 15 Tahun 2001.
58
Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 21.
1. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang danatau jasa yang sejenis.
2. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang danatau jasa sejenis. 3.
Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
Sesuai dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang
dimiliki oleh orang lain.
59
Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip. Sama secara keseluruhan berarti merek tersebut secara
totalitas ditiru.
60
Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, merek yang direproduksi oleh orang lain tanpa
izin.
61
Agar suatu merek dapat disebut copy atau reproduksi merek dari pihak lain sehingga dapat dikualifikasikan mengandung persamaan secara keseluruhan,
harus memenuhi syarat-syarat berikut:
62
1. ada persamaan elemen secara keseluruhan; 2. persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. persamaan wilayah dan segmen pasar;
59
OK. Saidin, Op.Cit, hlm. 359.
60
Ibid.
61
Prasetsyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S, Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia.http:prasetyohp.wordpress.comproblematika-perlindungan-Merek-di-indonesia,
diakses pada tanggal 26 Desember 2014.
62
Ibid.
4. persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan 5. persamaan cara pemeliharaan
.
Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi sepatu atau tas dengan merek Bonia, padahal perusahaan itu bukan pemegang merek penerima lisensi Bonia.
63
Adapun yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek
yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan, atau kombinasi
antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek- merek tersebut.
64
Akan tetapi ada juga pemakai merek yang menumpangkan popularitas produknya dengan merek yang sudah terkenal meskipun merek tersebut tidak
sama secaa keseluruhan. Misalnya penggunaan merek Bally untuk sepatu yang mendekati merek yang sudah terkenal Belly. Bentuk merek yang disebut terakhir
ini oleh UUM Tahun 2001 disebut dengan persamaan pada pokoknya.
65
Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:
66
1. Similarity in appearance confusing in appearance.
Contoh: = 2.
Similarity in sound = confusing when pronounced.
63
OK. Saidin, Op.Cit, hlm. 359.
64
Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UUM No. 15 Tahun 2001.
65
OK.Saidin, Op. Cit., hlm. 360.
66
Ibid.
3. Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the same
thing. Contoh: = star
Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di
Indonesia. Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di
Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek.
Di samping itu, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 6 ayat 3 UUM Tahun 2001:
1. Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Alasan untuk
melarang pemakaian
dari tanda-tanda
resmi kenegaraanpemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi
nasional, ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah merek-merek itu memang ada hubungannya dengan
pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan-badan internasional maupun resmi dari pemerintah itu. Makanya tidak dapat diperkenankan
pemakaian dari tanda-tanda bersangkutan untuk menghindarkan salah paham dan kekeliruan itu.
67
Untuk hal ini UUM No. 15 Tahun 2001 bahkan telah lebih tegas mengemukakan alasannya tentang hal ini. Alasannya adalah apabila
diperbolehkan adanya pemakaian merek-merek atau tanda dengan persetujuan terlebih dahulu dari yang berhak, maka suatu pendirian yang mengandung
pengakuan impliciet yang palsu akan tercipta dalam benak masyarakat, bahwa seolah-olah ada suatu hubungan antara barang-barang dengan merek bersangkutan
dan organisasi yang benderanya, emblem-emblem atau namanya telah diproduksi atau ditiru itu.
68
Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan
bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu
merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek
tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang
67
Ibid, hlm. 354.
68
Ibid.
tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.
69
C. Pendaftaran Merek di Indonesia
