44
memberikan kuasa kepada konsultan merek di negara tempat merek tersebut akan telah didaftarkan. Ketentuan ini tercantum dalam hukum merek Indonesia yaitu
pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 pasal 11. Permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berbuat
atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia, juga wajib
menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia.
D. Kriteria dan Ruang Lingkup Merek Terkenal
Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001, anya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang
usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang-undang merek tersebut, atau pada prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering dengan adanya
promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai Negara, misalnya
minimal 3 Negara.
Kriteria merek terkenal yang dianut di Amerika Serikat diatur dalam pasal 43 c 1 Lanhnham Act yang diperbaharui menentukan bahwa untuk menentukan
apakah suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti, tetapi tidak terbatas pada:
44
44
Ridwan Khairandy, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, 2000, hal. 97.
Universitas Sumatera Utara
45
1. Derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut.
2. Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek.
3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas merek tersebut.
4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai.
5. Jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai. 6. Derajad pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan
perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan.
7. Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga. 8. Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang – Undang atau
pendaftaran pertama dilakukan.
Kriteria yang lebih rinci juga dimiliki Kantor Merek China dalam menentukan terkenal tidaknya suatu merek yakni:
45
1. Ruang lingkup daerah geografis di mana merek tersebut dipakai. 2. Jangka waktu merek tersebut dipakai.
3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek tersebut.
45
Ibid, hal. 98.
Universitas Sumatera Utara
46
4. Pengetahuan masyarakat tentang merek itu. 5. Status merek tersebut apakah telah terdaftar di Negara lain.
6. Biaya pengeluaran dari iklan berikut daerah jangkauan iklan tersebut. 7. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi
mereknya. 8. Kemampuan pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari
merek yang dipakainya.
Sekarang ini dipandang perlu untuk menegaskan bahwa apa yang dianggap sebagai “merek terkenal” bukan hanya membatasi peniruan oleh pihak lain terhadap
pemakaian “barang yang sejenis”. Tetapi dicakup juga dalam perumusan ini ”barang- barang yang tidak sejenis”. Dengan lain perkataan, apabila suatu merek dipandang
sebagai merek terkenal, maka tidak dapat dipergunakan merek itu juga untuk barang- barang yang tidak sejenis. Misalnya, secara konkret merek ”Sony” sudah terkenal
terutama untuk barang-barang elektronik. Merek Sony ini tidak dapat dipakai untuk misalnya pulpen, potlot dan sebagainya, walaupun tidak termasuk barang sejenis
dengan elektronik, pemakaian oleh pihak lain juga dilarang. Karena goodwill dari “Sony” ini sudah demikian besar karena terkenal di
seluruh dunia, maka tidak wajar jika dipergunakan untuk barang-barang lain. Hal ini
Universitas Sumatera Utara
47
memang merupakan pandangan yang berlainan dari apa yang sudah kita saksikan selama ini.
46
Pasal 6 bis Konvensi Paris tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal Wellknown Mark tetapi diserahkan sepenuhnya pada masing-masing
negara anggota. Pemerintah Indonesia melalui Kepmenkeh No. M 03-HC-02.01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek
terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain, memberikan kriteria tentang merek terkenal yaitu meliputi:
a Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau badan;
b Digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum
masyarakat tetapi juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan pemiliknya.
47
E. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal
