91
konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari
peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.
B. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing yang mempunyai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terdaftar.
1. Penyelesaian Hukum Perdata
Sebagai aturan umum, pada saat pemilik merek dapat membuktikan bahwa mereknya telah dilanggar maka pengadilan akan memerintah pelanggar untuk
memberi kompensasi kepada pemilik merek atas kerugian yang nyata-nyata diderita sebagai akibat adanya pelanggaran.
82
Sanksi yang diberikan berdasarkan gugatan pemilik merek karena adanya pelanggaran merek yang terjadi. Dalam KUH Perdata
Pasal 1365 telah diatur tentang perbuatan melanggar hukum tersebut yaitu: “Bahwa terhadap tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Sejalan hal tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa: Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan
gugatan berupa ganti rugi danatau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat diajukan kepada
Pengadilan Niaga Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
82
Budi Santoso, Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Desain Industri
, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 145.
Universitas Sumatera Utara
92
Dari rumusan yang terdapat pada KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa si penggugat atau si pemilik merek terdaftar
dalam gugatannya dapat meminta adanya ganti kerugian dan penghentian pemakaian merek oleh si tergugat atau si pelaku pemalsu merek.
Ganti rugi terbagi atas 2 dua bagian, yaitu:
83
a. Ganti rugi Material
Ganti kerugian material 3 tiga kali lipat atas kerugian yang nyata-nyata diderita sebagai akibat pelanggaran, keuntungan yang didapat Tergugat
atas pelanggaran biasanya dikenakan bila pelanggaran dengan sengaja pada barang atau jasa yang saling bersaing pada pasar yang sama, biaya
pengacara.
84
Oleh karenanya ganti kerugian material yaitu kerugian yang nyata dapat dinilai dengan uang. Misalnya: Akibat dari pemakaian merek oleh pihak
yang tidak berhak tersebut menyebabkan produknya menjadi sedikit terjual karena konsumen telah membeli produk yang palsu.
b. Ganti rugi Immaterial
Yaitu tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena adanya kerugian secara moril bagi pihak yang berhak. Misalnya: Mutu dari barang yang palsu
mempunyai kualitas yang rendah sehingga konsumen tidak mau membeli produk dari pemegang hak yang sebenarnya lagi.
Selanjutnya gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik
secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pemilik merek yang
83
Saidin, Op.cit, hal. 304-305.
84
Ibid, hal.146.
Universitas Sumatera Utara
93
bersangkutan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian menurut Pasal 78 ayat 1 dalam rangka mencegah kerugian
yang lebih besar akibat terjadinya pelanggaran merek tersebut pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek selaku Penggugat dapat
memerintahkan Tergugat pengguna merek tersebut untuk menghentikan produksi,
peredaran, atau
perdagangan barang
atau jasa
yang menggunakan merek tersebut tanpa hak.
Sehubungan dengan masalah gugatan ganti rugi dalam hal lisensi ini, si lisensi dapat juga mengajukan gugatan ganti rugi kepada si pemilik
merek terdaftar si pemberi lisensi. Akan tetapi gugatan ganti rugi ini berbeda dengan gugatan ganti rugi seperti yang telah diuraikan di atas.
Gugatan ganti rugi dalam hal lisensi ini tidak dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum onrechtmatigedaad, pasal 1365
KUH Perdata dan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 seperti disebut di atas.
Gugatan ganti rugi ini dapat dikategorikan ke dalam peristiwa wanprestasi, karena didasarkan atas adanya ingkar janji dan si pemberi
lisensi pemberi merek terdaftar, karena lisensi ini terjadi berdasarkan adanya ingkar janji wanprestasi ini mengacu kepada ketentuan Pasal
1234 KUH Perdata, yaitu: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Universitas Sumatera Utara
94
Oleh karena sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas yaitu perbuatan melawan hukum dan
perbuatan wanprestasi tersebut berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata. Dalam hal ini KUH Perdata berfungsi sebagai Lex
Generalis peraturan yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 berfungsi sebagai Lex Speciallis peraturan yang bersifat khusus.
85
2. Penyelesaian Hukum Pidana
