1. Melampirkan bukti kepemilikan,
2. Adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek,
3. Keterangan yang jelas mengenai barang atau dokumen yang diminta,
dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian, 4.
Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti,
5. Membayar suatu uang jaminan berupa uang tunai atau jaminan Bank.
Adanya syarat jaminan uang tunai atau jaminan bank yang dicadangkan untuk menutup kerugian pihak lawan yang dikenakan penetapan sementara itu jika ternyata
tuntutan tersebut tidak berdasar sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dikemukakan oleh pemohon. Disamping persyaratan uang jaminan, maka Hakim Pengadilan Niaga
yang memeriksa sengketa berkenaan dengan hal itu harus dapat mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam
80 delapan puluh hari setelah dikeluarkan penetapan. Kemudian dalam Pasal 88 menyatakan bahwa penetapan sementara dikuatkan, maka uang jaminan harus
dikembalikan kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan gugatan Pasal 76 ke Pengadilan Niaga. Dengan demikian dapat dimintakan ganti rugi disamping
gugatan untuk penetapan sementara mengenai dilarangnya lebih lanjut impor. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa ketentuan ini dipedomani atas Pasal 9 Konvensi
Paris yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIP’s.
2. Berdasarkan Konvensi-Konvensi Internasional
Perlindungan terhadap merek terkenal pertama kali dikenal dalam Konvensi Paris Tahun 1976 yang berbunyi sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. Negara-negara perserikatan yang bersedia, jika undang-undang mereka
mengizinkan demikian, atau karena permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk
melarang penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau suatu terjemahan yang menciptakan kebingungan dari suatu merek
yang dianggap terkenal oleh pihak berwenang yaitu kompeten di negara tempat pendaftaran karena merek tersebut telah menjadi merek dari orang
lain yang berhak atas manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang- barang yang serupa atau mirip. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku
ketika suatu bagian penting merek tersebut merupakan reproduksi atau merek terkenal lainnya atau suatu instansi yang mampu menciptakan
kebingungan.
2. Izin permintaan atas merek tersebut akan diberikan sekurang-kurangnya 5
lima tahun sejak tanggal pendaftaran. Negara-negara perserikatan memberikan suatu masa permintaan larangan penggunaan suatu merek.
3. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk meminta pembatalan atau
larangan penggunaan merek yang terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.
Pasal 6 bis ini mengatur 2 dua aspek yang berbeda yaitu pendaftaran dan penggunaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara yang meratifikasi konvensi
tersebut seharusnya: 1.
Menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan imitasi, yang menciptakan kebingungan, dari suatu merek terkenal
sehubungan dengan barang yang identik atau serupa; dan
2. Melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu imitasi yang
mengacaukan dari suatu merek terkenal sehubungan dengan barang yang identik atau serupa.
Pasal 6 bis Konvensi Paris ini sendiri baru disetujui oleh Indonesia pada tanggal 5 September Tahun 1997, untuk menciptakan perlindungan seperti yang
termaktub dalam Konvensi Paris Pasal 6 bis perlu menunjukan bahwa merek tersebut akan dikenal di negara dimana dimana perlindungan itu diperlukan, dengan begitu
tidak akan berjalan jika merek tersebut hanya dikenal di negara asalnya saja, pasal ini juga memberikan perlindungan terhadap pemilik hak yang sah untuk melindungi
Universitas Sumatera Utara
mereknya dari pendaftaran maupun penggunaan yang tidak sah di negara-negara tersebut.
Dalam Pasal 16 ayat 3 Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIP’s mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal yaitu merek
terkenal yang telah didaftarkan terhadap barang atau jasa yang tidak sama, asalkan memenuhi beberapa persyaratan khusus.
Perlindungan dan penerapan sanksi pidana yang dapat kita lihat dalam ketentuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIP’s antara lain:
a. Provisional Measures Penetapan Sementara Pengadilan. Mengingat merek merupakan bagian dari perekonomian dunia, penyelesaian
sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, dengan begitu sengketa merek dapat diselesaikan dengan relatif cepat. Disamping itu upaya
perlindungan hukum lainnya adalah dengan adanya penetapan sementara pengadilan untuk mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pemalsuan merek dan
untuk menjaga bukti yang relevan sehubungan dengan pelanggaran yang digugat. Selain itu pemilik merek diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketanya
melalui badan selain badan peradilan, yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Provisional measures ini umum dikenal dalam peraturan arbitrase, maupun
konvensi tentang penyelesaian sengketa penanaman modal
91
.
Universitas Sumatera Utara
b. Injunction Kewenangan Pengadilan. Injunction diatur dalam article 44 persetujuan Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights TRIP’s. Injunction adalah kewenangan pengadilan untuk memerintahkan kepada si pemalsu barang untuk menghentikan perbuatan
pelanggaran tersebut, dan mencegah penetrasi barang-barang yang diduga melanggar merek orang lain, di dalam negaranya sendiri. Dalam article 44 Trade Related Aspect
of Intellectual Property Rights TRIP’s menginginkan penegasan lebih kuat, bahwa perintah untuk menghentikan produksi barang yang menggunakan merek palsu
tersebut disertai penyitaan dan pemusnahan barang, sehingga upaya mencegah penetrasi barang ke dalam pasar dapat tercapai. Article 45 Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights TRIP’s mengatur masalah hak dari pihak pemilik merek untuk memohon ganti rugi untuk memulihkan kerugian.
c. Special Requirements Related to Border Measures Persyaratan Khusus Yang Berkaitan Dengan Batasan-Batasan.
Ketentuan ini diatur dalam Article 50-60 Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIP’s. Border Remedies merupakan suatu ketentuan baru yang
dipandang perlu diatur dalam upaya mencegah barang yang diduga menggunakan merek palsu ke dalam sebuah negara dan diperdagangkan dalam pasar ekonomi
masyarakat negara tersebut. Tiap negara anggota WTO yang menerapkan persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIP’s, diwajibkan untuk
91
Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Op.Cit, hlm. 189.
Universitas Sumatera Utara
mengimplementasikan aturan ini ke dalam perundang-undangan masing-masing negara.
d. Criminal Procedures Prosedur Tehadap Suatu Pelanggaran. Pada article 61 Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIP’s
dikemukakan bahwa negara anggota harus menyiapkan suatu prosedur pidana bagi tindakan pelanggaran merek. Secara tegas dikatakan bahwa pemalsuan atau
pelanggaran merek diberi sanksi pidana berupa pidana penjara danatau denda. Artinya hakim dapat memilih apakah sanksi tersebut diberikan secara kumulatif atau
hanya salah satunya saja. Ada 2 dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran merek, jika salah satu
terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:
1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki
tergugat. 2.
Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.
Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen sampai dibatas mereka keliru membeli merek tergugat. Padahal mereka
sebenarnya bermaksud membeli merek penggugat. Pengadilan-pengadilan di Australia mengambil pertimbangan berikut sebagai
pegangan: 1.
Jenis barang yang dipermasalahkan dan tipe pembeli yang kemungkinan akan membeli barang tersebut. Sebagai contoh, jika barang itu mahal
orang cenderung untuk meneliti merek yang akan dibeli, tetapi jika mereka membeli sesuatu yang lebih murah kemungkinan besar para
Universitas Sumatera Utara
konsumen tidak memiliki waktu untuk meneliti merek tersebut dengan kata lain produk yang lebih murah lebih mudah membingungkan
konsumen barang yang harganya lebih mahal.
2. Situasi pada saat barang-barang tersebut dijual. Sebagai contoh, apakah
konsumen bertanya pada pramuniaga tentang merek tertentu atau konsumen mengambilmemilih sendiri barang tersebut.
Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek-merek terkenal diakui dalam perjanjian
internasional WIPO Bab XX. Salah satu ciri utama merek terkenal adalah bahwa reputasi merek terkenal tidak hanya terbatas pada pada produk tertentu atau jenis
produk, para konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan
jasa yang berbeda, seperti pada merek-merek Caterpillar dan Porsche. Ciri lain dari merek terkenal adalah bahwa perlindungan diberikan dalam
hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan.
3. Passing Off Pengabaian