konsumen tidak memiliki waktu untuk meneliti merek tersebut dengan kata lain produk yang lebih murah lebih mudah membingungkan
konsumen barang yang harganya lebih mahal.
2. Situasi pada saat barang-barang tersebut dijual. Sebagai contoh, apakah
konsumen bertanya pada pramuniaga tentang merek tertentu atau konsumen mengambilmemilih sendiri barang tersebut.
Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek-merek terkenal diakui dalam perjanjian
internasional WIPO Bab XX. Salah satu ciri utama merek terkenal adalah bahwa reputasi merek terkenal tidak hanya terbatas pada pada produk tertentu atau jenis
produk, para konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan
jasa yang berbeda, seperti pada merek-merek Caterpillar dan Porsche. Ciri lain dari merek terkenal adalah bahwa perlindungan diberikan dalam
hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan.
3. Passing Off Pengabaian
Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berusaha keras untuk
mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberi jasa kelas satu kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha
mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang
telah ada. Hukum melindungi orang-orang yang memiliki reputasi dari orang-orang
Universitas Sumatera Utara
yang ingin ikut dengan terkenal dengan memakai merek orang lain. Meskipun reputasi bukan sesuatu yang berwujud, hukum memandang reputasi ini sebagai
sesuatu yang harus dilindungi, dimana undang-undang melindungi merek terdaftar dan mempunyai kesempatan terhadap pemegang merek untuk menuntut seseorang
yang tidak berhak. Dalam Passing Off hal-hal tersebut diatas memang dilindungi, dimana
kompetitor lain tidak dapat menggunakan merek-merek, tulisan-tulisan, kemasan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang
dijual mereka diproduksi oleh orang lain. Jadi Passing Off mencegah orang-orang untuk melakukan 2 dua hal, yaitu:
1. Menampilkanmenyebabkan anggapan bahwa barangjasanya adalah
barangjasa orang lain. 2.
Menimbulkan anggapan bahwa barang jasanya ada hubungan dengan barangjasa penggugat.
92
Tetapi Passing Off ini tidak pernah dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia, namun dasar hukum untuk melakukan Passing Off
di Indonesia ada berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa: “a Pelaku usaha harus melakukan usahanya dengan itikad
baik...” Ketentuan diatas mirip dengan Pasal 52 Undang-Undang Praktek
Perdagangan Australia 1974 dimana ketentuan tersebut menyatakan “Suatu perusahaan dalam perdagangan dan perniagaan tidak diperkenankan terlibat dalam
Universitas Sumatera Utara
tipu muslihat atau kecurangan atau kecenderungan menyesatkan atau mencurigai”.
93
Pasal 52 ini telah dipakai sebagai dasar persidangan untuk memeriksa perusahaan- perusahaan yang telah menurunkan reputasi perusahaan lain.
Tindakan tipu muslihat dan penyesatan adalah bagian dari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai itikad tidak baik.
Untuk memenangkan kasus Passing Off di Australia sendiri, penggugat harus membuktikan tiga hal, yaitu:
1. Penggugat mempunyai reputasi,
2. Tergugat menipu konsumen sehingga konsumen berfikir bahwa produk itu
milik tergugat, bukan milik penggugat, dan 3.
Penipuan tersebut merugikan penggugat.
94
Penggugat mempunyai reputasi maksudnya adalah jika penggugat tidak mempunyai reputasi di daerah negara tempat Passing Off terjadi, penggugat tidak
akan berhasil dalam kasus Passing Off. Sebagai contoh, sebuah produk yang lama telah dikenal di Indonesia seperti Aqua mempunyai reputasi yang bagus di Indonesia,
namun merek produk Aqua mempunyai kemungkinan memilik sedikit peluang untuk menuntut berdasarkan Passing Off di Amerika karena produk tersebut jarang ditemui
di Amerika, dengan kata lain tidak mempunyai reputasi atau tidak dikenal luas di Amerika. Anggapan yang salah dapat timbul jika tergugat menggunakan nama,
slogan, tampilan atau logo yang sama atau mirip dengan milik penggugat. Anggapan
92
Tim Lindsay, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, 2002, hlm. 152.
93
Ibid, hlm. 153.
94
Tim Lindsay, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, 2002, Loc.Cit.
Universitas Sumatera Utara
keliru ini meyebabkan konsumen mengasosiasikan produk tergugat dengan milik penggugat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah dengan
menjiplak kemasan atau ciri dari produk lain. Cara pengadilan dalam memutuskan bahwa telah terjadi penipuan atau
membingungkan masyarakat ini telah terjadi dan apakah Passing Off dapat diberlakukan adalah dengan memperhatikan bahwa barang tersebut dikenali oleh
konsumen sebagai barang yang asli tanpa ada keraguan pada konsumen. Maksud dari kerugian dalam kasus Passing Off adalah bahwa representasi
yang menyesatkan dari tergugat telah menyebabkan kerugian yang nyata sehingga penggugat dapat mengalami kerugian dalam tiga bentuk, yaitu:
1. Penggugat dapat menunjukan bahwa bisnisnya sudah menderita kerugian
baik dalam itikad baiknya maupun bisnisnya. Penurunan itikad baik dapat disebabkan oleh diversi perdagangan tergugat sebagai akibat dari
anggapan keliru tergugat yang menciptakan kesan palsu seolah-olah jasa atau barang dari penggugat dan tergugat adalah sama atau mempunyai
karakter yang sama, sehingga mengurangi ke-eksklusifan atau produk penggugat.
2. Penggugat dapat menunjukan bahwa tergugat merusak potensi penggugat
untuk mempergunakan itikad baiknya di masa yang akan datang. 3.
Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya di bidang lain.
Dengan demikian dapat kita lihat dalam sengketa merek terkenal selain berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dapat juga menggunakan
Passing Off, yang akan menggunakan Passing Off ini harus memenuhi beberapa kriteria yang telah disebutkan diatas. Kesempatan untuk memenangkan perkaranya
pun sangat tergantung dari reputasi dan pengetahuan umum terhadap eksistensi merek tersebut.
Universitas Sumatera Utara
B. Penyelesaian Atas Sengketa Merek Dagang Terkenal
